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平成17年(行ケ)第10739号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年３月６日
判決
原告アルゼ株式会社
代表者代表取締役
訴訟代理人弁護士松本司
同岩坪哲
訴訟代理人弁理士松尾憲一郎
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人二宮千久
同岡田孝博
同小林和男
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が訂正2005－39036号事件について平成17年９月６日にした審決を取り
消す。
第２事案の概要
原告は，平成６年７月７日に設定登録された特許第1855980号の特許権者であ
ったところ，第三者から特許無効審判請求を受け，特許庁が平成14年12月25日同
特許を無効とする審決をしたことから，これに対する不服申立てとして東京高等
裁判所に審決取消訴訟を提起したが，平成17年２月21日に請求棄却の判決を受
け，最高裁判所の平成17年７月14日付け上告棄却の決定等により前記審決が確定
することとなった。本件は，特許権者であった原告が，上記審決確定前の平成17
年３月１日に，前記特許権に関し特許庁に訂正審判請求をしたところ，特許庁が
特許無効審決の確定を理由に，対象物のない不適法な請求になったとして，前記
訂正審判請求を却下する審決をしたため，原告が同審決の取消しを求めた事案で
ある。
第３当事者の主張
１請求原因
(1)特許庁等における手続の経緯
ア原告は，発明の名称を「スロットマシン」とし，平成６年７月７日に設
定登録された特許第1855980号（ただし，元の権利者は株式会社ユニバー
サル。請求項は１及び２。以下「本件特許」又は「本件特許権」とい
う。）の特許権者であった。
イ第１次無効審判事件
本件特許の請求項１及び２に係る発明について，平成13年６月25日付け
で，サミー株式会社から無効審判請求がなされ，同請求は無効2001－
35267号として特許庁に係属した（以下「第１次無効審判事件」とい
う）。特許庁は，同事件を審理し，平成14年12月25日，原告からの平成14
年５月17日付け訂正請求を認めた上，本件特許の請求項１及び２に係る発
明についての特許を無効とする審決（甲４。以下「第１次審決」とい
う。）をした。
そこで原告は，第１次審決の取消しを求める訴訟を東京高等裁判所に提
起した（平成15年(行ケ)第36号。以下「第１次審決取消訴訟」という。）
が，平成17年２月21日，請求棄却の判決がなされた。原告は，同判決に対
して上告及び上告受理申立てをしたが（最高裁平成17年(行ツ)第165号，
同(行ヒ)第177号），平成17年７月14日，上告棄却及び上告不受理の決定
がなされた。
ウ第２次無効審判事件
一方，第１次無効審判事件の請求直後である平成13年６月27日付けで，
本件特許の請求項１に係る発明について，サミー株式会社から別途の理由
で無効審判請求がなされ，同請求は無効2001－35278号として特許庁に係
属した（以下「第２次無効審判事件」という）。同事件につき，特許庁
は，平成14年６月26日，手続中止の通知（甲３）を行ったが，平成15年６
月16日，手続中止解除の通知を行った上，平成15年６月27日，無効理由の
通知（甲５）を行い，平成16年11月19日，本件特許の請求項１に係る発明
についての特許を無効とする審決（甲６。以下「第２次審決」という。）
をした。
そこで原告は，平成16年12月17日，第２次審決の取消しを求める訴訟を
東京高等裁判所に提起した（平成16年(行ケ)第551号。その後，知的財産
高等裁判所の発足に伴い当庁平成17年(行ケ)第10040号となった。以下
「第２次審決取消訴訟」という。）。
エ訂正審判請求
原告は，第２次審決取消訴訟の提起と同日の平成16年12月17日，本件特
許について訂正審判を請求した（訂正2004－39286号）ところ，平成17年
１月25日，特許庁から訂正拒絶理由通知があったので，原告は，平成17年
３月１日，本件特許について改めて別の訂正審判を請求した（訂正2005－
39036号。甲９の１，２。以下「本件訂正審判請求」という。）。特許庁
は，本件訂正審判請求を審理した上，平成17年９月６日，同請求を却下す
る旨の審決（甲１。以下「本件審決」という。）をした。
なお，原告は，前記訂正2004－39286号事件の訂正審判請求を，平成17
年７月13日に取り下げた。
(2)発明の内容
ア平成14年12月25日の第１次審決により訂正が認められた本件特許発明の
内容は，次のとおりである。
〔請求項１〕表示窓内にそれぞれ所定の図柄を表示する複数のリール，
これら各リールの回転を停止させるためのストップボタンスイッチ，
予め定めた範囲で乱数を発生する手段，
前記乱数の範囲を区分し，入賞及び外れを判定するための確率テーブ
ル，
前記乱数をサンプリングする手段，
サンプリングした乱数値が前記確率テーブルのどの区分に属するかを
判定する手段，
前記各ストップボタンスイッチをオンしたときの表示位置から４コマ
以内の範囲内で，前記判定した乱数値に応じた図柄が表示されるように
前記各リールの回転を停止させる停止制御を行う制御装置を備えたスロ
ットマシンにおいて，
前記制御装置は遊技中特定の条件が達成された時には予め定めたゲー
ム回数分，
前記乱数値に応じた停止制御を中止して，この停止制御の中止にかか
るリールの回転を前記ストップボタンスイッチの操作タイミングで停止
させるように構成したことを特徴とする
スロットマシン。
〔請求項２〕表示窓内にそれぞれ所定の図柄を表示する複数のリール，
これら各リールの回転を停止させるためのストップボタンスイッチ，
予め定めた範囲で乱数を発生する手段，
前記乱数の範囲を区分し，入賞及び外れを判定するための確率テーブ
ル，
前記乱数をサンプリングする手段，
サンプリングした乱数値が前記確率テーブルのどの区分に属するかを
判定する手段，
前記各ストップボタンスイッチをオンしたときの表示位置から４コマ
以内の範囲内で，前記判定した乱数値に応じた図柄が表示されるように
前記各リールの回転を停止させる停止制御を行う制御装置を備えたスロ
ットマシンにおいて，
前記制御装置は遊技中特定の条件が達成された時には予め定めたゲー
ム回数分，
複数のリールの一部についてのみ前記乱数値に応じた停止制御を中止
して，この停止制御の中止にかかるリールの回転を前記ストップボタン
スイッチの操作タイミングで停止させ，
他のリールに対しては，前記ストップボタンスイッチをオンしたとき
の表示位置から４コマ以内の範囲内で，特定の図柄が表示されるように
一定の停止制御を行うように構成したことを特徴とする
スロットマシン
イ一方，平成17年３月１日付け本件訂正審判請求により訂正しようとした
本件特許発明の内容は，次のとおりである（下線は訂正部分）。
〔請求項１〕表示窓内にそれぞれ所定の図柄を表示する複数のリール，
これら各リールの回転を停止させるためのストップボタンスイッチ，
予め定めた範囲で乱数を発生する手段，
前記乱数の範囲を区分し，入賞及び外れを判定するための確率テーブ
ル，
前記乱数をサンプリングする手段，
サンプリングした乱数値が前記確率テーブルのどの区分に属するかを
判定する手段，
前記各ストップボタンスイッチをオンしたときの表示位置から４コマ
以内の範囲内で，前記判定した乱数値に応じた図柄が表示されるように
前記各リールの回転を停止させる停止制御を行う制御装置を備えたスロ
ットマシンであって，上記制御装置はボーナスゲームの動作手順をも実
行するものにおいて，
前記制御装置は，前記ボーナスゲームとは別に，
遊技中特定の条件が達成された時には予め定めたゲーム回数分，
前記乱数値に応じた停止制御を中止して，この停止制御の中止にかか
るリールの回転を前記ストップボタンスイッチの操作タイミングで停止
させるように構成したゲームをも行うことを特徴とする
スロットマシン。
〔請求項２〕表示窓内にそれぞれ所定の図柄を表示する複数のリール，
これら各リールの回転を停止させるためのストップボタンスイッチ，
予め定めた範囲で乱数を発生する手段，
前記乱数の範囲を区分し，入賞及び外れを判定するための確率テーブ
ル，
前記乱数をサンプリングする手段，
サンプリングした乱数値が前記確率テーブルのどの区分に属するかを
判定する手段，
前記各ストップボタンスイッチをオンしたときの表示位置から４コマ
以内の範囲内で，前記判定した乱数値に応じた図柄が表示されるように
前記各リールの回転を停止させる停止制御を行う制御装置を備えたスロ
ットマシンであって，上記制御装置はボーナスゲームの動作手順をも実
行するものにおいて，
前記制御装置は，前記ボーナスゲームとは別に，
遊技中特定の条件が達成された時には予め定めたゲーム回数分，
複数のリールの一部についてのみ前記乱数値に応じた停止制御を中止
して，この停止制御の中止にかかるリールの回転を前記ストップボタン
スイッチの操作タイミングで停止させ，
他のリールに対しては，前記乱数値に応じた停止制御に代えて，前記
ストップボタンスイッチをオンしたときの表示位置から４コマ以内の範
囲内で，特定の図柄が表示されるように一定の停止制御を行うように構
成したゲームをも行うことを特徴とする
スロットマシン。
(3)審決の内容
本件審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その理由は，第１次審
決が確定したことにより，本件特許は初めから存在しなかったものとみなさ
れるので，本件訂正審判請求は，その請求の対象物がない不適法な請求であ
ることに帰し，その補正をすることができないものであるから，特許法135
条の規定により却下すべきものである，としたものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら，本件審決は，以下の理由により，特許法の解釈適用を誤っ
た違法なものとして取消しを免れない。
ア（昭和59年最判に依拠したことの不当性）
最高裁昭和59年４月24日第三小法廷判決（民集38巻６号653頁）は，実
用新案登録の訂正審判の請求係属中に当該実用新案登録を無効にする審決
が確定した場合には，訂正審判の請求は不適法となると判示した。本件審
決は，同判決（以下「昭和59年最判」ということがある。）に依拠するも
のであるが，同判決は実質的論拠を欠く上に，訂正審判請求に係る制度
は，同判決がなされた以降に大きく様変わりしていること等から，同判決
の射程は本件には及ばないというべきである。
(ア)無効審判と訂正審判は法的には別個の手続であるが，現実の事件と
しては，侵害訴訟に対する反撃として無効審判請求を行い，それに対す
る防御手段として特許権者が訂正審判請求をすることが通常である。こ
のように，現実の紛争においては，侵害訴訟と無効審判請求と訂正審判
請求とは，事実上は一個の事件の中での攻撃防御の関係にあるといえ
る。
しかしながら，法的には無効審判と訂正審判とは別個の審判制度とさ
れており，審決取消訴訟も各々別個に提起される別事件とされているた
め，本件のように無効審決が先に確定する場合が生じる。このような場
合，無効審決は遡及効を有するため特許権は初めから存在しなかったも
のとみなされるが，無効審決の確定時に既に特許庁に係属していた訂正
審判請求は維持され得るのか否か，という問題が生じる。
(イ)この問題について，昭和59年最判は，訂正審判は維持されないとの
解釈（以下「消極説」という。）を採用したものであるが，以下の理由
により，消極説は妥当性を欠く。
ａ特許法（以下「法」という。）126条６項は，その本文において，
特許権の消滅後もその消滅の理由のいかんを問わず訂正審判請求がで
きることを規定する一方で，ただし書において，無効審決確定後の新
たな訂正審判請求を排除しているにとどまる。このように，特許法の
文理上，特許権の消滅までに請求された訂正審判事件の存続を許さな
いという規定は，一切存在しない。
ｂ訂正審判請求が無効審判請求に対する防御手段であることにかんが
みると，一つの争いの中において偶然に無効審決が先に確定したとい
うだけの理由で，既に係属中の訂正審判請求が不適法なものになると
解する消極説は，防御手段としての訂正審判請求制度の機能を著しく
不完全にするものであり，現行特許法が想定している特許争訟の基本
体系に反する結果を引き起こす。
利益衡量の観点からみても，消極説は，特許権者の保護にもとる不
公平な処理である。訂正審判請求の審理と，無効審決取消訴訟の審理
とは，特許庁及び裁判所それぞれの裁量に委ねられており，審理の先
後について何らの規制も存在しない。しかるに，消極説の下では，前
者における訂正を認める審決が先に確定すれば後者において無効審決
が取り消される一方で，後者において請求が棄却され無効審決が確定
すれば前者が当然に却下され特許権を維持する途が完全に閉ざされる
ことになる。このように，消極説は，両事件の審理・確定の先後とい
う偶発的事情によって特許権の生死が決まるというものであって，合
理性がないことは明らかである。
ｃ民事訴訟法上の訴えの利益に関する通説的見解を前提とすれば，無
効審決の確定によって特許権が遡及的に消滅した後であっても，以下
のとおり，当該特許権について訂正審決を得ることには法律上の利益
があるというべきであるから，この点からも消極説は妥当性を欠く。
(ａ)法126条６項本文自体が「既に消滅して存在しない」特許権に
対しても訂正審判請求することを認めており，これは，現在存在し
なくても，これを訂正する法律上の利益があることを認めた規定で
ある。そうであれば，過去に有効に存在していた特許権に対して，
それが遡及的に無効になったとする理由のみで，これに対する法律
的判断を求める利益がないという結論は同条の趣旨から外れるもの
であり，より実質的な検討をすべきである。
(ｂ)そして，無効審決が確定した後に訂正審判請求を行うことによ
る具体的な法律上の利益として，訂正を認める審決を得た場合，確
定した無効審決について再審を請求することができるという利益を
挙げることができる。
つまり，訂正を認める審決が確定したときは，訂正前の特許請求
の範囲に基づいて特許を無効と判断した審決及びこれを維持した判
決は，その基礎となった行政処分が変更されたことになるから，い
ずれも再審事由を有するものとなる（民事訴訟法338条１項８号，
法171条２項）。消極説が，このような再審の可能性を無視して訴
えの利益を否定していることは不当である。
そして，訂正を認める審決の確定が，無効審決を維持する判決の
再審事由となることは，最高裁平成17年10月18日第三小法廷判決
（判例時報1914号123頁）においても明言されている。なお，同判
決の事案は，特許を無効とする審決の確定前に訂正を認める審決が
確定していたというものであるが，その判示からして，同判決の趣
旨が，訂正を認める審決確定の事実が，確定した無効審決に対する
再審事由となることを認める趣旨であることは明白である。
ｄ消極説は，憲法上保障された裁判を受ける権利を不当に制限するも
のである。
先願主義の下においては，的確な特許権保護のために一定の補正・
訂正等の機会が特許権者に与えられるべきである。このような見地か
ら，訂正審判の請求は，無効審判請求に対する正当な防御手段として
認められているものであり，これが特許法上重要な制度となっている
ことは前述のとおりである。ところが，消極説の下では，訂正によっ
て特許請求の範囲のうち無効原因を有する部分を切り落として生き残
ることが可能な場合でも，無効審決が先に確定したという一事をもっ
て，訂正審判請求が何らの実体的な判断を受けられないまま却下され
ることになる。このように，消極説は，特許権者の訂正審判請求の権
利を特許権者の過失や不注意とは全く関係なく剥奪することを意味し
ている。
消極説の最大の実質的論拠は，紛争をいたずらに複雑にすることを
防ぎ，紛争を早期に解決するという法的安定性の点にあるが，他方，
特許権者にとっては訂正をする権利を奪われるという不利益を被るこ
とになる。この問題は，究極的にはこの両者の比較ということにな
る。無効審決確定後の新規の訂正審判請求を認めたのでは，紛争は際
限なく続く可能性もあるが，本件のような無効審決確定時に係属中の
訂正審判については，その継続を認めてもいたずらに紛争が長引くと
いうおそれは少ない。確かに，訂正を認める審決がなされた場合に
は，無効審決に対する再審手続が開始されることになるが，再審とい
う制度自体，特許法の中に確固たる位置付けを有する制度であり，再
審の可能性という一事をもって，いたずらに紛争を長引かせるものと
はいえない。
そうすると，消極説が論拠とする法的安定性の要請は，無効審決の
確定によって訂正の機会を終局的に奪われるという特許権者の受ける
甚大な損害を正当化するものとはいえない。前述のように，無効審判
請求と訂正審判請求とは，実際には一つの紛争であるにもかかわらず
法律上は二つの別個の手続とされているだけのことであるから，消極
説のように，偶然の事由によって一方が先に確定してしまった場合に
他方の争いを遮断してしまうということは，法的安定性の確保という
名分の下に，特許権者の権利を余りにないがしろにするものであり，
裁判を受ける権利の侵害である。
このように，消極説には，審決確定の先後という極めて偶然的な事
情によって結果が変わるようになるという致命的かつ理論的な弱点が
ある。正規の手続に従って訂正審判を請求した特許権者から見れば，
消極説は，正当な理由なしに特許権者の利益を損なうものであるとい
うことができ，むしろ法的安定性の要請に反するものである。
(ウ)昭和59年最判の後になされた特許法の改正（特に平成５年と平成15
年の改正）によっても，消極説の実質的論拠は失われている。
ａ昭和59年当時の特許法の下では，訂正審判請求に時期的制限がな
く，無効審判請求とは互いに別個独立のものとして提起し得たため，
無効審決確定後の訂正審判請求によって権利関係がいたずらに複雑化
する事態となることを避ける目的で法126条６項ただし書（当時は４
項ただし書）の規定が設けられていた。そしてこの複雑化回避のため
に，昭和59年最判は係属中の訂正審判の排除まで踏み込んだものと考
えられる。
しかしながら，その後の平成５年法律第26号による改正（以下「平
成５年改正」という。）において，無効審判が特許庁に係属している
間は，訂正は無効審判手続の中の訂正請求として行うべきものとさ
れ，別途に訂正審判請求をすることはできないこととなった。さらに
平成15年法律第47号による改正（以下「平成15年改正」という。）で
は，訂正審判の請求時期が，特許無効審判の審決に対する訴えの提起
があった日から原則として90日以内に制限された。このように，現行
法の下では，昭和59年最判が危惧したような権利関係の複雑化が制度
的に解消されているのであるから，上記のような消極説の難点を無視
してまで，消極説に固執する必要性は乏しくなったのである。
ｂ平成５年改正で訂正無効審判請求制度が廃止されたため，仮に訂正
審判請求が維持されるとの解釈（積極説）を採用しても，無効審決の
確定後に訂正審決が確定し，無効審決に対する再審によって特許権が
遡及的に復活し，その後の訂正無効審決で特許権は無効原因を有する
と考えられる元の内容に戻り，復活した特許権が２度目の再審によっ
て再び無効とされる，といった複雑な事態は生じ得ない。
イ（本件の特殊性）
(ア)本件特許に係る特許庁等における手続の経緯には，以下の特徴があ
る。
ａ本件特許については，第１次無効審判事件と第２次無効審判事件と
が，ほぼ同時に特許庁に係属したところ，特許庁は，第２次無効審判
事件について，審判請求されてから約１年を経過した平成14年６月26
日の時点で，その手続を中止した。
その結果，平成14年12月25日に第１次審決（無効）が下されたにも
かかわらず，第２次無効審判事件が係属しているため，原告は，第１
次審決に対する対抗措置としての訂正審判請求を行うことができない
状況に置かれた。
ｂ第２次無効審判事件においては，第１次審決取消訴訟の係属中であ
る平成15年６月16日にようやく手続中止が解除され，平成15年６月27
日に職権による無効理由通知がされ，訂正請求の機会が付与された。
原告は，これに応じて平成15年９月１日付けで訂正請求をしたが，
特許庁は，平成15年12月25日に訂正拒絶理由を発した後，平成16年11
月19日付けの第２次審決に至るまで，またしても第２次無効審判請求
の審理を事実上凍結した。
この間，第１次審決取消訴訟の審理は粛々と進行したが，第１次審
決（無効）に対抗し，あるいは第２次無効審判請求の無効理由通知を
回避するための訂正審判請求は，法律上封殺される事態が続いた。
ｃ上記第２次審決（無効）によって，ようやくにして原告は本件特許
につき訂正審判の請求をなし得ることとなり，平成16年12月17日，第
２次審決取消訴訟の提起とともに訂正審判の請求（訂正2004－39286
号）をしたが，平成15年改正法の附則２条７項，８項により，同改正
後の126条２項による訂正審判の請求期間制限は，上記の訂正審判の
請求にも適用された。
すなわち，原告は，第２次無効審判請求が事実上凍結されている間
も第１次審決の当否をめぐり攻防を続けたが，平成15年改正法施行前
であれば行うことができた訂正審判請求を，第２次無効審判請求の凍
結によって封殺されたうえ，訂正審判請求については第２次審決取消
訴訟の提起の日から起算して90日以内の期間制限に服することになっ
たのである。
ところで，平成15年改正法は，訂正審判請求に提起期間制限を設け
る代償として，無効審決の取消訴訟（本件でいえば第２次審決取消訴
訟）の提起があった場合において，特許権者が訂正審判を請求し又は
請求しようとしているときは，受訴裁判所が無効審判事件を審判官に
差し戻すため，決定をもって無効審決を取り消すことができるものと
し（法181条２項），審決取消決定があった場合には既に提起された
訂正審判請求を差し戻された無効審判事件に吸収する（法134条の３
第１項，第５項），という特許権者の救済措置を規定している。しか
し，これらの規定は，平成15年改正法の施行日（平成16年１月１日）
の前に請求された無効審判についての審決取消訴訟には適用されない
ため（附則２条10項），原告は，一方で，訂正審判請求の時期に関す
る厳格な規制を受けながら，他方で，この規制の代償としての特許権
者の救済措置を受けられないという，極めて不利な状況に置かれたの
である。
すなわち，本件の事実関係の下では，消極説が論拠とする手続遅延
の問題は平成15年改正法126条２項の適用によって解消されており，
他方，同改正法が企図する特許権者の救済手段が原告には付与されな
いという，経過措置の狭間に立たされたことに起因する特許権者に不
利な特殊事情が存在するのである。
(イ)上記の経過の下では，原告にとって，第２次審決を受けて行った平
成16年12月17日の訂正審判請求（訂正2004－39286号）及び平成17年３
月１日の本件訂正審判請求（訂正2005－39036号）は，無効理由を回避
して請求項の記載を適切に訂正する最後の機会であり，かつ，その実体
審理を特許庁において受けるより他の選択肢がない（差戻し決定による
救済が得られない）という異例の状況に置かれていた。
本件において，特許庁が第２次無効審判事件における原告の平成16年
３月８日意見書に基づき，事件を「寝かせる」ことなく第２次審決をし
ていれば（その法律上の障害はなかった。），第１次審決取消訴訟と第
２次審決取消訴訟が同時に東京高裁に係属することで原告は適時適切な
訂正審判請求をし，仮にそれが不許可となったとしても，その司法審査
を受け得たことは明らかである。
ところが，特許庁による８か月以上（中止解除から１年５か月）の審
理の凍結により，原告は訂正審判請求をなし得ない状況に陥り，一方で
第１次審決取消訴訟は粛々と進み，この間原告は訂正審判請求権及びそ
の司法審査を受ける権利を封殺され続けたのである。
すなわち，第２次審決の送達及び第２次審決取消訴訟の提起によって
ようやく可能となった訂正審判請求について，その実体審理が継続さ
れ，仮に訂正を認めない審決であればその取消訴訟を提起することによ
ってしか，原告は，訂正審判に係る裁判を受ける権利を享受できなかっ
たのである。
そして，現に，第１次審決取消訴訟の請求棄却判決に対する上告及び
上告受理申立て中に本件訂正審判請求の実体審理が進み，上告棄却等決
定の前日である平成17年７月13日には審理終結通知を受けていたのであ
る。
しかるに，同月14日の上告棄却等決定の先行という，原告にとっては
いかんともし難い偶発的事態により，訂正審判請求に係る司法審査を受
ける権利を剥奪されるという本件審決の結論は，明らかに不条理で，原
告にとって余りにも酷な結論といわなければならない。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)(2)(3)の各事実は認める。同(4)は争う。
３被告の反論
(1)本件審決は，昭和59年最判の採用した消極説に則したものであって，そ
の判断に原告の主張する誤りはない。原告が，消極説を本件に適用すること
は妥当でないとして主張するところは，以下のとおり，いずれも失当であ
る。
ア原告は，本件訂正審判について，平成15年改正による法126条２項によ
る訂正審判の請求期間の制限という規制が適用された一方で，この規制の
代償としての特許権者に対する救済措置である法181条２項，134条の３第
１項，第５項による訂正審判請求後の無効審決の差戻し決定等の規定の適
用がないという，特許権者たる原告にとって極めて不利な状況が存在し
た，と主張している。しかし，原告の上記主張は，平成15年改正の趣旨を
理解しないものであって失当である。
すなわち，平成15年改正による上記各規定の立法趣旨は，いわゆるキャ
ッチボール現象に起因する弊害を除去しようとするものであって，訂正の
できる期間を合理的に制限する一方で，権利者の訂正の機会を確保しつ
つ，裁判所の裁量によって事件を特許庁へ差し戻すことにより，訂正内容
の審理を無効審判手続の中へ取り込み，無効審判請求人が審理に関与する
ことを可能として，審理に無駄が生じないようにし，紛争の長期化を防ぐ
ことを目指したものである。差戻し決定をするか否かは裁判所の裁量事項
であり，すべての場合について一律に差し戻すものではない。さらに，差
戻し決定は，訂正の審理に無効審判請求人を関与させるために行うもので
あり，差戻し後に訂正の機会を与えるのは，訂正審判請求された訂正内容
を，訂正請求という形で無効審判手続中に取り込む必要があるからであっ
て，特許権者に「救済措置」を与えるものではない。
訂正の機会の点でいえば，原告は，第２次審決取消訴訟の提起時たる平
成16年12月27日に訂正審判（訂正2004－39286号）を請求して訂正の権利
を行使しており，当該訂正審判請求は，特許庁で遅滞なく審理され，早期
に訂正拒絶理由（平成17年１月25日付け）が通知された結果，原告は，90
日以内という期間制限の中で，当該訂正審判請求を取り下げ，新たに平成
17年３月１日に本件訂正審判を請求する機会も得ているのである。したが
って，差戻し決定後の訂正機会の付与が排除され，訂正の機会を奪われて
いるとの原告の主張は失当である。
イ原告は，昭和59年最判がなされた以降に行われた特許法の改正にかんが
みても，消極説は妥当性を欠くに至ったと主張するが，以下のとおり，い
ずれも失当である。
(ア)原告は，平成15年改正により，無効審決が先に確定するという状況
は激減するものと考えられ，そのようなレアケースにおいて再審を認め
ても審理の遅延により特許制度全体に歪みが生じるという事態は考えら
れない，と主張する。
確かに，平成15年改正により，訂正審判請求事件の係属中に無効審決
が確定する事態がレアケースとなることはそのとおりである。しかしな
がら，レアケースであるから変更する必要性はないともいえるのであ
り，数の大小は判例変更の理由とはならないというべきである。
また，訂正審判請求は，認容される場合には短い期間で認容審決がな
されるものであるから，前記レアケースとは，特許庁が訂正を認めない
場合であり，かつ，大部分は，訂正を認めない審決の取消訴訟の係属中
であると推測される。そしてまた，前記レアケースとは，訂正審判請求
があったにもかかわらず，裁判所が，訂正の審理のために差戻し決定を
する必要がないと判断したものであるから，訂正を認容しない審決の取
消訴訟においても，請求棄却となる蓋然性が極めて高いことになる。
以上のことから，レアケースにおいて訂正審判の審理を続行すること
は，裁判所及び特許庁における無駄な審理を強いることになるのであ
り，平成15年法改正により，昭和59年最判を変更すべき状況になった旨
の主張も失当である。
(イ)原告は，平成５年改正で訂正無効審判請求制度が廃止されたため，
仮に積極説を採用しても，遡及的に有効に成立したことになっていた特
許権について再び再審の問題が生じるといった複雑な事態は生じ得な
い，と主張する。
しかし，平成５年改正において，訂正無効審判請求制度は廃止された
ものの，これに関連して，訂正が訂正要件に違反している場合が特許の
無効理由として付加され（平成５年改正後の法123条１項７号，現在の
同項８号），また，訂正後の発明に無効理由があれば，無効審判を請求
することができることは変わっていない。それゆえ，平成５年改正後に
おいても，積極説を採用し，無効審決が確定した後に訂正審判の審理を
許容することになると，訂正を認める審決の確定によって，確定した無
効審決が再審で覆って特許権が復活するという結果となり，特許権が消
滅・復活を繰り返すといった複雑な事態が生じることになる。
したがって，複雑な事態は生じ得ないとする原告の主張は失当であ
る。
(2)本件の手続の経緯にかんがみても，本件において消極説を適用するのは
妥当ではないとの原告の主張は，以下のとおり失当である。
ア原告は，本件特許をめぐる手続の経緯においては，原告が適時適切な訂
正をする機会が奪われてきたと主張する。しかし，本件特許権について
は，本件訂正審判請求以前にも，原告には何度も特許請求の範囲等を訂正
する機会が与えられ，原告はこれを行使している。
イ原告は，第１次審決が下されたにもかかわらず，第２次無効審判事件が
特許庁に係属し，その審理が中止されていたから，訂正審判を請求できな
かったと主張する。しかし，第２次無効審判事件が特許庁に係属している
以上，法126条１項（平成15年改正法の施行日（平成16年４月１日）以降
は同条２項）の規定により，訂正審判を請求できないことはやむを得ない
ことである。
ところで，特許庁では，複数の無効審判事件が同時に係属している場
合，併合審理できるものは併合し，そうでないものは優先順位を付け，優
先せず審理しない無効審判事件については，原則として，審理を中止する
ことになっている。なお，中止及び中止解除は審判官の裁量に委ねられて
いる。
本件においては，第２次無効審判事件について，第１次無効審判事件の
帰すうを待つこととして審理を中止していたところ，第１次審決は本件特
許の請求項１及び２に係る特許を無効とする結論であったため，更に第２
次無効審判事件の中止を継続することとなったのである。原告からは，そ
の後，上申書及び再開申立書の提出があったが，当時，原告から聴取した
訂正案によっては紛争の迅速な解決に役立つことはないと判断して，審理
の中止の解除をしなかったものである。
よって，原告の前記主張は，失当である。
ウ原告は，第２次無効審判事件係属中の訂正請求について，長期間審理が
凍結されたため，訂正審判請求権及び司法審査を受ける権利を封殺され続
けたと主張する。
(ア)しかし，第２次無効審判事件において原告の意見書の提出（平成16
年３月８日）から審決（平成16年11月19日）に至るまでに８か月余りを
要したのは，次のような事情からである。
すなわち，当時，第１次審決取消訴訟が裁判所に係属し，和解協議中
であった。そして，特許庁は，和解協議中である旨の連絡を受けて，そ
の進行状況を見守ることとしたものである。
ところで，この和解協議の進行状況を見守ることは，原告からその旨
の要請があったことからみても，原告にとって決して不利になることで
はなかった。なぜなら，第２次無効審判事件においては，無効理由が通
知された後の訂(10)正請求に対して訂正拒絶理由が通知されていたので
あるから，審理を続行すれば，訂正を認めず，訂正前の請求項１に係る
特許を無効とする旨の審決がなされる蓋然性が極めて高かったのであり
（事実，その後同趣旨の審決がなされている。），そのような審決は，
和解協議において，原告にとって不利になることはあっても，有利に働
くことはあり得ないからである。
(イ)また，原告は，特許庁が上記意見書に基づき事件を寝かせることな
く早期に審決をしていれば，直ちに訂正審判を請求し，仮にそれが不許
可になったとしても司法審査を受けることができた旨主張している。
しかし，特許庁は，裁判所における和解協議が打ち切られた旨の報告
を受けてから速やかに審理に着手し，平成16年11月19日に第２次審決を
した。これに対して，原告は平成16年12月17日，第２次審決取消訴訟を
提起するとともに訂正審判（訂正2004－39286号）をも請求した。そし
て，特許庁は同訂正審判請求をも遅滞なく審理し，平成17年１月25日に
は訂正拒絶理由を通知しているものである。
したがって，原告の上記主張も失当というべきである。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)
（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
２本件訂正審判請求の適否
当事者間に争いのない上記事実によれば，原告が特許庁に対し平成17年３月
１日付けでなした本件訂正審判請求は，特許権者である原告が特許請求の範囲
の請求項１，２を，前記請求原因(2)イのとおり等に訂正しようとするもので
あるところ，その基本となる本件特許権は平成14年12月25日の第１次審決によ
り無効とされ，同審決は最高裁判所における平成17年７月14日の上告棄却決定
等により確定するに至ったものである。
ところで，法126条に基づく訂正審判請求事件の係属中に当該特許権を無効
にする審決が確定した場合には，無効審決の確定によって当該特許権は初めか
ら存在しなかったものとみなされ（法125条），訂正審判はその目的を失うこ
とになるので，訂正審判請求は不適法となると解するを相当とする（最高裁昭
和59年４月24日第三小法廷判決・民集38巻６号653頁参照）。したがって，本
件訂正審判請求は，本件特許権を無効とする第１次審決の確定により不適法に
なったというべきであり，これと同趣旨の本件審決が違法となる余地はない。
３なお原告は，①昭和59年最判の採用した消極説は妥当性を欠く，②特許法
の平成５年改正及び平成15年改正により消極説の実質的論拠は失われた，③
本件の事実経過の下では特許庁の行為により原告の訂正審判請求権及び司法審
査を受ける権利を事実上封殺されたので不当である，等を主張するので，念の
ため，これらに対する当裁判所の判断を示すこととする。
(1)前記争いのない事実及び弁論の全趣旨によれば，本件特許権の設定登録
がなされたのは平成６年７月７日であり，原告がサミー株式会社から特許無
効審判請求を受けたのは平成13年６月25日（第１次無効審判請求）及び平成
13年６月27日（第２次無効審判請求）であるところ，これに対し特許権者で
ある原告は，これまで，①平成14年５月17日（第１次無効審判事件の中の
訂正請求），②平成15年９月１日（第２次無効審判事件の中における訂正
請求），③平成16年12月17日（訂正2004－39286号訂正審判請求事件），④
平成17年３月１日（訂正2005－39036号本件訂正審判請求事件）の合計４
回にわたり，本件特許権につき訂正請求権を行使し，上記①については平成
14年12月25日の第１次審決により訂正自体は認容され（ただし，特許は無効
とされた。），上記②については平成16年11月19日の第２次審決により訂正
は認められないとされた上で特許は無効とされ，上記③については平成17年
１月25日に訂正拒絶通知がなされたこと等から平成17年７月13日に原告より
訂正審判請求が取り下げられ，上記④については平成17年６月30日に訂正拒
絶通知がなされた上，平成17年９月６日に本件審決がなされたものであるこ
とが認められる。
これらの事実を総合すれば，原告は本件特許権についての訂正請求権を４
回行使し，うち①ないし③の３回については訂正請求権行使の当否につき特
許庁の実体判断を受けていることになる。
以上の認定事実を前提として，以下，原告の主張について判断する。
(2)まず原告は，無効審決が確定した後に訂正審判請求を行うことによる法
律上の利益として，訂正を認める審決を得れば確定した無効審決につき再審
請求をすることができるという利益がある旨主張する。
しかし，訂正審判は，既存の特許権の内容を設定時にさかのぼって変更し
ようとする行政処分であって，あくまでも目的たる特許権の存続を前提とす
る従的な法律関係であるから，無効審決の確定により上記特許権が初めから
存在しないことになった以上，訂正審判を請求する権利も目的を失ったこと
により消滅することは明らかである。なるほど，原告の主張するように，特
許無効審決の確定後に訂正認容審決がなされそれが確定すれば，特許無効審
決に再審事由が生ずると解する余地があるが，前記のような訂正審判制度の
基本的な性質，及び，再審は紛争解決制度の中における例外的な救済制度で
あること等に照らし，原告主張の利益をもって法律上の利益と解することは
できない。
(3)次に原告は，特許法の平成５年改正及び平成15年改正により昭和59年最
判は妥当性を欠くに至ったと主張するが，上記各改正によっても訂正審判に
関する法126条６項（平成５年改正前の同条４項，平成15年改正前の同条５
項）と特許無効審判に関する法123条３項には明示的な変更がなされていな
いのであるから，原告の上記主張は採用できない。
(4)更に原告は，本件の特許庁等における手続の経緯によれば，原告が本件
特許について適時適切な訂正を請求する機会が与えられず，特許庁及び裁判
所において訂正内容に対する審理を受ける権利が制約されていたという特殊
事情があることを主張する。
しかし，前記(1)のとおり，原告はこれまでに合計４回（特許庁の判断を
得たものは３回）にわたり訂正請求権を行使しているのであるから，原告が
訂正請求権の行使を不当に制限されたとまでいうことはできないのみなら
ず，同一の特許に係る無効審判の取消訴訟と訂正審判とが同時に係属してい
る場合のそれぞれの審理の進め方につき，特許法が何らの定めもしなかった
のは，特許権者の利益と，法的安定性の要請ひいては第三者の利益とを，具
体的事件の実情に応じて調和させることを，それぞれの審理を担当する者の
裁量と運用に委ねたからであると解されるから，原告主張のような事情があ
ったとしても，それをどの程度考慮するかは，特許庁及び裁判所の裁量に任
されるというべきであり，当該事情のいかんによって，第１次審決の確定に
より本件訂正審判の請求が不適法なものとなるとの結論が左右されるもので
はない。
４結語
よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとして，主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

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