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平成９年(行ケ)第２４９号審決取消請求事件
平成１４年３月１４日口頭弁論終結
判決
　　　　原　　　　　　告　リサーチコーポレーションテクノロジーズ
インク
　　訴訟代理人弁理士　　　三　好　　　秀和
同　　　岩　崎　　　幸邦
同　　伊　藤　　正和
同　　　高　　　久　　　浩　一　郎
同　　　鹿　又　　　弘子
　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　及　川　耕　造
　　　　　　指定代理人　　　　　　佐　伯　　裕子
同　　　田　中　　倫子
　　　　　　同　　　　　　　　　　　森　　　田　　　ひ　と　み
　　　　　　同　　　　　　　　　　　大　　　橋　　　良　　　三
　　　　　　　　　主　　　　　文　　　　　　　　　
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　特許庁が平成８年審判第３７２３号事件について平成９年５月２０日にした
審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は，１９８４年（昭和５９年）３月２１日にアメリカ合衆国においてし
た特許出願に基づく優先権を主張して，１９８５年（昭和６０年）３月１９日，発
明の名称を「組換えＤＮＡ分子」とする発明につき特許出願をしたが（以下，この
出願を「本願出願」といい，これにより出願された発明を「本願発明」という。本
願発明のうち，特に，特許請求の範囲第１項のものをいうときは，「本願発明１」
という。），平成７年１１月２０日，拒絶査定を受けたので，平成８年３月１８日
に，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，これを平成８年審判第３７２
３号事件として審理し，その結果，平成９年５月２０日，「本件審判の請求は成り
立たない。」との審決をし，同年６月２３日，その謄本を原告に送達した。
２　本願発明に係る特許請求の範囲
「１．天然源，合成源，または半合成源に由来し，かつ登録番号ＡＴＣＣ５３
０３２で同定される微生物が保持している組換えプラスミドｐＧＭ３７のＤＮＡ挿
入物であって，５'から３'の方向に以下に示すＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
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Ａ
ＴＧＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は前の塩基と置換可能であることを
示す）；
　および登録番号ＡＴＣＣ５３０３６で同定される微生物が保持している組換
えプラスミドｐＧＭ３８のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示す
ＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
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Ａ
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は
前の塩基と置換可能であることを示す）；
　からなる群より選択されたＤＮＡ挿入物を含むＤＮＡ配列；
および／または上記ＤＮＡ挿入物のうちの，一または複数の塩基が置換，欠
失，挿入および／または逆転されているＤＮＡ配列であって，
哺乳類の顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）の活性
をもたらすＤＮＡ配列を含んでなる組換えＤＮＡ。
２．上記天然源がマウスである，特許請求の範囲第１項記載の組換えＤＮＡ。
３．上記配列がｃＤＮＡである，特許請求の範囲第１項記載の組換えＤＮＡ。
４．(a)顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭーＣＳＦ）のｍＲＮＡ
の供給源を調製し，
(b)上記ｍＲＮＡの供給源の二重鎖ＤＮＡのコピーを合成し，
(c)上記ＤＮＡコピーをクローン化し，
(d)３'ＡＣＣＴＴＴＧＴＡＣＡＣＣＴＴＣＧ５'；
ＣＧＣ
３'ＡＣＣＴＴＴＡＣＡＣＡＡＣＴＴＣＧ５'；
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　３'ＣＴＴＣＧＡＴＡＡＴＴＴＣＴＴＣＧ５'；
　
３'ＣＴＴＣＧＴＴＡＡＴＴＴＣＴＴＣＧ５'；
ＣＧＧＣＣ
Ｔ
からなる群より選ばれた合成ＧＭ－ＣＳＦプローブを調製し，
(e)上記合成ＧＭ－ＣＳＦプローブを用いるコロニーハイブリダイゼーションに
より工程(b)で作製したＤＮＡコピーを潜ませているクローンをスクリーニングし，
(f)さらに上記合成ＧＭ－ＣＳＦの活性をもたらすＤＮＡ配列の製造方法。
５．上記ｍＲＮＡの供給源が，細菌の内毒素を注射したＣ５７　ＢＬ／６マウス
から単離した肺のｍＲＮＡである特許請求の範囲第４項記載の方法。
６．組換え体として，顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭーＣＳ
Ｆ）と実質上１対１に対応するコード配列を有する蛋白暗号化部分をもつＤＮＡ配
列を含むクローン化ベクターであって，
　上記ＤＮＡ配列は，天然源，合成源，または半合成源に由来し，
かつ登録番号ＡＴＣＣ５３０３２で同定される微生物が保持している組換えプ
ラスミドｐＧＭ３７のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示すＤＮ
Ａ配列を有するＤＮＡ挿入物
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Ａ
ＴＧＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は前の塩基と置換可能であることを
示す）；
　および登録番号ＡＴＣＣ５３０３６で同定される微生物が保持している組換
えプラスミドｐＧＭ３８のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示す
ＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
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Ａ
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ．（ただし上記配列中（　）内の塩基
は前の塩基と置換可能であることを示す）；
　からなる群より選択されたＤＮＡ挿入物を含むＤＮＡ配列；
および／または上記ＤＮＡ挿入物のうちの，一または複数の塩基が置換，欠
失，挿入および／または逆転されているＤＮＡ配列であるクローン化ベクター。
７．組換え体として，顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭーＣＳ
Ｆ）と実質上１対１に対応するコード配列を有する蛋白暗号化部分をもつＤＮＡ配
列を含むクローン化ベクターによって形質転換された微生物であって，
　上記ＤＮＡ配列は，天然源，合成源，または半合成源に由来し，
かつ登録番号ＡＴＣＣ５３０３２で同定される微生物が保持している組換えプ
ラスミドｐＧＭ３７のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示すＤＮ
Ａ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
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ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
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Ａ
ＴＧＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は前の塩基と置換可能であることを
示す）；
　および登録番号ＡＴＣＣ５３０３６で同定される微生物が保持している組換
えプラスミドｐＧＭ３８のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示す
ＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
Ｃ
ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
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ＡＴＧＴＣＴＴＡＣＣＡＧＡＡＴＡＡＴＡＡＡＴＴＡＴＴＡＡＡＡＣＴＴＴＡ
Ａ
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ．（ただし上記配列中（　）内の塩基
は前の塩基と置換可能であることを示す）；
　からなる群より選択されたＤＮＡ挿入物を含むＤＮＡ配列；
および／または上記ＤＮＡ挿入物のうちの，一または複数の塩基が置換，欠
失，挿入および／または逆転されているＤＮＡ配列である微生物。
８．天然源，合成源，または半合成源に由来し，
かつ登録番号ＡＴＣＣ５３０３２で同定される微生物が保持している組換えプ
ラスミドｐＧＭ３７のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示すＤＮ
Ａ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
Ｃ
ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
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Ａ
ＴＧＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は前の塩基と置換可能であることを
示す）；
　および登録番号ＡＴＣＣ５３０３６で同定される微生物が保持している組換
えプラスミドｐＧＭ３８のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示す
ＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
Ｃ
ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
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Ａ
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は
前の塩基と置換可能であることを示す）；
　からなる群より選択されたＤＮＡ挿入物にハイブリダイズするＤＮＡ配列で
あって，
哺乳類の顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）をコー
ドするＤＮＡ配列。
９．上記ＤＮＡ挿入物にハイブリダイズし，ヒトの顆粒球・マクロファージ・コ
ロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）をコードする特許請求の範囲第８項記載のＤＮＡ
配列。
１０．上記ＤＮＡ挿入物に厳密度の高い条件下でハイブリダイズし，ヒトの顆粒
球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）をコードする特許請求の
範囲第８項記載のＤＮＡ配列。
１１．組換え体として，顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭーＣ
ＳＦ）と実質上１対１に対応するコード配列を有する蛋白暗号化部分をもつＤＮＡ
配列を含むクローン化ベクターであって，
　上記ＤＮＡ配列は，天然源，合成源，または半合成源に由来し，
かつ登録番号ＡＴＣＣ５３０３２で同定される微生物が保持している組換えプ
ラスミドｐＧＭ３７のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示すＤＮ
Ａ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
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Ｃ
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Ａ
ＴＧＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は前の塩基と置換可能であることを
示す）；
　および登録番号ＡＴＣＣ５３０３６で同定される微生物が保持している組換
えプラスミドｐＧＭ３８のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示す
ＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
Ｃ
ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
Ｔ
ＧＴＣＡＣＧＴＴＧＡＡＴＧＡＡＧＡＧＧＴＡＧＡＡＧＴＣＧＴＣＴＣＴＡＡ
Ｃ
ＧＡＧＴＴＣＴＣＣＴＴＣＡＡＧＡＡＧＣＴＡＡＣＡＴＧＴＧＴＧＣＡＧＡＣ
Ｃ
ＣＧＣＣＴＧＡＡＧＡＴＡＴＴＣＧＡＧＣＡＧＧＧＴＣＴＡＣＧＧＧＧＣＡＡ
Ｔ
ＴＴＣＡＣＣＡＡＡＣＴＣＡＡＧＧＧＣＧＣＣＴＴＧＡＡＣＡＴＧＡＣＡＧＣ
Ｃ
ＡＧＣＴＡＣＴＡＣＣＡＧＡＣＡＴＡＣＴＧＣ（Ｔ）ＣＣＣＣＣＡＡＣＴＣＣ
Ｇ
ＧＡＡＡＣＧＧＡＣＴＧＴＧＡＡＡＣＡＣＡＡＧＴＴＡＣＣＡＣＣＴＡＴＧＣ
Ｇ
ＧＡＴＴＴＣＡＴＡＧＡＣＡＧＣＣＴＴＡＡＡＡＣＣＴＴＴＣＴＧＡＣＴＧＡ
Ｔ
ＡＴＣＣＣＣＴＴＴＧＡＡＴＧＣＡＡＡＡＡＡＣＣＡＡ（Ｇ）ＧＣＣＡＡＡＡ
Ａ
ＴＧＡＧＧＡＡＧＣＣＣＡＧＧＣＣＡＧＣＴＣＴＧＡＡＴＣＣＡＧＣＴＴＣＴ
Ｃ
ＡＧＡＣＴＧＣＴＧＣＴＴＴＴＧＴＧＣＣＴＧＣＧＴＡＡＴＧＡＧＣＣＡＡＧ
Ａ
ＡＣＴＴＧＧＡＡＴＴＴＣＴＧＣＣＴＴＡＡＡＧＧＧＡＣＣＡＡＧＡＧＡＴＧ
Ｔ
ＧＧＣＡＣＡＧＣＣＡＣＡＧＴＴＧＧＡＡＧＧＣＡＧＴＡＴＡＧＣＣＣＴＣＴ
Ｇ
ＡＡＡＡＣＧＣＴＡ（Ｇ）ＡＣＴＣＡＧＣＴＴＧＧＡＣＡＧＣＧＧＡＡＧＡＣ
Ａ
ＡＡＣＧＡＧＡＧＡＴＡＴＴＴＴＣＴＡＣＴＧＡＴＡＧＧＧＡＣＣＡＴＴＡＴ
Ａ
ＴＴＴＡＴＴＴＡＴＡＴＡＴＴＴＡＴＡＴＴＴＴＴＴＡＡＡＴＡＴＴＡＴＴＴ
Ａ
ＴＴＴＡＴＴＴＡＴＴＴＡＴＴＴＴＴＧＣＡＡＣＴＣＴＡＴＴＴＡＴＴＧＡＧ
Ａ
ＡＴＧＴＣＴＴＡＣＣＡＧＡＡＴＡＡＴＡＡＡＴＴＡＴＴＡＡＡＡＣＴＴＴＡ
Ａ
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は
前の塩基と置換可能であることを示す）；
　からなる群より選択されたＤＮＡ挿入物にハイブリダイズし，哺乳類の顆粒
球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）をコードするＤＮＡ配列
であるクローン化ベクター。
１２．組換え体として，顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭーＣ
ＳＦ）と実質上１対１に対応するコード配列を有する蛋白暗号化部分をもつＤＮＡ
配列を含むクローン化ベクターによって形質転換された微生物であって，
　上記ＤＮＡ配列は，天然源，合成源，または半合成源に由来し，
かつ登録番号ＡＴＣＣ５３０３２で同定される微生物が保持している組換えプ
ラスミドｐＧＭ３７のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示すＤＮ
Ａ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
Ｃ
ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
Ｔ
ＧＴＣＡＣＧＴＴＧＡＡＴＧＡＡＧＡＧＧＴＡＧＡＡＧＴＣＧＴＣＴＣＴＡＡ
Ｃ
ＧＡＧＴＴＣＴＣＣＴＴＣＡＡＧＡＡＧＣＴＡＡＣＡＴＧＴＧＴＧＣＡＧＡＣ
Ｃ
ＣＧＣＣＴＧＡＡＧＡＴＡＴＴＣＧＡＧＣＡＧＧＧＴＣＴＡＣＧＧＧＧＣＡＡ
Ｔ
ＴＴＣＡＣＣＡＡＡＣＴＣＡＡＧＧＧＣＧＣＣＴＴＧＡＡＣＡＴＧＡＣＡＧＣ
Ｃ
ＡＧＣＴＡＣＴＡＣＣＡＧＡＣＡＴＡＣＴＧＣ（Ｔ）ＣＣＣＣＣＡＡＣＴＣＣ
Ｇ
ＧＡＡＡＣＧＧＡＣＴＧＴＧＡＡＡＣＡＣＡＡＧＴＴＡＣＣＡＣＣＴＡＴＧＣ
Ｇ
ＧＡＴＴＴＣＡＴＡＧＡＣＡＧＣＣＴＴＡＡＡＡＣＣＴＴＴＣＴＧＡＣＴＧＡ
Ｔ
ＡＴＣＣＣＣＴＴＴＧＡＡＴＧＣＡＡＡＡＡＡＣＣＡＡ（Ｇ）ＧＣＣＡＡＡＡ
Ａ
ＴＧＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は前の塩基と置換可能であることを
示す）；
　および登録番号ＡＴＣＣ５３０３６で同定される微生物が保持している組換
えプラスミドｐＧＭ３８のＤＮＡ挿入物であって，５'から３'の方向に以下に示す
ＤＮＡ配列を有するＤＮＡ挿入物
ＡＴＡＡＴＴＧＴＴＡＣＣＣＧＧＣＣＴＴＧＧＡＡＧＣＡＴＧＴＡＧＡＧＧＣ
Ｃ
ＡＴＣＡＡＡＧＡＡＧＣＣＣＴＡＡＡＣＣＴＣＣＴＧＧＡＴＧＡＣＡＴＧＣＣ
Ｔ
ＧＴＣＡＣＧＴＴＧＡＡＴＧＡＡＧＡＧＧＴＡＧＡＡＧＴＣＧＴＣＴＣＴＡＡ
Ｃ
ＧＡＧＴＴＣＴＣＣＴＴＣＡＡＧＡＡＧＣＴＡＡＣＡＴＧＴＧＴＧＣＡＧＡＣ
Ｃ
ＣＧＣＣＴＧＡＡＧＡＴＡＴＴＣＧＡＧＣＡＧＧＧＴＣＴＡＣＧＧＧＧＣＡＡ
Ｔ
ＴＴＣＡＣＣＡＡＡＣＴＣＡＡＧＧＧＣＧＣＣＴＴＧＡＡＣＡＴＧＡＣＡＧＣ
Ｃ
ＡＧＣＴＡＣＴＡＣＣＡＧＡＣＡＴＡＣＴＧＣ（Ｔ）ＣＣＣＣＣＡＡＣＴＣＣ
Ｇ
ＧＡＡＡＣＧＧＡＣＴＧＴＧＡＡＡＣＡＣＡＡＧＴＴＡＣＣＡＣＣＴＡＴＧＣ
Ｇ
ＧＡＴＴＴＣＡＴＡＧＡＣＡＧＣＣＴＴＡＡＡＡＣＣＴＴＴＣＴＧＡＣＴＧＡ
Ｔ
ＡＴＣＣＣＣＴＴＴＧＡＡＴＧＣＡＡＡＡＡＡＣＣＡＡ（Ｇ）ＧＣＣＡＡＡＡ
Ａ
ＴＧＡＧＧＡＡＧＣＣＣＡＧＧＣＣＡＧＣＴＣＴＧＡＡＴＣＣＡＧＣＴＴＣＴ
Ｃ
ＡＧＡＣＴＧＣＴＧＣＴＴＴＴＧＴＧＣＣＴＧＣＧＴＡＡＴＧＡＧＣＣＡＡＧ
Ａ
ＡＣＴＴＧＧＡＡＴＴＴＣＴＧＣＣＴＴＡＡＡＧＧＧＡＣＣＡＡＧＡＧＡＴＧ
Ｔ
ＧＧＣＡＣＡＧＣＣＡＣＡＧＴＴＧＧＡＡＧＧＣＡＧＴＡＴＡＧＣＣＣＴＣＴ
Ｇ
ＡＡＡＡＣＧＣＴＡ（Ｇ）ＡＣＴＣＡＧＣＴＴＧＧＡＣＡＧＣＧＧＡＡＧＡＣ
Ａ
ＡＡＣＧＡＧＡＧＡＴＡＴＴＴＴＣＴＡＣＴＧＡＴＡＧＧＧＡＣＣＡＴＴＡＴ
Ａ
ＴＴＴＡＴＴＴＡＴＡＴＡＴＴＴＡＴＡＴＴＴＴＴＴＡＡＡＴＡＴＴＡＴＴＴ
Ａ
ＴＴＴＡＴＴＴＡＴＴＴＡＴＴＴＴＴＧＣＡＡＣＴＣＴＡＴＴＴＡＴＴＧＡＧ
Ａ
ＡＴＧＴＣＴＴＡＣＣＡＧＡＡＴＡＡＴＡＡＡＴＴＡＴＴＡＡＡＡＣＴＴＴＡ
Ａ
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ（ただし上記配列中（　）内の塩基は
前の塩基と置換可能であることを示す）；
　からなる群より選択されたＤＮＡ挿入物にハイブリダイズし，哺乳類の顆粒
球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）をコードするＤＮＡ配列
である微生物。」
３　審決の理由
　審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりである。
　審決は，本願出願に係る特許請求の範囲第１項の発明（本願発明１）に関し，(ｲ)
本願明細書中に，特許請求の範囲第１項に記載された２種類の塩基配列（以下，前
者を「配列１」，後者を「配列２」という。），あるいは，「配列１」又は「配列
２」に対して一又は複数の塩基が置換，欠失，挿入及び／又は逆転されているＤＮ
Ａ配列（以下「改変配列」という。）であって，ヒトのＧＭ－ＣＳＦ活性（ヒト顆
粒球とヒトマクロファージの増殖を促進する活性。以下同じ。）をもたらすＤＮＡ
配列を含んで成る組換えＤＮＡに係る発明について，当業者が容易に実施できるよ
うに記載されているか，(ﾛ)ヒトのＧＭ－ＣＳＦ活性をもたらすＤＮＡ配列を含んで
成る組換えＤＮＡを必須の構成とする発明が，明細書中に記載されているか，との
２点から検討した。
　その結果，審決は，(ｲ)の点について，マウスのＧＭ－ＣＳＦ活性（マウス顆粒球
とマウスマクロファージの増殖を促進する活性。以下同じ。）をもたらす遺伝子
（以下「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」という。）の塩基配列が正確に決定されたと
しても，直ちにヒトＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡを効率的に確実にハイブリダイズでき
るプローブが作成できることにはならず，ヒトＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡに富むフラ
クションを提供することも困難であったといえるから，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子
の塩基配列が推定されて記載されているにすぎない本願明細書の記載に基づいて
は，当業者であっても，到底ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を容易に取得することはでき
ないと認定判断し，(ﾛ)の点については，本願明細書にはヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子に
関して何ら記載されていないので，「配列１」，「配列２」若しくはそれらの「改
変配列」であって，しかもヒトＧＭ－ＣＳＦ活性をもたらすＤＮＡ配列を含んでな
る組換えＤＮＡを必須の構成とする発明が記載されているとは到底いえないと認定
判断した。
　審決は，上記認定判断に基づき，本願出願は，「請求の範囲第１項に記載された
事項を必須の構成とする発明について明細書に当業者が容易に実施できる程度に記
載されていないばかりか、請求の範囲第１項における記載事項を必須の構成とする
発明自体が、明細書中実質的に記載されていたとすることもできない」（審決書３
５頁１２行～１８）から，特許請求の範囲第４，６，７，８，１１及び１２項にお
ける記載事項を必須の構成とする発明に関する明細書中の記載を検討するまでもな
く，特許法３６条３項及び４項（判決注・昭和６０年法律第４１号による改正後の
ものと認める。以下，単に「特許法３６条３項」，「特許法３６条４項」とい
う。）に規定する要件を満たしていない，と判断した。
第３　原告主張の取消事由の要点
　審決の理由中，Ⅰ（手続の経緯等），Ⅱ（原査定の拒絶理由）を認め，Ⅲ
（当審の判断）のうち，最初から審決書２６頁１６行まで，２７頁３行ないし１２
行の部分を認め，その余を争う。
　審決は，本願明細書には，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の塩基配列が推定されて記
載されているにすぎないと誤認し（取消事由１），また，本願明細書には，ヒトＧ
Ｍ－ＣＳＦ遺伝子に関して何ら記載されていないと誤認し（取消事由２），その結
果，本願出願は，特許法３６条３項，４項に規定する要件を満たしていない，との
誤った判断をなすに至ったものであるから，違法として取り消されなければならな
い。
１　取消事由１（本願明細書にマウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の塩基配列が推定され
て記載されているにすぎないとの誤認）
　本願明細書中には，マウスの肺由来ｃＤＮＡ群（ライブラリー）から，マウ
スＧＭ－ＣＳＦ遺伝子のアミノ酸配列の一部から予測される合成オリゴヌクレオチ
ド・プローブ混合物を用いてｃＤＮＡの組み込まれたプラスミド（実施例ではプラ
スミドｐＪＬを使用している。）遺伝子のクローンであるプラスミドｐＧＭ３７及
びｐＧＭ３８（以下，単に「ｐＧＭ３７」，「ｐＧＭ３８」という。）を取得した
こと，ｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８のｃＤＮＡの配列分析から，マウスＧＭ－ＣＳＦ
遺伝子の配列が推定され（ただし３塩基につき不一致である。），それがＧＭ－Ｃ
ＳＦの部分的ＮＨ２末端アミノ酸配列と一致すること（ただし，４アミノ酸残基は
不一致である。），及び，計算上の分子量１３，５００が，脱グリコシル化したＧ
Ｍ－ＣＳＦの見かけの分子量１６，８００とよく一致すること，及び，ｐＧＭ３７
及びｐＧＭ３８のヌクレオチド配列上の３か所の食い違いは，対立遺伝子が存在す
るのではなく，ｃＤＮＡ合成時の読み誤りであることが示唆されていること，上記
のとおり推定されたマウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子のｃＤＮＡ配列が，特許請求の範囲
第１項に記載された２種類の塩基配列（「配列１」及び「配列２」）
であることは，審決の認定するとおりである。
審決は，「配列１」及び「配列２」は，マウスＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡとハ
イブリダイズするｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８中のｃＤＮＡの塩基配列から推定され
たものであって，正確にマウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子をコードする遺伝子であるとい
うことはできない，また，仮に，マウスＧＭ－ＣＳＦ活性をもたらすＤＮＡ配列が
「配列１」及び「配列２」ではなく，それらの「改変配列」中に包含されていると
しても，その場合には，「配列１」若しくは「配列２」に対して，どの位置の塩基
に上記改変操作のうちいかなる操作を施せばマウスＧＭ－ＣＳＦ活性をもたらすＤ
ＮＡ配列（改変配列）を取得できるかが明らかでなければならないのに，これも不
明であるから，結局，「配列１」，「配列２」又は「改変配列」からマウスＧＭ－
ＣＳＦ活性をもたらすＤＮＡ配列を把握することは困難である，と認定判断した。
しかし，この認定判断は誤っている。
(1)　本願発明１は，「配列１」又は「配列２」の塩基配列を有するｃＤＮＡを
組み込んだ遺伝子（ｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８）について，実際にマウスＧＭ－Ｃ
ＳＦを合成するマウスｍＲＮＡと，極めて厳格な条件の下でハイブリダイズするこ
とを確認しているのである。仮に，「配列１」又は「配列２」に真のＤＮＡ配列と
異なっている箇所があったとしても，それは数個の塩基配列についてのみであり，
全体としては，「配列１」及び「配列２」は，マウスＧＭ－ＣＳＦをコードする遺
伝子の塩基配列を示しているのである。
この点は，本願発明１に対応する学術論文（表題「マウス造血成長調節因
子即ち顆粒球-マクロファージ・コロニー刺激因子をコードしたｃＤＮＡの分子的ク
ローニング」）が，当該技術分野において最も権威がある学術雑誌の一つであるネ
イチャー誌に掲載されたことからも理解することができる（１９８４年５月２８日
発行。乙第９号証参照）。これにより，「配列１」及び「配列２」が実質的に正し
いマウスＧＭ－ＣＳＦのｃＤＮＡの配列であること，並びに，その確認方法が当業
者の水準に合格するものであったことを，理解することができるのである。　
(2)　「配列１」の塩基配列中に３塩基分の不確定な配列があることは，前記の
とおり，本願明細書にも記載されており，審決が指摘するとおりである。審決は，
この不確定な配列を理由に，「配列１」は正確にマウスＧＭ－ＣＳＦをコードする
遺伝子とはいえないと認定しているが，失当である。上記不確定な配列は，「配列
１」及び「配列２」がマウスＧＭ－ＣＳＦ活性を有するＤＮＡであることを実質的
に損なうものではない。すなわち，次のとおりである。
　確かに，本願明細書には，「これら３つの配列の食い違いはｃＤＮＡ合成の間に
造られた人為構造を反映しているようだ。」（甲第２号証の１１頁左上欄１１行，
１２行）との記載があるものの，続く文章において，逆転写の際の誤謬頻度は６０
０ヌクレオチド中で１個のヌクレオチドであると説明している。上記３個のヌクレ
オチドの食い違いは，すべてが逆転写の際の誤りであるとは限らず，単なるヌクレ
オチド配列の解読の際の誤りも含まれている可能性が高く，３個の食い違いのうち
逆転写の際の誤謬は１個程度であると考えられる。つまり，６００ヌクレオチドの
うちの１個であり，これをアミノ酸配列に換算すると，起こり得る誤り確率は０．
５％（２０個に１個）ということになる。
　一般に，ヌクレオチドが異なってもアミノ酸配列が同じである場合は多数あり，
ヌクレオチドに誤りがあったからといって，アミノ酸配列の誤りには結びつかない
場合が大多数である。また，一般に，一つの蛋白は一つのアミノ酸配列を有する，
と説明されるものの，一つの蛋白のアミノ酸配列は一義的なものではなく，種々の
変異（バリエーションあるいはアイソフォーム）が存在し，アミノ酸配列が異なる
ことにより活性レベルは多少異なり得るものの，いずれも活性を有することには間
違いなく，アミノ酸配列が一つ異なることにより活性が全くなくなることは極めて
まれである。
　このように考えると，上記のとおり，６００個のヌクレオチドのうち１個が誤っ
ていたとしても，アミノ酸配列の誤りは０．５％よりもはるかに小さくなり，アミ
ノ酸配列が一つ異なることで活性が全くなくなるとは考え難い。
　要するに，「配列１」及び「配列２」の塩基配列に万一誤りを含むとしても，
「配列１」及び「配列２」の塩基配列を有する遺伝子が所望のマウスＧＭ－ＣＳＦ
活性を全くもたらさないという確率は，ほとんどない。
　　(3)　仮に，配列１ないし２の塩基配列を有する遺伝子がマウスＧＭ－ＣＳＦ活
性を有しないとしても，本願発明１において，当業者が，マウスＧＭ－ＣＳＦ活性
をもたらすＤＮＡ配列を把握することは容易である。
　本願発明１においては，本願明細書の実施例中の実験２に記載されているとお
り，マウスＧＭ－ＣＳＦ活性を有する蛋白を生成するｍＲＮＡが単離されているか
ら，このｍＲＮＡに基づいて，逆転写により，ｃＤＮＡを合成することができ，こ
のｃＤＮＡは，必ず，マウスＧＭ－ＣＳＦ活性を有する蛋白を生成するものという
ことができるのである。　
２　取消事由２（本願明細書にヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子に関する記載がないとの
誤認）
(1)　審決は，マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとは明らかに別物質であ
って，その相同性はアミノ酸レベルで５４％と低いものであり，本願出願の優先権
主張日（以下「本願優先権主張日」という。）前の技術常識として，マウスＧＭ－
ＣＳＦ活性を有する物質が，ヒト由来の顆粒球とマクロファージの増殖をも促進す
ることが明らかであるということはできない，と認定判断した。しかし，審決の上
記認定判断は誤りである。
　マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとでは，血液幹細胞に対するＧＭ－ＣＳ
Ｆ機能を果たす基本構造において，アミノ酸配列部分においても，これに対応する
ＤＮＡ配列部分においても，実質的に同一物質であるというべきである。つまり，
マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとでは，ＧＭ－ＣＳＦ活性をもたらす機能
として重要なアミノ酸配列部分に対応するＤＮＡ配列部分において極めて高い相同
性を有し，実質的に同一の物質であるとみなすことができる。
　マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とは，起源を同一とするも
のであり，進化の過程で遺伝子の塩基配列が変化した結果，アミノ酸配列が異なる
ようになったものの，同一の機能を有するという点で同一のファミリーを形成する
ものである。このような進化の過程の遺伝子の塩基配列の変化において，蛋白の働
きにとって重要な部位のアミノ酸は，一般に変化しないことが知られている。した
がって，仮に審決のいうようにマウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとのアミノ
酸配列の相同性が５４％であったとしても，両者は，血液幹細胞に対するＧＭ－Ｃ
ＳＦ活性機能を果たす基本構造においては，進化の過程で変化をしていないものと
考えられる。マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとは，アミノ酸配列部分にお
いても，これに対応するＤＮＡ配列部分においても，ＧＭ－ＣＳＦ活性機能を果た
す基本構造において，同一物質というべきである。
(2)　被告は，特許請求の範囲中に「ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」をも包含する
「哺乳類の・・・活性をもたらすＤＮＡ配列を含んでなる組換えＤＮＡ」という発
明を記載していることは，化学物質発明において，「有用な化学物質」の単なる
「中間体」の発明しか開示していないにもかかわらず，最終製品としての「有用な
化学物質」を特許請求の範囲に記載した場合に相当するものである，と主張する
が，この主張は誤りである。マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子は，中間体ではない。
　ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を実際に取得する際には，ヒトｃＤＮＡ群（ライブラリ
ー）を提供するソース（源）としてＭｏ細胞を選択するとともに，プローブとし
て，本願発明の「配列１」又は「配列２」を用い，マウスＧＭ－ＣＳＦ活性をもた
らす遺伝子を取得する実施例をそのまま使用することによって，ヒトＧＭ－ＣＳＦ
遺伝子を取得することができるのである。したがって，本願発明は，マウスＧＭ－
ＣＳＦ遺伝子を提供することにより，上位概念としての哺乳類のＧＭ－ＣＳＦ遺伝
子の典型例を提供したこととなるというべきである。
　　より具体的にいうと，まず，ヒトｃＤＮＡ群（ライブラリー）は，本願優
先権主張日以前に当業者に周知であったＭｏ細胞から容易に作成することができ
た。そして，ニックトランスレーション法により，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を確実
に取得するプローブが作成できることも，知られていた。さらに，当業者は，マウ
スＧＭ－ＣＳＦ遺伝子からニックトランスレーション法により作成されたプローブ
とヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とが少なくとも６０％程度の相同性を有すると確信して
いたのである。本願優先権主張日当時，このような状況が存在したのであるから，
ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子は，本願明細書の記載において単離されたも同然であった
のである。
　　本願明細書では，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を含む他の哺乳類のＧＭ－ＣＳ
Ｆ遺伝子は，「配列１」あるいは「配列２」とハイブリダイズする配列を有するも
のとして特定されている。これは，通常の化学物質が製造方法により特定される場
合と同様である。このような場合，当該化学物質の構造自体は不明であっても，所
定の製造方法により必ずその物質が生成され，あるいは，単離される場合，その物
質は実質的に単離あるいは生成されたと考えてよく，このような場合には，必ずし
もその化学物質の構造自体が明らかである必要はない。
　　　　　本願優先権主張日以前の技術常識を前提とすれば，本願明細書には，ヒ
トＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を確実に取得するための手法が開示されているということが
できる。その方法としては，本願明細書の実施例１でマウスＤＮＡを取得した方法
と同じ方法を採用することができ，かつ，当該方法が好ましいことが明らかであ
る。
(3)　審決は，本願発明１に係るヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子について，「ヒトＧＭ
－ＣＳＦのｍＲＮＡを効率的に確実にハイブリダイズできるプローブが作成できる
ことにはならず，ヒトＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡに富むフラクションを提供すること
も困難であったといえるから，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の塩基配列が推定されて
記載されているにすぎない本願明細書の記載に基づいては，当業者であっても，到
底，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を容易に取得することはできない。」（３３頁１１行
～末行）と認定したが，この認定も誤りである。
　　マウス以外の他の哺乳類のＧＭ－ＣＳＦ遺伝子は，「配列１」又は「配列
２」をプローブとして，当該他の哺乳類のＤＮＡライブラリから検出又は単離され
ることにより製造されることが，本願明細書の５頁右上欄８行ないし１１行及び６
頁右下欄１６行ないし７頁左上欄１３行に記載されている。
　　　　被告は，明細書中の開示事項は，あくまで明細書中に具体的に記載された
事項から判断されるべきものであり，他に考慮すべき事項は，出願日あるいは優先
権主張日における技術常識の範囲にとどまる，本願明細書中に文献名すら記載され
ていない場合には，たとい，当該文献が本願優先権主張日前の文献であったとして
も，その記載内容を「開示事項」に付け加えることはできない，まして，当該記載
内容と本願明細書の開示事項とを組み合わせて特許法２９条２項にいう「容易に発
明をすることができる」範囲までをも，本願明細書に開示された事項であるかのよ
うに主張することは、許されることではない，と主張する。
　一般に，特許出願の明細書は，発明が属する技術分野における当業者を名宛人と
するものであるから，当業者が出願当時の技術常識を前提としてこれを読む場合
に，当然に理解し，かつ，実施し得る事項については，必ずしも記載の必要がない
ことが明らかである。
　確かに，特許法３６条３項は，明細書は，当業者が容易に実施できる程度に，そ
の発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない，と規定する。しかし，こ
の規定は，明細書の記載に当たって，出願当時の当業者における技術常識を逐一す
べて明細書に記載することを要求しているものではない。むしろ，明細書に記載す
る際に，当業者にとって技術常識である事項を省略することは，法が予定している
ことである。このことを明確化するため，「当業者が容易に実施できる程度に」と
規定しているのである。そして，本願明細書に直接的な記載がないとしても，この
技術分野の当業者の技術常識をもって，本願明細書に基づいてヒトＧＭ－ＣＳＦが
クローン化できるということができれば，本願明細書にはヒトＧＭ－ＣＳＦをクロ
－ン化する技術が開示されている，ということができるのである。
　本願優先権主張日以前に多数実施された，ヒト－マウスのＤＮＡの間のクロスハ
イブリダイゼーションを含む種々の異なるＤＮＡ又はＲＮＡの間のクロスハイブリ
ダイゼーションに倣って，当業者は，ヒト－マウスのＤＮＡの間のクロスハイブリ
ダイゼーションを容易に実施することができた。上記ヒト－マウスの間のＤＮＡの
クロスハイブリダイゼーションについては，多数の成功例が知られていた。また，
ヒト－マウスよりも遠い種の間のハイブリダイゼーションについても，本願優先権
主張日以前に多数の例が知られていた。そして，本願優先権主張日以前におけるク
ロスハイブリダイゼーションの教科書であった「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＥＮＺＹ
ＭＯＬＯＧＹ」（１９８３年，第１００巻２６６頁～２８５頁，以下「甲第９号証
刊行物」という。）に基づいて，当業者は，ヒトーマウスのＤＮＡの間のクロスハ
イブリダイゼーションを容易かつ確実に実施することができ，ハイブリダイゼーシ
ョン溶液の塩濃度及び温度を調整することにより，マウスＤＮＡをプローブとして
ヒトＤＮＡを釣り上げることができることは容易かつ確実であった。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（本願明細書にマウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の塩基配列が推定され
て記載されているにすぎないとの誤認）について
　実施例ⅡないしⅣにおける，マウスＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡ，及び他のＣＳＦ
のｍＲＮＡ等とのハイブリダイズ実験により，「ｐＧＭ３８」は，マウスＧＭ－Ｃ
ＳＦをコードするＤＮＡとハイブリダイズするＤＮＡであることが確認され，「ｐ
ＧＭ３７」についても同様にマウスＧＭ-ＣＳＦをコードするＤＮＡとハイブリダイ
ズする蓋然性は高いから，両者ともに「マウスＧＭ-ＣＳＦをコードするＤＮＡとハ
イブリダイズするＤＮＡ」であることは，事実であるということができる。
　しかし，本願明細書には，ｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８のいずれについてみても，
形質転換体によりマウスＧＭ－ＣＳＦを発現させてマウスＧＭ－ＣＳＦ活性を確認
したという実施例の記載がない。ｐＧＭ３８とハイブリダイズするｍＲＮＡがアフ
リカツメガエルの卵母細胞で培養され，その培養基中にＣＳＦ活性が検出されたと
いっても，マウスＧＭ－ＣＳＦを発現したのは，ｐＧＭ３８とハイブリダイズした
ｍＲＮＡであって，ｐＧＭ３８自身ではない。
　本願明細書に示された推定配列（甲第２号証１２頁右上欄の第２図参照）によれ
ば，ｐＧＭ３８は，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の5'末端側の一部を欠いているＤＮ
Ａ分子であるということができる。そうすると，ｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８を発現
させてその活性を確認していない以上，これらがマウスＧＭ－ＣＳＦをコードする
ＤＮＡである，とまでは，確実なこととしていうことができない。
　「配列１」及び「配列２」は，ｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８を配列決定した両配列
の比較から机上で作成した推定配列でしかない。しかも，「配列１」及び「配列
２」中には，それぞれ２及び３塩基分の不確定な配列が含まれ，これらがｐＧＭ３
７及びｐＧＭ３８中に挿入されたｃＤＮＡ合成の際の人為的な読み誤りであること
が明細書中で示唆されており，全配列中の他の塩基にも同様な誤りが含まれている
可能性があるばかりか，マウスＧＭ-ＣＳＦ蛋白を分析して決定したＮＨ２末端アミ
ノ酸配列の２～２９のアミノ酸残基と比較すると，２８個のアミノ酸残基のうちに
異なるものが４個もある（甲第２号証第6頁左上欄第16行，同第10頁左下欄第15行～
右下欄第1行）ことからみて，極めて誤りの多いヌクレオチド配列であるということ
ができる。
　推定された遺伝子配列が確実にマウスＧＭ-ＣＳＦをコードするＤＮＡであるとい
うことは，推定塩基配列を含む組換えＤＮＡを用いて形質転換した宿主の発現産物
が生物学的なマウスＧＭ-ＣＳＦ活性を有することを確認して，初めていえることで
あるのに，本願明細書中には，「配列１」及び「配列２」のいずれの推定配列につ
いても，その配列を含む組換えＤＮＡを用いて形質転換した宿主の発現産物がマウ
スＧＭ-ＣＳＦ活性を有することを確認したことは，記載されていないのである。
以上のとおりであるから，本願明細書に，「マウスＧＭ－ＣＳＦをコードす
るＤＮＡ」が十分に開示されている，ということはできない。
２　取消事由２（本願明細書にヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子に関する記載がないとの
誤認）について
(1)　原告は，マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとが実質的に同一の物質
であるとみなし得ると主張するが，失当である。
マウスＧＭ-ＣＳＦが、ヒトＧＭ-ＣＳＦと同一であるといえるためには、
少なくとも，マウスＧＭ-ＣＳＦに，ヒトの顆粒球及びマクロファージの増殖を促進
する作用等ヒトＧＭ-ＣＳＦ活性が存在する必要がある，というべきであるのに，マ
ウスＧＭ-ＣＳＦにそのような性質があるということはできない。そして，本願優先
権主張日後の知見によれば，マウスＧＭ-ＣＳＦとヒトＧＭ-ＣＳＦそれぞれの蛋白
質部分のアミノ酸配列を比較すると５４％の相同性しかないから，両者が，それぞ
れ自らの由来するマウス及びヒト生体内において各々同様の活性を呈する物質であ
ることをもって，両者を同一物質であると結論づけることは，暴論以外の何もので
もない。しかも，ヒトＧＭ-ＣＳＦは，癌の化学療法や放射線療法による副作用など
に伴う顆粒球減少症の治療薬として期待される物質であるから，ヒト体内に投与さ
れて効果を発揮できなくてはならず，たといヒトに対して同程度のヒトＧＭ-ＣＳＦ
活性を有する物質であったとしても，構成する蛋白質が半分近く異なるものは，ヒ
ト体内で異物として排除されるか，もしくは重篤な副作用を招くものであり，治療
の観点からも，明らかに別物質としかいいようのないものである
。
(2)　本願明細書においてマウス以外のヒト等の哺乳類ＧＭ－ＣＳＦの遺伝子配
列に関連する記載は，２か所のみである。そのうちの１か所は，「この発明のＤＮ
Ａ分子は，ひとの顆粒球およびマクロファージの産生に使用するための等価ひとＧ
Ｍ－ＣＳＦに対する遺伝子配列を単離するプローブとして使用できる。」（５頁右
上欄）であり，他の１か所は，「ここに記載するハイブリッドのＤＮＡ分子も，他
の哺乳類のＤＮＡライブラリーから関連遺伝子配列を検出または分離するためのプ
ローブとして有用である。」（６頁右下欄～７頁左上欄）」である。前者の記載か
らすれば，「ヒトＧＭ－ＣＳＦに対する遺伝子配列」は，決して「この発明のＤＮ
Ａ分子」ではないことになる。そこには，「この発明のＤＮＡ分子（ｐＧＭ３７お
よびｐＧＭ３８）」の化学物質としての「有用性」が「ヒトＧＭ－ＣＳＦに対する
遺伝子配列」用プローブであることが明示されているのであり，このことは，とり
も直さず，本願明細書中には「ヒトＧＭ－ＣＳＦをコードするＤＮＡ」についての
発明は開示されていないことを意味する。後者の記載からすれば，「ヒトを含めた
マウス以外の哺乳類ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子配列」は，本願明細書に開示
された「発明」には包含されていないことになり，「ヒトを含めたマウス以外の哺
乳類ＧＭ－ＣＳＦの遺伝子配列」に関して開示されているのは，それを取得するた
めのプローブとしての用途が当該「発明」の有用性であることのみである。
本願出願に係る特許請求の範囲第１項１の「・・・哺乳類の・・活性をも
たらすＤＮＡ配列を含んでなる組換えＤＮＡ」との記載は，そこで使用されている
「哺乳類」という用語に照らし，「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」や「ヒトＧＭ－Ｃ
ＳＦ遺伝子」などをも包含するものであることが明らかである。ところが，本願明
細書中に開示されている発明は，「ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得するためのプロ
ーブ」としての有用性がある「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子配列とハイブリダイズす
るＤＮＡ分子」に係る発明のみであり，「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」でも，まし
てや「ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」でもない。本願明細書には，「ヒトＧＭ－ＣＳＦ
遺伝子」用プローブとしての有用性のある「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子配列とハイ
ブリダイズするＤＮＡ分子」についての開示しかないにもかかわらず，特許請求の
範囲中に「ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」をも包含する「哺乳類の・・活性をもたらす
ＤＮＡ配列を含んでなる組換えＤＮＡ」なる発明を記載していることは，正に，化
学物質発明において，「有用な化学物質」の単なる「中間体」の発明しか開示され
ていないにもかかわらず，最終製品としての「有用な化学物質」を特
許請求の範囲に記載した，という場合に相当するものであり，「発明の開示」に見
合った「発明の保護」という我が国特許制度の趣旨からみて，許され得るものでは
ない。
原告は，ニックトランスレーション法により，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を
確実に取得するプローブが作成できることが知られていたことを理由の一つとして
挙げ，ヒトｃＤＮＡ群（ライブラリー）は，本願優先権主張日以前に当業者に周知
であったＭｏ細胞から容易に作成することができた，と主張する。
しかしながら，ニックトランスレーション法にも大きな欠点がある。同法
を用いれば，必ず，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得できるプローブが確実に作成で
きる，というわけのものではない。
ニックトランスレーション法によるラベル化（標識）の技術は、本願優先
権主張日当時からみて格段に進歩し、簡単に行えるようになったはずの１９８９年
においてさえ、依然として，好ましい結果を得るためには，対象のＤＮＡごとに反
応温度やＤＮａｓｅ、ポリメラーゼⅠなどの酵素活性などの最適な条件を設定する
必要があり、予備実験をすることが好ましい状態にとどまっていたのである。
原告は，本願明細書では，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を含む他の哺乳類のＧ
Ｍ－ＣＳＦ遺伝子は，「配列１」あるいは「配列２」とハイブリダイズする配列を
有するものとして特定されている，と主張するが，失当である。
　完成した「ヒトＧＭ-ＣＳＦ遺伝子」に係る発明は，他の出願人により，本願出願
よりも８か月も前の米国出願に基づく優先権を主張して，本願出願後に日本を指定
国としたＰＣＴ国際出願の対象とされている（乙第１号証）。上記出願は，その明
細書に，ヒトＧＭ-ＣＳＦ遺伝子の全塩基配列とともに，当該遺伝子の具体的取得方
法，当該遺伝子であることの確認手段が具体的に記載されていることから，ヒトＧ
Ｍ-ＣＳＦ遺伝子に係る発明が，完成された発明として明細書中に十分開示されてい
ると認められて，特許査定されるに至った。ところが，本願明細書には，「ヒトＧ
Ｍ-ＣＳＦ遺伝子」については，単にその名称が示されているのみであって，当該遺
伝子の塩基配列どころか，その取得方法，確認手段も，何ら具体的に記載されてい
ないのである。本願明細書のこのような記載状況の下で，本願明細書中には完成し
たヒトＧＭ-ＣＳＦ遺伝子に係る発明が記載されている，ということは，およそでき
ることではない。
もとより，被告とても，本願発明の発明者が，「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝
子の関連ＤＮＡ配列」を世界に先駆けて単離し，かつ，直ちに，Ｎａｔｕｒｅ誌
（乙第９号証）において，その内容を世界に向けて公表したことについては，相応
の敬意を払うものである。そして，本願発明の発明者の上記行為が，１９８５年に
おける他の研究者による「ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」の単離に結びつき，当該情報
が公表され（甲第２２号証），世界の研究者のあまねく知ることとなった要因の一
つであることは明らかであるから，人類が「ヒトＧＭ－ＣＳＦ」の恩恵を被るに至
る過程での，本願発明の発明者の寄与，貢献が学術的に評価されることに対して
は，何ら異議を唱えるものではない。しかし，被告が問題としているのは，学術的
な文献としての本願明細書の価値ではなく，我が国への特許出願の願書に添付され
た明細書としての本願明細書の開示内容と請求の範囲との不一致である。すなわ
ち，「マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の関連ＤＮＡ配列情報」のみの開示内容で，実際
に提供もしていない最終目的物の「ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子」までも包含する特許
権を請求している点を，問題としているのである。あくまで明細書中の記載
事項こそが特許権を請求できる範囲の基準となるべきものであり，開示内容を超え
て広範な範囲の特許権を請求することは，開示内容に見合った独占権を与えようと
する特許制度の趣旨に反する行為であり，許されることではない。
原告は，本願優先権主張日以前の技術常識を前提とすれば，本願明細書に
は，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を確実に取得するための手法は開示されているという
ことができる，その方法としては，本願明細書の実施例１でマウスＤＮＡを取得し
た方法と同じ方法を採用することができ，かつ，当該方法が好ましいことが明らか
である，と主張する。
　本願明細書に記載された実施例においては，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得す
るためのｃＤＮＡ群（ライブラリー）として細菌内毒素を注射したはつかねずみの
肺由来のｍＲＮＡを用いて、毒素の刺激により肺細胞中のマウスＧＭ－ＣＳＦ発現
を高めている。しかし，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得するために，同様の手法を
採用することができないことは明らかである。また，本願明細書に記載された実施
例においては，プローブとして，マウスＧＭ－ＣＳＦ蛋白から決定された一部アミ
ノ酸配列から推定された複数種類のヌクレオチド配列をそれぞれ合成し，これら短
い合成プローブ混合物を２組作成して，ハイブリダイゼーションプローブとして用
いている。しかし，本願優先権主張日の当時，ヒトＧＭ－ＣＳＦ蛋白がいまだ単離
されていなかったのであるから、蛋白からの配列決定ができず，合成プローブを用
いる「混合プローブ」法は適用することができない。
(3)　原告は，本願優先権主張日以前に多数実施された，ヒト－マウスのＤＮＡ
間のクロスハイブリダイゼーションを含む種々の異なるＤＮＡ又はＲＮＡ間のクロ
スハイブリダイゼーションに倣って，当業者は，ヒトーマウスのＤＮＡ間のクロス
ハイブリダイゼーションを実施することは，当業者にとって容易であった，と主張
する。
　しかしながら，原告は，審決に記載された「明細書に当業者が容易に実施できる
程度に記載されていない。」，「本願明細書の記載からでは，当業者が容易
に・・・できない。」などという表現における「容易に」と，特許法２９条２項に
おける「当業者が容易に発明をすることができる」という表現における「容易に」
とは，字句としては同一であっても，概念としては異なるものであるにもかかわら
ず，あえて両概念を混同させた主張を展開している。
　明細書に何が開示されているかは，本来，明細書中に具体的に記載された事項か
ら判断されるべき事柄であり，この判断に当たり，他に考慮に入れるべきものがあ
るとしても，それは，あくまで，出願時，あるいは優先権主張日における技術常識
の範囲にとどまるものというべきである。本願明細書中に文献名すら記載されてい
ない場合には，たとい当該文献が本願優先権主張日前の文献であったとしても，そ
の記載内容を「開示事項」に付け加えることは許されない。まして，当該記載内容
と本願明細書の「開示事項」とを組み合わせることにより，特許法２９条２項にい
う意味で「容易に発明をすることができる」範囲までをも，本願明細書に開示され
た事項であるかのように主張することは，許されることではない。
原告が甲各号証として提出した文献をいくら検討しても，そこから読み取
ることができるのは，せいぜい，従来技術ないし先行技術を組み合わせることによ
って，初めて，当業者が，ヒトなどの哺乳類ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子及びそのクローニ
ングに関する技術の発明を容易になし得るということまでである。このようにして
「容易になし得る」ということは，むしろ，当該技術自体は，本願明細書自体には
開示されていないことを，示すものというべきである。
一般的にいって，選択方法が物理的若しくは機械的選択方法だからといっ
て，直ちに予測性が保証されるわけではない。このことは、通常の化学物質を天然
から抽出する際の抽出手段として透析・濾過など物理的若しくは機械的手段を用い
ても，すべての化学物質が確実に単離・精製できるわけではないことからみても，
明らかである。そして，原告が想定するような「ハイブリダイズ」という現象が化
学量論的に確実に起こる場合とは，プローブの塩基配列と完全に相補的な塩基配列
を有し，ほぼ同じ長さのＤＮＡ断片が十分な量存在し，かつ他の競合するような類
似ＤＮＡ断片の存在が無視できる程度に少ない場合である。特に，種の異なるｃＤ
ＮＡ群（ライブラリー）から検出しようとする際は，プローブの塩基配列と検出し
ようとする塩基配列の相同性が高くないので，ハイブリダイズ条件を緩く設定せざ
るを得ないから，無関係な蛋白をコードするＤＮＡも誤って同程度に釣り上げる可
能性が高まる。しかも、通常は目的蛋白のｍＲＮＡのみが著量に産生されているわ
けではないので、目的ＤＮＡ断片が包含される割合は相対的に極めて低く、検出の
精度はますます低くなるのである。結局、目的遺伝子を確実に取得でき
るか否かは，「やってみなければわからない」ものであって、まさに実証主義の
「化学物質」分野そのものである。
第５　当裁判所の判断
１　本願発明の概要
(1)　特許請求の範囲の記載
　本願出願に係る特許請求の範囲第１項の記載は，前記（第２，２）のとお
りである。これによると，同項の記載によって特定される発明（本願発明１）は，
同項に記載された２種類の塩基配列（「配列１」（前者），「配列２」（後者））
又は「改変配列」から成る群より選ばれるＤＮＡ配列であって，哺乳類（ねずみ及
び／又はヒト等を含むねずみ以外の哺乳類）の顆粒球・マクロファージ・コロニー
刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）の活性をもたらすＤＮＡ配列を含んで成る組換えＤＮＡ
に係る発明である。
(2)　発明の詳細な説明の記載
　甲第２号証によれば，本願明細書の発明の詳細な説明の項には，次の記載
があることが認められる。
［発明の分野］
「この発明は，ＤＮＡ配列，組換え体ＤＮＡ分子および特定の血液細胞の産
生を制御する蛋白分子の特異性をもつ蛋白群またはポリペプタイド群の製法に関す
るものである。さらに具体的には，この発明は顆粒球・マクロファージ・コロニー
刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）として知られている蛋白分子に関する遺伝暗号を指定す
るか，あるいは遺伝暗号を指定するフラグメントを包含することを特徴とするＤＮ
Ａ配列および組換えＤＮＡ分子に関するものである。」（３頁右上欄４行～１０
行）
［発明の簡単な記載］
「この発明は哺乳類の顆粒球・マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ－
ＣＳＦ）またはこの因子の単一性または複合性塩基置換，欠失，挿入または逆転の
遺伝暗号を指定するＤＮＡ配列を提供するものである。この配列において上記ＤＮ
Ａ配列は，天然源，合成源および半合成源から誘導するものであり，試験管内で上
記のものを含むｍＲＮＡ混合物からＧＭ－ＣＳＦ合成を指令する能力があるｍＲＮ
Ａの種を選択し得るものである。別の実施態様として，この発明は，
(a)ＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡを含むｍＲＮＡ源を調製し，
(b)上記ｍＲＮＡ源の二重鎖ＤＮＡ複製を合成し，
(c)上記ＤＮＡ複製をクローン化し，
(d)合成ＧＭ－ＣＳＦプローブを調製し，
(e)段階(d)のプローブを用いたコロニーハイブリダイゼイションによって段
階(b)のＤＮＡ複製を潜んだクローンを選択し，
(f)さらに上記プローブとハイブリダイゼイションしたクローンを採取する
段階から成るＧＭ－ＣＳＦの遺伝暗号を指定するＤＮＡ配列の製法を提供す
る。・・・」（４頁左上欄２行～右上欄２行）
［発明の詳細な説明］
「この発明は，特異的血液細胞調節遺伝子である顆粒球・マクロファージ・
コロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）を産生するための組換え体ＤＮＡ分子の産生お
よび特徴づけに関するものである。特にこの発明は，細菌および動物細胞のような
代替宿主中におけるＧＭ－ＣＳＦ産生に基礎を与える点で（判決注・「与えるで」
となっているのは「与える点で」の誤記と認める。）特に重要であることを示し得
るねずみＧＭ－ＣＳＦの遺伝暗号を指定するＤＮＡ分子の製造を包含する。例とし
て，この発明のＤＮＡ分子は，ひとの顆粒球およびマクロファージの産生に使用す
るための等価ひとＧＭ－ＣＳＦに対する遺伝子配列を単離するプローブとして使用
できる。
　一つの実施態様において，この発明は少なくともその一部が，ねずみＧＭ
－ＣＳＦの生物学的活性を示している蛋白またはポリペプチドの遺伝暗号を指定す
ることを特徴としたＤＮＡ配列を提供する。この発明に係る特異的なヌクレオチド
配列を第２（ｂ）図（判決注・ＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡのヌクレオチド配列及びＧ
Ｍ－ＣＳＦの内包されたアミノ酸配列を示している。）に示す。この発明を実施す
る上で有用なヌクレオチド配列を宿すクローンは以下に示すクローン化法によって
得られる。」（５頁右上欄３行～左上欄１行）
［pＧＭ３７およびpＧＭ３８の有用性］
「ねずみＧＭ－ＣＳＦのクローン化可能な遺伝子情報源を提供することに加
えて，ここに記載するハイブリッドＤＮＡ分子も，他の哺乳類のＤＮＡライブラリ
ーから関連遺伝子配列を検出または分離するためのプローブとして有用である。関
連遺伝子配列を検出する用途では，このプローブは分析的に検出可能な試薬で適当
に標識される。しかしながら，本発明は標識するいかなる特定手段によっても限定
されるべきでない。実施例は，検出のため放射線標識を使うが，他の検出法は当業
者に公知であり簡単に代用してもよい。・・・」（６頁右下欄１５行～７頁左上欄
６行）
(3)　実施例の記載
(ｱ)甲第２号証によれば，本願明細書には，実施例としておおむね次のよう
な内容の記載があることが認められる。
①　はつかねずみ（以下「マウス」という。）の生体に直接細菌内毒素を
注射して細胞中のＧＭ－ＣＳＦ活性を高め，摘出した肺細胞から得られたｍＲＮＡ
を用いてマウスＧＭ－ＣＳＦのｃＤＮＡの割合の高められたｃＤＮＡライブラリー
を作成した。
②　プローブとしては，精製マウスＧＭ－ＣＳＦ蛋白からＮ末端側の一部
分のアミノ酸配列（第７番目（Ｔｒｐ）から第１６番目（Ａｌａ））を決定し，当
該１０個のアミノ酸配列から推定される複数種類のヌクレオチド配列の前方部分の
１７ヌクレオチドと後方部分の１７ヌクレオチドそれぞれの組を合成オリゴヌクレ
オチド・プローブ混合物として合成した。
③　上記プローブを使用し，ハイブリダイゼーションを行い，ｐＧＭ３７
及びｐＧＭ３８のクローンを取得した。上記ｐＧＭ３７及びｐＧＭ３８のクローン
に挿入されているｃＤＮＡの塩基配列を決定し，「配列１」及び「配列２」を得
た。
④　マウスＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡ及び他のＣＳＦのｍＲＮＡ等とのハイ
ブリダイズ実験により，ｐＧＭ３８は，マウスＧＭ－ＣＳＦをコードするＤＮＡと
ハイブリダイズするＤＮＡであることが確認された。ｐＧＭ３７についても，ｐＧ
Ｍ３８と同様にマウスＧＭ-ＣＳＦをコードするＤＮＡとハイブリダイズする蓋然性
は高い。
(ｲ)甲第２号証によれば，本願明細書には，ヒトを含むマウス以外の哺乳類
のＧＭ－ＣＳＦについての実施例に関する記載はないことが，認められる。
２　取消事由２（本願明細書にヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子に関する記載がないとの
誤認）について
(1)　原告は，マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとは，アミノ酸配列の相
同性が５４％であったとしても，両者は起源を同一とするものであり，進化の過程
でＤＮＡの塩基配列が変化した結果アミノ酸配列が異なるようになったものであっ
て，同一の機能を有するという点で同一のファミリーを形成するものであるから，
血液幹細胞に対するＧＭ－ＣＳＦ機能を果たす基本構造は同一であり得るとし，こ
れを根拠にして，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とは，ＧＭ
－ＣＳＦ活性をもたらす機能に重要な蛋白配列部分に対応するＤＮＡ配列部分では
極めて高い相同性を有し，実質的に同一の物質であるとみなすことができる，と主
張する。
　しかしながら，本件全証拠を検討しても，マウスＧＭ-ＣＳＦに，ヒトの顆粒球及
びマクロファージの増殖を促進するというヒトＧＭ-ＣＳＦ活性があることを認めさ
せるだけの資料を見いだすことができない。そうだとすれば，マウスＧＭ-ＣＳＦ蛋
白がヒトＧＭ-ＣＳＦ蛋白と同一であるといえないことは，明白である。
(ｱ)確かに，甲第４号証ないし第６号証と弁論の全趣旨とによれば，分子遺
伝学の研究成果として，ヒトとマウスは，その起源を同一にし，約７５００万年前
に分岐して以来，それぞれ進化を遂げていること，遺伝子配列の中の機能的に重要
な部分についての進化におけるアミノ酸置換率は著しく低く，逆に，機能的に重要
でない部分ほど，いわゆる自然淘汰を受け，進化における置換率が高いこと，が明
らかにされていることが認められ，これによれば，ＧＭ－ＣＳＦ活性をもたらす機
能にとって重要な蛋白配列部分に対応するＤＮＡ配列部分では，共通の祖先から分
岐した後も，進化におけるアミノ酸置換率が著しく低いことになるから，ヒトとマ
ウスとは，蛋白配列において，高い相同性を有しているものと推認することができ
る。
　甲第２５号証及び弁論の全趣旨によれば，ＧＭ－ＣＳＦ（顆粒球・マクロファー
ジコロニー刺激因子）は，造血に関する機能を有するものであること，血液中に
は，好中球，マクロファージ，好酸球，好塩基球，赤血球，巨核球，マスト細胞，
Ｂリンパ球及びＴリンパ球等の細胞が含まれており，これらの血液中の細胞は，す
べて造血幹細胞と呼ばれる幹細胞から造られ，この幹細胞は自己を複製する能力
（自己複製機能）と，分化した細胞を造る能力（多分化能）とを併せ持った細胞で
あること，上記造血幹細胞は，例えばインターロイキン（ＩＬ－３）あるいはＧ－
ＣＳＦ等のサイトカイン（各種の血球細胞の増殖と分化を制御するタンパク質性の
生理活性物質）が作用するとＣＦＵ－ＧＥＭＭという前駆細胞へ分化し，また，前
記インターロイキン（ＩＬ－３）あるいは（ＩＬ－７）が作用すると，Ｂ細胞前駆
細胞あるいはＴ細胞前駆細胞へ分化すること，前記ＣＦＵ－ＧＥＭＭ前駆細胞にＧ
Ｍ－ＣＳＦが作用すると，同細胞は，ＣＦＵ－Ｇ，ＣＦＵ－Ｍ等の前駆細胞を介し
て前記好中球あるいはマクロファージあるいは好酸球等の血液中の最終細胞へ分化
することが認められる。
　上記認定事実によれば，ＧＭ－ＣＳＦは，造血幹細胞から派生した白血
球などの分化増殖に関与する，機能的に重要な分子であることは明らかであって，
分子遺伝学の研究成果につき上に認定したところに照らすと，そのアミノ酸置換に
対しては，これを妨げる機能上の制約が働く可能性が高いものということができ
る。
　しかしながら，たとい，このように，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とヒトＧＭ－Ｃ
ＳＦ遺伝子とが，高い相同性を有するものと推認されるとしても，相同性を有する
部分の割合が高いことのみを根拠に両者の働きが同一であるとの判断をすることが
できるものではないことは，自明である。相同性を有しない部分の存在そのものが
否定されるか，その存在そのものは否定し得ないとしても，その部分の役割が否定
されるか，いずれかでなければ，両者の働きを同一とすることはできるものではな
いのに，本件全証拠を検討しても，相同性を有しない部分が存在しないことを認め
させる資料も，相同性を有しない部分の役割に関する資料も見いだすことができな
いからである。このような状況の下で，両者が実質的に同一の物質であるとするこ
とはできないのである。
　もともと，ヒトＧＭ－ＣＳＦは，当然に人体に適用することになるものであるか
ら，そのようなものとして認定する手続においては，高度の厳密さが要求される，
ということができる。したがって，分子遺伝学の知見だけで，安易に，ヒトの顆粒
球及びマクロファージの増殖を促進するかどうかも分からないマウスＧＭ-ＣＳＦ
を，ヒトＧＭ-ＣＳＦと実質的に同一であるとすることができないことは，いうまで
もないことというべきである。
(イ)　両者は実質的に同一の物質である，ということができないことは，本
願明細書の記載状況からも明らかである。
　前述のとおり，甲第２号証によれば，本願明細書の発明の詳細な説明中には，ヒ
トを包含するマウス以外の哺乳類ＧＭ－ＣＳＦの製造方法について，「例として，
この発明のＤＮＡ分子は，ひとの顆粒球およびマクロファージの産生に使用するた
めの等価ひとＧＭ－ＣＳＦに対する遺伝子配列を単離するプローブとして使用でき
る。」（５頁右上欄８行～１１行），「ねずみＧＭ－ＣＳＦのクローン化可能な遺
伝子情報源を提供することに加えて，ここに記載するハイブリッドＤＮＡ分子も，
他の哺乳類のＤＮＡライブラリーから関連遺伝子配列を検出または分離するための
プローブとして有用である。」（６頁右下欄１５行～７頁左上欄２行）との記載が
あること，本願明細書には、ヒトを含むマウス以外の哺乳類のＧＭ－ＣＳＦについ
ての実施例に関する記載はないことが認められる。
　本願明細書の上記認定の記載によれば，出願人は，本願発明１において提供する
遺伝子配列は，ヒトＧＭ－ＣＳＦあるいは他の哺乳類の関連遺伝子配列を単離する
プローブとして使用することができるといっているにすぎないのであるから，出願
人自身も，本願優先権主張日の当時，マウスＧＭ－ＣＳＦとヒトＧＭ－ＣＳＦとが
実質的に同一の物質であるとは考えていなかったことが明らかである。
(2)　原告は，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を実際に取得する際には，ＤＮＡライブ
ラリーを提供するソースとしてＭｏ細胞を選択するとともに，プローブとして「配
列１」あるいは「配列２」を用いながら，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得する実
施例をそのまま使用することによりヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得することができ
るのであるから，本願発明１は，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を提供することによ
り，上位概念としての哺乳類ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の典型例を提供したこととなる，
と主張する。
　しかしながら，本件全証拠を検討しても，マウスＧＭ－ＣＳＦが哺乳類ＧＭ－Ｃ
ＳＦの典型例であり，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を解明すれば，哺乳類ＧＭ－ＣＳ
Ｆ遺伝子について解明したも同然である，ということを認めさせる資料を見いだす
ことはできない。かえって，甲第２４号証によれば，ヒト，サル，その他の哺乳
類，哺乳類以外の動物等は，それぞれ，種ごとに特有の蛋白のセットを有してお
り，これが遺伝子を通じて子孫に代々伝えられていることが認められ，これによれ
ば，マウスＧＭ－ＣＳＦは，極めて多岐にわたる哺乳類ＧＭ－ＣＳＦの一つにすぎ
ないというしかないのである。マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を提供することにより上
位概念としての哺乳類ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の典型例を提供したこととなるとする原
告の主張は，採用することができない。
　本件全証拠を検討しても，本願優先権主張日の当時，原告の主張するよう
な手法で，機械的に，しかも確実に，本願発明１において取得したマウスＧＭ－Ｃ
ＳＦ遺伝子を使用してヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を獲得できるという技術的背景があ
ったこと，あるいは，そのような技術常識があったことを裏付ける資料を見いだす
ことはできない。
　遺伝子組み換え技術は，比較的最近になって始まったもので，多数の研究者によ
って研究が進められているものの，その技術の性質上，未知，未解決の部分が多
く，理論あるいは仮説に基づき，既存の技術にそれぞれの研究者による創意工夫を
加え，試行錯誤による実験を繰り返しているのが現状であるといってよいことは，
当裁判所に顕著な事実である。このことは，ＧＭ－ＣＳＦを含むコロニー刺激因子
（ＣＳＦ）の分野でも同様であり，例えば，乙第７号証（１９９０年４月２６日株
式会社東京化学同人発行「現代化学増刊１８　サイトカイン　－免疫応答および細
胞の増殖・分化因子－」）によれば，本願優先権主張日後である平成２年（１９９
０年）ころの技術水準であるものの，種々あるコロニー刺激因子（ＣＳＦ）は，そ
れぞれ，独自の構成，配列，作用を有するものであること，これらを解明するため
に，１９８２年ころから，極めて多数の研究者が関与し，理論よりもむしろ実証的
な手法により日進月歩で解明を続けてきたものであること，そして，平成２年（１
９９０年）ころの時点においても，コロニー刺激因子（ＣＳＦ）の分野では，いま
だ個別的に研究を進めている状態であり，未知，未解決の部分が多く存
在することが認められる。また，乙第１号証（特表昭６１－５０２６８２号公
報），甲第２１号証（特開昭６１－１９９７８７号公報）によれば，本願優先権主
張日後まもなく出願されたヒトＧＭ-ＣＳＦ遺伝子に係る発明の明細書をみても，発
明者は，複雑な工程を経て，種々の条件設定をしながら発明を完成させたものであ
り，原告の主張するような手法で，機械的にしかも確実にヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子
を取得したとはいえないことが明らかである。
　原告は，ヒトｃＤＮＡ群（ライブラリー）は，本願優先権主張日以前に当業者に
周知であったＭｏ細胞から容易に作成することができた，そして，ニックトランス
レーション法により，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を確実に取得するプローブが作成で
きることが知られていた，さらに，当業者は，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子からニッ
クトランスレーション法により作成されたプローブとヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子とが
少なくとも６０％程度の相同性を有すると確信していたとし，これを根拠に，ヒト
ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子は，本願明細書の記載において単離されたも同然であった，と
主張する。
　しかしながら，本件全証拠によっても，ニックトランスレーション法によりヒト
ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を確実に取得するプローブが作成できることが知られていたと
認めることはできない。仮に，ニックトランスレーション法により，ヒトＧＭ－Ｃ
ＳＦ遺伝子を確実に取得するプローブが作成できることを含め，原告が根拠として
挙げる事項がすべて知られていたとしても，これらは，当業者がこれらのことを前
提に本願明細書の記載を読めば，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子は本願明細書の記載によ
って単離されたも同然であった，と認めさせるに足りるものではない。
　もともと，本願明細書には，前記のとおり，マウス以外の哺乳類ＧＭ－ＣＳＦの
製造方法については，「例として，この発明のＤＮＡ分子は，ひとの顆粒球および
マクロファージの産生に使用するための等価ひとＧＭ－ＣＳＦに対する遺伝子配列
を単離するプローブとして使用できる。」，「ねずみＧＭ－ＣＳＦのクローン化可
能な遺伝子情報源を提供することに加えて，ここに記載するハイブリッドＤＮＡ分
子も，他の哺乳類のＤＮＡライブラリーから関連遺伝子配列を検出または分離する
ためのプローブとして有用である。」記載されているだけであって，ヒトＧＭ－Ｃ
ＳＦ遺伝子の製法についての具体的な記載は，全く存在しないのである。マウス以
外の哺乳類ＧＭ－ＣＳＦの製造方法についての，本願明細書の上記記載状況に着目
するときは，マウス以外の哺乳類ＧＭ－ＣＳＦの製造方法についても，本願明細書
の記載において単離されたも同然である，とする原告の主張は，明細書の記載状況
という点からみても，失当であるというべきである。
　原告は，本願優先権主張日以前の技術常識を前提とすれば，本願明細書には，ヒ
トＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を確実に取得するための手法は開示されているということが
できる，その方法としては，本願明細書の実施例１でマウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を
取得した方法と同じ方法を採用することができ，かつ，当該方法が好ましいことが
明らかである，と主張する。
　この点に関連して原告が提出する各証拠をみると，例えば，本願優先権主張日前
に，免疫インターフェロン（ＩＦＮ－γ）について，ヒトインターフェロンＤＮＡ
をプローブとして，マウスインターフェロンＤＮＡをクロスハイブリダイゼーショ
ンによりクローン化する技術（甲第１３号証），免疫グロブリン（抗体）につい
て，マウスＤＮＡをプローブとしてヒトＤＮＡをクロスハイブリダイゼーションに
よりクローン化する技術（甲第１４号証，第１５号証），移植抗原蛋白質につい
て，ヒトＤＮＡをプローブとしてマウスＤＮＡをクロスハイブリダイゼーションに
よりクローン化する技術（甲第１６号証），ヒトインターフェロンを細菌によりク
ローニングする技術（甲第１９号証），免疫グロブリン（抗体）について，ヒト－
マウス等間でクロスハイブリダイゼーションを行う技術（甲第３６号証），癌遺伝
子について，ヒト－マウス等間でクロスハイブリダイゼーションを行う技術（甲第
３７号証）などが公知となっていたことが認められる。一方，ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子
に関しては，甲第１０号証（１９８２年７月１日発行「Ｎａｔｕｒｅ」第２９８巻
７５頁～７７頁）において，顆粒球及びマクロファージコロニーの両方を
刺激するヒトＧＭ‐ＣＳＦに対するｍＲＮＡの翻訳及び部分的な特徴づけと，ｍＲ
ＮＡをヒトＴリンパ球細胞系から分離し、アフリカツメガエル卵母細胞に注入した
結果，生物活性のＧＭ‐ＣＳＦの合成を行ったとの報告がなされていることが認め
られる。そして，甲第２３号証によれば，本願発明の発明者が，世界で最初に，マ
ウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を単離したことが認められる。
　以上認定の事実の下では，本願優先権主張日前の技術及び本願発明の実施例に開
示された手法を組み合わせたものを考えてこれを示せば，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝
子からヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得するための一応の手法を示すことになるとは
いい得るものの（むろん，このようにいい得ることと，このように組み合わせたも
のを考えることが当業者にとって容易であったかどうかとは，別問題である。），
これらの事実を根拠に，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子からヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を
確実に取得するための手法が，本願優先権主張日前に技術常識となっていたとは認
めることはできず，その他本件全証拠を検討しても，そのように認めさせる資料を
見いだすことはできない。
　原告の上記主張は，採用することができない。
(3)　原告は，審決が，本願発明１に係るヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子について，
「ヒトＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡを効率的に確実にハイブリダイズできるプローブが
作成できることにはならず，ヒトＧＭ－ＣＳＦのｍＲＮＡに富むフラクションを提
供することも困難であったといえるから，マウスＧＭ－ＣＳＦ遺伝子の塩基配列が
推定されて記載されているにすぎない本願明細書の記載に基づいては，当業者であ
っても，到底，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を容易に取得することはできない。」（３
３頁１１行～末行）と認定したことを論難し，本願優先権主張日以前におけるクロ
スハイブリダイゼーションの教科書であった甲第９号証に基づいて，当業者は，ヒ
ト－マウスの遺伝子間のクロスハイブリダイゼーションを容易かつ確実に実施する
ことができ，ハイブリダイゼーション溶液の塩濃度及び温度を調整することによ
り，マウス遺伝子をプローブとしてヒト遺伝子を釣り上げることができることは容
易かつ確実であった，と主張する。
　しかしながら，前述したとおり，本件での問題は，ヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取
得するという技術思想自体が，本願明細書に記載されているか，記載されていない
としても，本願優先権主張日当時の技術常識を前提にして本願明細書を読めば，記
載されていると同視できる程度に当業者にとって明確に理解される事項であったた
め，あえて具体的に記載するまでもなかったといえるかどうか，である。
　上記の技術思想は，本願明細書に記載されておらず，記載されていると同視でき
る程度に当業者に明確に理解できる事項となっていたともいえないことは，既に述
べたとおりである。そして，そうである以上，当該技術思想は，本願明細書に開示
されているとはいえないのである。このようなとき，本件で，当業者が本願明細書
及び他の文献に基づいて容易にヒトＧＭ－ＣＳＦ遺伝子を取得できたか，を論じて
も意味のないことである。
３　結論
　以上によれば，本願出願は特許法３６条３項及び４項に規定する要件を満た
していない，とした審決の判断は，その余の点につき検討するまでもなく，正当で
あることが明らかである。
　そうすると，原告主張の審決取消事由は理由がなく，その他審決にはこれを取り
消すべき瑕疵は見当たらない。よって，本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の
負担，上告及び上告受理の申立てのための付加期間について行政事件訴訟法７条，
民事訴訟法６１条，９６条２項を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　裁判長裁判官山　　　下　　　和　　　明
　　　　　裁判官阿　　　部　　　正　　　幸
　　　　
裁判官宍戸充は転補のため署名捺印することができない。
裁判長裁判官　山　　　下　　　和　　　明

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