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平成１２年(行ケ)第３１２号審決取消請求事件
平成１４年３月２８日口頭弁論終結
判決
　　原　　　　　　告株式会社林原生物化学研究所
訴訟代理人弁護士安江邦治
同　　　　弁理士須磨光夫
　　被　　　　　　告江崎グリコ株式会社
訴訟代理人弁理士山本秀策
主文
　特許庁が平成１１年審判第３５４０３号事件について平成１２年７月５
日にした審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　主文と同旨
２　被告
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　被告は，発明の名称を「風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法」とする
特許第２６７２７２８号の特許（平成３年６月１９日出願，平成９年７月１１日設
定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
　原告は，平成１１年８月６日，本件特許を請求項１，２のいずれについても無効
とすることについて審判の請求をし，特許庁は，同請求を平成１１年審判第３５４
０３号事件として審理した結果，平成１２年７月５日，「本件審判の請求は，成り
立たない。」との審決をし，同月２４日，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲
【請求項１】
「α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含む，焼成ま
たはフライされた米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，
パイ類，ケーキ類またはドーナツ類。」
【請求項２】
「米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類，ケ
ーキ類またはドーナツ類の製造方法であって，α，αトレハロースを原料の総重量
に対して０．１重量％以上含む組成物を焼成またはフライする工程を含む，方
法。」
（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項２に係る発明を「本件
発明２」といい，これらを「本件発明」と総称することがある。）
３　審決の理由
　別紙審決書の写しのとおりである。
　なお，審決の甲第１号証（本訴の甲第２６号証，１９９０年（平成２年）４
月発行「ＦＯＯＤ　ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＥ」６４巻４号の２３頁～２４頁）を
「引用刊行物１」と，審決の甲第２号証（本訴の甲第２７号証，昭和５７年１２月
５日株式会社食品と科学社発行「食品と科学」増刊号の５６頁～６２頁）を「引用
刊行物２」と，審決の甲第３号証（本訴の甲第２８号証，特開昭５６－１４４０３
８号公報）を「引用刊行物３」と，審決の甲第４号証（本訴の甲第２９号証，国際
公開特許第ＷＯ８９／０００１２号公報）を「引用刊行物４」と，審決の甲第５号
証（本訴の甲第３０号証，特開昭６２－２０８２７３号公報）を「引用刊行物５」
と，審決の甲第６号証（本訴の甲第３１号証，１９６７年（昭和４２年）１０月１
日沼田書店発行「パン製法」の９８頁～９９頁，３６５頁～３６６頁，３９９頁～
４００頁，４０２頁）を「引用刊行物６」と，審決の甲第７号証（本訴の甲第９号
証，特開昭６３－２４０７５８号公報）を「引用刊行物７」と，審決の甲第８号証
（本訴の甲第３２号証，１９７９年（昭和５４年）クインテッセンス出版株式会社
発行「砂糖とむし歯」の１１９頁～１２４頁）を「引用刊行物８」と読み替えるこ
ととし，これらの刊行物にそれぞれ記載された技術を順に「引用発明１」，「引用
発明２」などという。
第３　原告主張の取消事由の要点
　審決の理由中，Ⅰ（手続の経緯），Ⅱ（本件発明），Ⅲ（当事者の主張）を
認める。Ⅳ（甲各号証の記載内容）に，審決適示の事項が記載されていることは認
める。しかし，引用刊行物１ないし６，８には，その他の事項も記載されている。
Ⅴ（当審の判断）及びⅥ（まとめ）を争う。ただし，一部認めるところがある。
　審決は，①原告（請求人）主張の無効理由１について，本件発明が引用発明１と
同一ではない，また，本件発明が引用発明１又はこれと引用発明２ないし４とに基
づき当業者が容易に発明をすることができたものではないと誤った認定判断をし
（取消事由１，２），②無効理由２について，本件発明１及び２が引用発明５と同
一ではない，また，引用発明５又はこれと引用発明６とに基づき当業者が容易に発
明をすることができたものではないと誤った認定判断をし（取消事由３），③無効
理由３について，本件発明が引用発明７と同一ではない，また，引用発明７又はこ
れと引用発明８とに基づき当業者が容易に発明をすることができたものではないと
誤った認定判断をし（取消事由４），さらに，④無効理由４について，本件出願の
願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）が特許法３６条所定の記
載要件を満たしていると誤った判断をした（取消事由５）。審決の犯したこれらの
誤りは，いずれも，審決の結論に影響することが明らかであるから，審決は，違法
なものとして取り消されなければならない。
１　取消事由１（本件発明が引用発明１と同一であること）
(1)審決は，「甲第１号証（判決注・引用刊行物１）には，「α，αトレハロ
ースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調製され
るケーキ」が記載されているに等しいといえるものの，製品たる「ケーキ」中に，
α，αトレハロースが，「０．１重量％以上」含まれているとまではいえないか
ら，本件発明１は，甲第１号証に記載された発明であるとはいえない。」（審決書
８頁９行～１３行）と認定判断した。
　引用刊行物１に，「α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコン
プリートケーキミックスから調製されるケーキ」が記載されていることは，審決が
正しく認定しているとおりである。
　しかしながら，引用発明１の「コンプリートケーキミックス」中にα，αトレハ
ロースが「０．１重量％以上」含まれているとはいえない，とした審決の認定判断
は，誤りである。引用発明４は，引用発明１の発明者と同一の人物によりなされた
同一の分野の技術であること，引用刊行物４は，同刊行物よりも前に頒布されてい
る刊行物であること，引用刊行物４には，α，αトレハロースが「原料の総重量に
対して０．１重量％以上」含まれていることが記載されていることからすれば，引
用刊行物１に接した当業者（引用刊行物４についての知識を有しているはずであ
る。）であれば，そこに，引用刊行物１にα，αトレハロースの含有量が明示され
ていなくても，当然に，「原料の総重量に対して０．１重量％以上」含まれている
ものと理解するのである。
　これをより具体的にいうと次のとおりである。
(2)引用刊行物４には，好ましい添加量として，実施例１に，全乳に対して
０．５重量％のトレハロースを添加して噴霧乾燥し，乾燥牛乳を得たことが記載さ
れ，実施例２には，生鮮全卵に３重量％のトレハロースを添加し，乾燥卵を得たこ
とが記載され，実施例５には，５重量％のトレハロースを添加して乾燥卵を調製し
たことが記載されている。引用刊行物４に記載された乾燥卵や乾燥牛乳に，α，α
トレハロースが「０．１重量％以上」含まれているというのであれば，当然に，
「原料の総重量に対して０．１重量％以上」含まれているものと解し得ることは，
明らかである。
　引用刊行物４には，「ヨークシャープディングバッター」及びそれを焼成した
「ヨークシャープディング」が記載されている。１９７７年発行「フードマニュフ
ァクチャー」６月号２７頁（甲第４５号証）によれば，「ヨークシャープディン
グ」は，「ケーキ」の一種として記載されている。「ヨークシャープディング」と
は，「焼き菓子」と呼び得るものである。
　引用刊行物１には，「トレハロースは食品の風味に殆ど影響しないので，数々の
食品の保存に使用することができる。クアドラント社は，牛乳，卵，トマトピュー
レで成功している。」（訳文４頁１２～１３行），「ローザー博士は，新鮮な牛乳
はトレハロースを用いて乾燥することが可能であり，ひとたび再構成されると，乾
燥される前の材料と同じ特性を示すと言っている。牛乳蛋白は，完全なままで残っ
ているので，再構成された粉末を加熱すれば，表面に変性した蛋白質の膜が形成さ
れる。蛋白の変性防止は，再構成時に良い品質を得るための鍵である。そして，こ
れは卵の乾燥にも当てはまる。」（訳文４頁１４～１８行）などとの記載があり，
トレハロース（α，αトレハロース）の添加目的は，乾燥時における食品の変性防
止である。これは，引用刊行物４の添加目的と同じである。
　しかも，引用刊行物１の「ブルース　ローザー博士」は，引用刊行物４の発明者
である「ブルース　ローザー氏」と同一人物である。
　このように，引用発明４には，引用発明１の乾燥卵，乾燥牛乳に関し，「焼き菓
子」とする技術及びα，αトレハロースを原料の総重量に対して「０．５重量％以
上」添加する技術が開示されているのである。
(3)審決は，「甲第４号証（判決注・引用刊行物４）は，「全クリーム乳」及
び「鶏の卵」のみに関する技術を開示したものではないこと，しかも，甲第４号証
におけるα，αトレハロース添加の目的が，本件発明と相違することを併せ考える
と，甲第４号証が，甲第１号証（判決注・引用刊行物１）の記載(3)に係るブルース
ローザー博士が発明者であって甲第１号証に先立つこと１年３月前に頒布された国
際公開公報であるからといって，甲第１号証に記載された乾燥卵や乾燥牛乳は，甲
第４号証に記載された乾燥卵や乾燥牛乳であると限定的に解釈しなければならない
必然性はない。」（審決書７頁３３行～８頁１行）と説示して，引用刊行物４に記
載されている乾燥卵や乾燥牛乳が，引用刊行物１に記載されている乾燥卵や乾燥牛
乳と同じものとはいえない，と判断した。
　しかしながら，審決の上記判断は，非論理的である上に，引用刊行物１と同４と
の関係を誤解してなされたものであり，いずれにせよ，判断を誤っている。
　「甲第４号証は，「全クリーム乳」及び「鶏の卵」のみに関する技術を開示した
ものではないこと」，「甲第４号証におけるα，αトレハロース添加の目的が，本
件発明と相違すること」から，どういう理由で，引用刊行物４に記載されている乾
燥卵や乾燥牛乳が，引用刊行物１に記載されている乾燥卵や乾燥牛乳と同じもので
ある，と判断することの支障となるのか，全く理解できない。引用刊行物４には，
「全クリーム乳」及び「鶏の卵」（乾燥卵及び乾燥牛乳）に係る技術と，「全クリ
ーム乳」及び「鶏の卵」以外の技術とが開示されているのであるから，審決は，引
用刊行物１の記載との関連で，前者の方のみを検討すれば足りるのである。
　そうすると，引用刊行物１と同４とは，いずれも，乾燥卵や乾燥牛乳に係る技術
が記載されている点で一致しているのである。
　そもそも，引用刊行物４に記載されている乾燥卵及び乾燥牛乳と，引用刊行物１
に記載されているそれらとの関連性が問題となっているときに，引用刊行物４にお
けるα，αトレハロース添加の目的が本件発明と相違するかどうかは，全く関係の
ないことである。本件で検討されるべきは，引用刊行物１に記載された乾燥卵や乾
燥牛乳におけるトレハロースの添加目的と，引用刊行物４に記載された乾燥卵や乾
燥牛乳におけるトレハロースの添加目的との異同である。
　したがって，引用刊行物４に記載されている乾燥卵や乾燥牛乳が，引用刊行物１
に記載されている乾燥卵や乾燥牛乳と同じものとはいえない，とした審決の判断
は，誤りである。
(4)以上のとおり，引用刊行物１に記載された「ケーキ」には，α，αトレハ
ロースが「原料の総重量に対して０．１重量％以上」含まれる「焼き菓子」が記載
されている，といい得ることが明らかであるから，審決は，「甲第１号証には，
「α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミッ
クスから調製されるケーキ」が記載されているに等しいといえる」とした点におい
て正しいものの，その「ケーキ」中に，「α，αトレハロースが，「０．１重量％
以上」含まれているとまではいえないから，本件発明１は，甲第１号証に記載され
た発明であるとはいえない。」（審決書８頁１１行～1３行）とした点において，明
らかに誤っているものということができる。
(5)本件発明１についての判断が上述したように誤ったものである以上，本件
発明２についての判断も，また，誤ったものであることは，自明である。
２　取消事由２（本件発明が引用発明１又は引用発明１ないし４に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであること）
(1)仮に，引用刊行物１に記載されている乾燥卵や乾燥牛乳が，引用刊行物４
に記載されている乾燥卵や乾燥牛乳とが同一であると認定されなかったとしても，
本件発明１と引用発明１とは，前者においては，含まれるα，αトレハロースの量
が「原料の総重量に対して０．１重量％以上」であるのに対し，後者では，原料の
総重量に対するα，αトレハロースの量が明記されていないという点で相違してい
るのみである。
　「α，αトレハロース」を「０．１重量％以上」含むということは，当業者が恣
意的に適宜なし得る単なるα，αトレハロースの含有量の特定にすぎず，技術的に
何の意味もない事柄である。したがって，本件発明１は，引用発明１に基づいて当
業者が容易に発明をすることができた，という以外にないものである。
　引用発明１に，引用発明２及び４を適用することは，当業者にとって容易なこと
である。したがって，本件発明１は，仮に，引用発明１のみに基づいては容易に発
明することができなかったとしても，引用発明１，並びに，引用発明２及び同４に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)審決は，「本件発明１は，「作りたての風味が長持ちする」という「焼き
菓子類の風味保持」を，その目的とするものであるところ，甲第１号証（判決注・
引用刊行物１）乃至甲第４号証（判決注・引用刊行物４）に記載の事項を組み合わ
せても，「焼き菓子類の風味保持」を目的として，α，αトレハロースを０．１重
量％以上添加するということは導き出すことができないので，本件発明１のような
構成を採用することは，当業者が容易に想到し得る域を越えているといわざるを得
ない。」（審決書８頁２４行～２９行）と判断した。しかし，この判断は，誤りで
ある。
　本件発明における「風味保持」という効果は，「α，αトレハロース」を「０．
１重量％以上」含むかどうかに関係なく，単に「トレハロース」によって得られる
効果である。
　本件出願の願書に最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。）及び平
成１２年３月２４日付けの上申書（甲第４２号証，本件特許についての別の無効審
判事件である平成１１年審判第３５４０３号事件において被告（被請求人）が提出
したものである。）によれば，実施例１の煎餅の配合は，粳米２００ｇとトレハロ
ース０．２ｇのほか，水が使用されている。水を含めないで計算すると，実施例１
の配合におけるトレハロースの含有量は，０．０９％となる。水を１．８リットル
使用したとすると，０．０６％となる。明らかに，本件発明の「０．１重量％以
上」の範囲外である。本件発明に係る出願当初の明細書の記載によると，上記実施
例１についても，パネラー２３人中の２１，２２人が好ましいと評価しており，
「０．１重量％以上」である実施例２ないし７の場合と同様の結果が得られてい
る。したがって，「トレハロース」含有量が「０．１重量％未満」の場合と「０．
１重量％以上」の場合において得られる作用効果には有意差が全くないということ
になる。
　そうすると，「０．１重量％以上」のトレハロースの含有量は，決して「好まし
い範囲」ともいえないのであるから，「焼き菓子類の風味保持」という目的（課
題）と，α，αトレハロースの添加量との間には，格別の関係はなく，「０．１重
量％以上」というα，αトレハロースの添加量の特定は，「焼き菓子類の風味保
持」という本件特許発明の目的（課題）や，「焼き菓子類の風味保持」という作用
効果との関係においては，臨界的意味はもとより何の意味も有しないものである。
　「０．１重量％以上」というα，αトレハロースの添加量の特定は，当業者が恣
意的に適宜なし得る，単なるα，αトレハロースの含有量を特定したにすぎず，審
決がいうように，「「焼き菓子類の風味保持」を目的として」なされたものではな
い。
(3)「０．１重量％以上」というα，αトレハロースの添加量の特定が，「焼
き菓子類の風味保持」という本件発明の目的（課題）や「焼き菓子類の風味保持」
という作用効果との関係で何の意味も有しないものであることは，本件発明の出願
の経緯からも認めることができる。
　本件出願時の特許請求の範囲の記載は，「請求項１　トレハロースを含有させる
ことを特徴とする風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法。」，「請求項２　焼
き菓子が米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類，
ケーキ類又はドーナツ類であることを特徴とする請求項１に記載の風味持続性にす
ぐれた焼き菓子の製造方法。」というものであった。ところが，被告は，平成７年
１０月１８日付けの拒絶理由通知，平成８年１２月６日付けの拒絶理由通知を受け
て，２度にわたり，特許請求の範囲を補正し，「トレハロースを原料の総重量に対
して０．１重量％以上含む」とした。被告は，平成９年６月１３日付けで，特許査
定を受けたものの，その後の特許異議の手続において，審判官から，平成１０年７
月２４日付けで取消理由通知を受け，「トレハロース」を「α，αトレハロース」
に訂正し，「焼成またはフライされた」との文言を加えた。しかし，明細書の内容
は，当初明細書のままであった。
　したがって，出願当初の特許請求の範囲（請求項１）の記載にあるとおり，トレ
ハロースを含有させることで，「焼き菓子類の風味保持」という作用効果を奏する
のであって，この効果は，「α，αトレハロース」の含有量を「０．１重量％以
上」とするという本件発明１に記載された構成とは，関係がない。
　上記手続補正は，その時点で，本来，明細書の要旨を変更するものとして却下さ
れるべきものであり，上記訂正は，その時点で，特許請求の範囲を実質的に変更す
るものであるとして，排斥されるべきものであったのである。
(4)本件発明１についての判断が上述したように誤ったものである以上，本件
発明２についての判断も，また，誤ったものであることは自明である。
３　取消事由３（本件発明が，引用発明５と同一であること，あるいは，引用発
明５又は同発明と引用発明６に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のであること）
(1)審決は，「甲第６号証（判決注・引用刊行物６）には，「アメリカで行わ
れている配合の平均」として，イーストの配合の最低と最高は，(低)で「３．９
％」，(高)で「１０．８％」であることが記載されているが，該イーストは，生酵
母，或いは乾燥酵母の何れのものか不明であるので，「菌体内にα，αトレハロー
スを７．１％含有する酵母を含む生地を用いて製造されるイーストドーナツ」中の
α，αトレハロースが，原料の総重量に対して０．１重量％以上含むとは必ずしも
いうことができない。」（審決９頁１９～２５行参照），と判断した。
　しかし，仮に，引用刊行物６に記載されているイーストの配合が乾燥酵母の配合
であると仮定した場合で計算すると，α，αトレハロースの原料の総重量に対する
割合は，０．３８重量％あるいは０．１４重量％となる。一方，仮に，引用刊行物
６に記載されているイーストの配合が生酵母のものであるとした場合で計算する
と，イースト高配合の場合，０．１２重量％となる。
　原告（請求人）は，平成１２年２月２５日付けの口頭審理陳述要領書において，
引用刊行物５が，配合されるイーストが生酵母，乾燥酵母のいずれであるかにかか
わりなく，「菌体内にα，αトレハロースを７．１％含有する酵母を含む生地を用
いて製造されるイーストドーナツ」を開示していると主張した。にもかかわらず，
審決は，その点について何らの判断をも行わずに，上記のような判断を下した。審
決に判断の遺脱があることは明白である。
(2)審決は，引用発明５及び６には，本件発明の目的である「焼き菓子類の風
味保持」に関する事項が開示されていないとの理由で，引用発明５及び６を組み合
わせて本件発明１のような構成を採用することは，当業者にとって容易に想到し得
たこととはいえない，と判断した（審決９頁２６行～３０行参照）。
　しかしながら，前述したとおり，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量
に対して０．１重量％以上」と特定することに何の技術的意味もなく，本件発明１
の構成を採用することは，当業者が容易になし得たことである。
(3)本件発明１についての判断が上述したように誤ったものである以上，本件
発明２についての判断も，また，誤ったものであることは自明である。
４　取消事由４（本件発明が引用発明７と同一であること，あるいは，引用発明
７又は同発明と引用発明８に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの
であること）
(1)審決は，「甲第７号証（判決注・引用刊行物７）には，α，αトレハロー
スを含有するシラップ状甘味料を各種調理，製菓，製パン等に使用することが記載
されているだけであって，「菓子」のうち「焼成またはフライされた米菓類，小麦
煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類，ケーキ類またはドーナ
ツ類」という特定のものにおいて，α，αトレハロースを原料の総重量に対して
０．１重量％以上を含ませると，焼き菓子類の風味が保持されるという発明が具体
的に開示されているとはいえない。」（審決１０頁１２行～１８行）と判断した。
　原告（請求人）は，平成１１年８月６日付けの無効審判請求書において，引用刊
行物７に記載されたα，αトレハロースを含有する食品素材が開発された背景を，
その記載に即して説明し，同刊行物に記載されたα，αトレハロースを含有する食
品素材が，う蝕を始めとする砂糖による弊害のない代替甘味料の開発という技術的
な流れの中で為されたものであり，蔗糖に代わる低う蝕性の甘味料として開発され
たものであることを述べ，そして，このような技術的な背景を考慮に入れると，
「α，αトレハロースを含む食品素材が使用された菓子の中に，請求項１に係る発
明が挙げる「焼き菓子」が含まれないと考える方が不自然である。」と述べた。
　ところが，審決は，単に，引用刊行物７には，本件発明と無関係な発明が記載さ
れているといっているのみであって，本件発明が引用刊行物７に記載されているか
否かについての判断を行っていない。審決は，上記主張を請求人（原告）の主張に
加えておらず，判断もしていない。
　審決は，原告の主張に対する判断を怠り，引用刊行物７の記載事項について誤解
し，かつ，本件発明に対して重大な誤解をして，その結果，誤った判断をしたもの
である。
(2)審決は，引用発明７及び８には，本件発明の目的である「焼き菓子類の風
味保持」に関する事項が開示されていない，との理由で，引用発明７及び８を組み
合わせて本件発明１のような構成を採用することは，当業者にとって容易に想到し
得たこととはいえない，と判断した（審決９頁２６行～３０行参照）。
　しかしながら，前述したとおり，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量
に対して０．１重量％以上」と特定することに何の意味もなく，α，αトレハロー
スの含有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上」とすることは，当業者が
容易になし得た事柄である。
　審決は，引用発明７及び８との関係で，本件発明１の進歩性について，実質的に
は何の判断をもしていないというべきである。
(3)本件発明１についての判断が上述したように誤ったものである以上，本件
発明２についての判断も，また，誤ったものであることは自明である。
５　取消事由５（明細書の記載不備）
　審決は，本件明細書が特許法３６条所定の記載要件を満たしているか否かを
判断するに当たって，判断を怠った。
　原告は，審判段階において，無効理由４について，スポンジケーキは，パンと同
様に，長期間の保存ができないものであり，風味保持の問題は生じない，と主張し
ていた。その際，原告（請求人）は，「実験報告書」（審決の甲第９号証，本訴の
甲第３３号証）でもって，訂正明細書の実施例６記載の配合に従って所定量のα，
αトレハロースを添加して試作したスポンジケーキは，訂正明細書の実施例６に記
載されているのと同様に，アルミで包装して３０℃で保存したところ，保存４日後
には表面にカビが発生したという事実を指摘していた。
　ところが，審決は，「スポンジケーキとパンとは，本来，水分活性或いは水分含
量で相違するものであるから，甲第９号証の「実験報告書」の一事でもって，スポ
ンジケーキとパンとは区別することができないので，「ケーキ類」が特許請求の範
囲に記載されていることは不都合であるとはいえない。」（審決書１１頁１９～２
２行）と述べ，「実験報告書」に何らの考察をも加えず，本件明細書が特許法３６
条所定の記載要件を満たしていないとする原告の主張を排斥した。その他の原告の
重要な主張に対しても，判断を怠っている。
第４　被告の反論の要点
　審決の認定判断は，いずれも正当であり，審決を取り消すべき理由はない。
１　取消事由１（本件発明が引用発明１と同一であること）について
(1)原告の主張は，引用発明１の乾燥卵や乾燥牛乳におけるトレハロースの添
加目的と，引用発明４の乾燥卵や乾燥牛乳におけるトレハロースの添加目的とが同
一であることを根拠としている。しかし，仮に，引用刊行物１と同４との間でトレ
ハロースの添加目的が同一であるとしても，そのことは，何ら，それらが本件発明
と同一であることの根拠となるものではない。本件発明は，トレハロースによる焼
き菓子の風味を保持することを目的とする技術であるのに対して，引用発明１及び
４は，トレハロースにより蛋白の品質を保持すること（蛋白の変性防止）を目的と
する技術である。このように，本件発明と根本的に技術思想を異にする技術をどの
ように重ね合わせても，本件発明には想到し得ないのである。さらにいえば，本件
発明の，焼き菓子の風味を保持する作用は，対象物を数百℃で熱し，アミノ・カル
ボニル反応→ストレッカー分解→ピラジンの生成などという一連の化学反応をさせ
た結果として奏するものであり，トレハロース自体で当然に生じる作用ではない。
本件発明は，引用発明１及び４とは，技術が全く異なるものである。
　したがって，引用発明１及び４が本件発明と同一であるなどということは，あり
得ないことである。
　原告は，被告の手続補正や訂正が，特許請求の範囲を実質的に変更するものであ
ると主張するが，失当である。
　例えば，当業者にとって，「トレハロース」といえば，特に断りのない限り，
α，αトレハロースを指すのであり，これが当業界の常識である。したがって，被
告が，訂正請求において，「トレハロース」を「α，αトレハロース」に変更した
ことが要旨変更となるはずがない。
(2)引用発明１には，「原料の総重量に対し０．１重量％以上のα，αトレハ
ロースを含む」との技術の開示はない。
　上述したとおり，引用刊行物４は，本件発明とは関連性のない技術を記載してい
るのであるから，同刊行物によってトレハロースの含有量を推定しても無意味であ
る。
　原告は，引用発明４にいう「ヨークシャープディング」が本件発明にいう「焼き
菓子」であると主張する。しかし，この主張は誤りである。甲第４５号証によれ
ば，「ヨークシャープディング」は，デザートではなく主食品とされており，デザ
ートが本件発明にいう「焼き菓子」に相当するから，「ヨークシャープディング」
を，本件発明にいう「焼き菓子」とすることはできない。
２　取消事由２（本件発明が引用発明１又は引用発明１ないし４に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであること）について
(1)前述したとおり，本件発明は，トレハロースによる焼き菓子の風味を保持
することを目的とする技術であり，トレハロースによる蛋白の品質を保持すること
（蛋白の変性防止）を目的とする技術である引用発明１及び４とは，技術として全
く異なるものである。
　そして，本件発明の，トレハロースによる焼き菓子の風味を保持する技術は，過
去に存在しておらず，当業者においても，全く想到し得なかったものである。この
ことは，引用刊行物１に，「トレハロースは食品の風味に殆ど影響しない」と記載
されており，著者が，本件発明の，トレハロースによる焼き菓子の風味を保持する
技術に全く気付いていないことからも明らかである。
(2)出願に係る発明の特許請求の範囲をどのような内容のものとして特定する
かは，出願当初の明細書に記載された発明の範囲内で，特許法の規定の下に，特許
庁，異議申立人，無効審判請求人あるいは東京高裁判決との間合いを見ながら，特
許査定までに出願人が適宜判断してゆけばよい事柄である。出願当初の特許請求の
範囲の記載と特許査定時の特許請求の範囲の記載は，前者から後者への移行が禁反
言の原則に反する場合を除き，必ずしも一致していることを要求されていない。
　本件出願の当初明細書には，トレハロースが０．１重量％以上（各実施例１～７
の各表の数値から自明である。）であること，トレハロースにはαα，αβ及びβ
βの３種の異性体があり，α，αトレハロースは天然に存在し，キノコ，カビ，酵
母などに広く分布すること，原料の総重量に対しトレハロースを０．１重量％以上
含ませると風味保持に優れた焼き菓子が提供されることが記載されているから，被
告は，審査段階において，明細書の記載に基づいて，補正によって，特許請求の範
囲を特定したのであり，要旨変更などといわれる筋合いはない。
３　取消事由３（本件発明が，引用発明５と同一であること，あるいは，引用発
明５又は同発明と引用発明６に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のであること）について
　酵母は，一度栄養源として外界から取り込んだ糖類を，加熱から自己の生命
を守り維持するために，生きている限り，菌体内に保持するものであり，これを菌
体外に放出することはしない。糖類の一つであるトレハロースもその例外ではな
く，菌体内に存在したままである。酵母が加熱により乾燥され，ついには死に至っ
ても，トレハロースは，他の糖と同様に菌体内に保持されたままなのである。トレ
ハロースは，菌体外に拡散しないのであるから，酵母の菌体内にトレハロースが何
重量％存在するのかなどという議論や引用刊行物５に開示されるパンやケーキにそ
の酵母が使用されたとしたらどうか，などという議論は，全く意味がない。
４　取消事由４（本件発明が，引用発明７と同一である，あるいは，引用発明７
又は同発明と引用発明８に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので
あること）について
　引用発明７に，本件発明の，トレハロースによる焼き菓子の風味を保持する
技術が開示されていない以上，同発明を本件発明と同一であるとすることができな
いことは，明らかである。引用発明８も，単に市販の菓子のう蝕誘発能を開示して
いるにすぎず，本件発明とは関係がないから，引用発明７と８とを組み合わせて
も，本件発明に思い至ることはあり得ない。
５　取消事由５（明細書の記載不備）について
　原告の「実験報告書」は，本件発明の目的，効果を確認することを意図した
ものではなく，その第１項の「１．目的」に記載されているように，「スポンジケ
ーキは長期間保存のできる焼き菓子であるか否かを確認する。」ことを目的とし
て，スポンジケーキを３０℃に保存してカビの発生を観察したというものである。
したがって，上記実験報告書は，本件発明とは何の関係もない，「カビ発生観察の
記録」にすぎない。審決に違法はない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明が引用発明１と同一であること）について
(1)本件発明１に係る特許請求の範囲の記載が，「α，αトレハロースを原料
の総重量に対して０．１重量％以上含む，焼成またはフライされた米菓類，小麦煎
餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類，ケーキ類またはドーナツ
類。」というものであることは，前記（第２，２）のとおりである。
(2)甲第２６号証によれば，引用刊行物１には，次の記載があることが認めら
れる。
「今日食品工業界が直面している最大の挑戦の一つは，品質を低下させ
ることなく食品を保存することである。糖類のトレハロースによる天然の保護機構
は保存に関わる問題解決の鍵となるであろう。」（訳文１頁４行～６行）
「天然保存料　食品の安定性と安全性は，食品工業界に於いて長年に亙って物理的
あるいは化学的な保存方法が採用されてきた主要な研究である。・・・生体物質は
どの様にして障害なしに乾燥を生き延びているのであろうか？これが，ケンブリッ
ジに設立された，現在，創業４年目の研究企業である，カドラント社の創設者であ
り科学部長であるブルース　ローザ博士を魅了した問題である。単純な二糖類であ
るトレハロースは，普通に存在し，全ての休眠生物で見出されている。」（訳文１
頁７行～２頁１行）
「トレハロースは無毒でカロリーのある二糖類で，キノコ，蜂蜜，ある種の穀物，
ブラインシュリンプやパン酵母で見出されている。」（訳文２頁５～６行），「ト
レハロースは口内でわずかな清涼効果をもつものの，甘味を殆ど感じさせないため
風味にはわずかしか影響しない。」（訳文２頁９行～１０行）
「現在，トレハロースは，パン酵母から抽出されており，試験研究用試薬としての
み利用可能である。」（同４頁２行～３行）
「トレハロースは食品の風味に殆ど影響しないので，数々の食品の保存に使用する
ことができる。クアドラント社は，牛乳，卵，トマトピューレで成功している。ロ
ーザー博士は，新鮮な牛乳はトレハロースを用いて乾燥することが可能であり，ひ
とたび再構成されると，乾燥される前の材料と同じ特性を示すと言っている。牛乳
蛋白は，完全なままで残っているので，再構成された粉末を加熱すれば，表面に変
性した蛋白質の膜が形成される。蛋白の変性防止は，再構成時に良い品質を得るた
めの鍵である。そして，これは卵の乾燥にも当てはまる。」（同４頁１２行～１８
行）
「高エネルギー乾燥食品もまた，トレハロースにより安定化できる，カロリー価の
利用，例えば，牛乳，卵及び新鮮果実の調製品は，高エネルギー飲料のベースとす
ることができる。」（訳文４頁２２行～２４行）
「カドラント社は，現在の乾燥食品の幾つかに対する良くないイメージが，技術を
発展させる最大の障壁となっていると考えている。質の良さ及び簡便さがよりよい
製品群を提供する鍵であり，卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスは，ニー
ズに応じた製品となりうる。蛋白質の構造が保持されていることから，機能も保た
れており，通常の柔らかい組織と褐変の発現が導かれるからである。」（同５頁７
行～１２行）
　引用刊行物１の上記認定の記載によれば，引用刊行物１には，α，αトレ
ハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスが開示さ
れていることが明らかである
(3)甲第２７号証によれば，昭和５７年１２月５日株式会社食品と科学社発行
「食品と科学」増刊号（引用刊行物２）には，次の記載があることが認められる。
「プレミックスとは「Ｐｒｅｐａｒｅｄ　Ｍｉｘ」の略語で，日本プレ
ミックス協会によれば，「ケーキ，パン，惣菜などを簡便に調理できる調整粉で，
小麦粉等の粉類（澱粉を含む）に糖類，油脂，粉乳，卵粉膨張剤，食塩，香料など
を必要に応じて適正に配合したもの」と定義づけている。」（５６頁１段２行～８
行）
「プレミックスは次第にその使用のメリットが認識され，また品種も豊富となり，
一般家庭をはじめ，製パン・製菓業界，飲食業界，総菜業界に広く使用されるよう
になった。」（同段１８行～２段２行）
「プレミックスは通常，水，卵，イースト等を添加するだけで簡便に調理できるこ
とが特徴であるが，近年アメリカにおいては，商品種類の多様化（油脂高配合品，
バラエティ・ブレッドの出現），量産向け適合製品の要望（中種法適合ミック
ス），経済性の追求等の理由により，便用時に小麦粉，油脂，砂糖を添加するタイ
プのプレミックスか登場した。すなわち便用法別のタイプで，次の三種に分類する
ことかできる｡(ｲ)Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｍｉｘ（完全ミックス）・・・」（５８頁３
段３行～４段５行）
「(ｲ)コンプリート・ミックス・・・イーストと水さえ添加すればよいように，パン
を作るに必要な全資材を混合したもの。」（６１頁１段５行～７行）
「現在，わが国で市販されているプレミックスのほとんどはコンプリート・ミック
スであり，一種類のプレミックスを使用して商品のバラエティ化を計る場合や自店
の特徴を打ち出す場合にのみ，使用者側で若干の原材料を加えているのが実情であ
る。」（同段２１行～２７行）
　同書籍の上記記載によれば，「コンプリートケーキミックス」からケー
キ，パン，惣菜など調理することは，本件出願時，周知の事項であったことが認め
られる。
(4)甲第２８号証（特開昭５６－１４４０３８号公報，引用刊行物３）及び弁
論の全趣旨によれば，ケーキミックスの代表的な調理方法として，焼成するという
方法が，本件出願当時，広く知られていたことが認められる。
(5)上記認定の周知の事実を勘案すれば，引用刊行物１には，α，αトレハロ
ースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調理され
る，焼成されたケーキ類が開示されていることが明らかである。
(6)本件発明１と引用発明１とを対比すると，両者は，α，αトレハロースを
含む，焼成されたケーキ類であるという点で一致し，唯一，本件発明１において
は，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上含
む」のに対し，引用発明１においては，含有量が明らかでない点で相違するのみで
ある。この点は，審決も同様に認めているところである。
(7)引用発明１において，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対
して０．１重量％以上含む」ことが自明であるかどうかについて検討する。
(ｱ)「α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含む，
焼成またはフライされた米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカ
ー類，パイ類，ケーキ類またはドーナツ類。」とは，言い換えれば，「α，αトレ
ハロースを含む，焼成またはフライされた米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッ
キー類，クラッカー類，パイ類，ケーキ類またはドーナツ類」のうちで，含まれる
α，αトレハロースの割合が原料の総重量に対して０．１重量％未満であるものを
除いたすべて，ということである。
(ｲ)引用刊行物１の前記認定の記載によれば，トレハロースは，糖類であり
ながら，甘味をほとんど感じさせず，蛋白の変性防止に威力を発揮し，しかも，風
味にほとんど影響しないという，食品の天然保存料として非常に有効な働きをする
ものであることになることが，明らかである。
　そうであるならば，引用刊行物１に開示されている，「コンプリートケーキミッ
クスから調製されるケーキ」に添加されるα，αトレハロースの量が原料の総重量
に対して０．１重量％未満であるというような程度の微量でなければならないと考
えさせるような事情が認められない限り，同刊行物に接した当業者としては，そこ
に，少なくとも，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重
量％以上含む」ものも，記載されていると理解することができるものというべきで
ある。ところが，上記特別の事情が存在したことを認めさせる資料は，本件全証拠
を検討しても見出すことができない。
　したがって，「甲第１号証（判決注・引用刊行物１）には，「α，αトレハロー
スを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調製される
ケーキ」が記載されているに等しいといえるものの，製品たる「ケーキ」中に，
α，αトレハロースが，「０．１重量％以上」含まれているとまではいえないか
ら，本件発明１は，甲第１号証に記載された発明であるとはいえない。」（審決書
８頁９行～１３行）とした審決の認定判断は，誤りというべきである。
　原告の取消事由１の主張は，理由がある。
２　取消事由２（本件発明が引用発明１又は引用発明１ないし４に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであること）について
(1)仮に，原告の取消事由１の主張に理由がないとしても，取消事由２の主張
には理由がある。
　本件発明１と引用発明１とを対比すると，両者は，α，αトレハロースを含む，
焼成されたケーキ類であるという点で一致し，唯一，本件発明１においては，α，
αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上含む」のに対
し，引用発明１においては，含有量が明らかでない点で相違するのみであること
は，前述したとおりである。
　そして，引用発明１に関連して上記１で行った認定の下では，引用刊行物１に接
した当事者は，当事者として備えている応用力をごくわずか働かせさえすれば，引
用発明１におけるα，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重
量％以上含む」ものとすることができたはずである，ということができる。
　当業者が引用発明１を出発点にして本件発明１に想到することが容易であったこ
とは，(2)以下に述べるとおり，引用刊行物４をみるとより明らかとなる。
(2)甲第２９号証によれば，引用刊行物４には，次の事実が記載されているこ
とが認められる。
「トレハロース，すなわちα－Ｄ－グルコピラノシル－α－Ｄ－グルコ
ピラノサイド（判決注・「α，αトレハロース」のことである。）は，植物及び動
物の両方で，乾燥に耐えるある種の生物で見出される天然の非還元性二糖類であ
る。」（訳文２頁２４行～末行）
「一般に，トレハロースの添加量は，食品原料に，例えば，トレハロースと蛋白質
の重量比で，１：２．５～１：１５の比で加えられる。好ましくは，１：２．５～
１：７．５である。従って，例えば，全乳は３．３％の蛋白質を含有しているの
で，１：６．６の重量比となる０．５重量％のトレハロースを添加することによっ
て効果的に安定化することができる。全卵は１２．３％の蛋白質を含有しているの
で，約１：２．５～１：４の重量比となる３重量％～５重量％のトレハロースを添
加することにより安定化することができる。」（訳文３頁５～１１行）
「実施例２　鶏の卵　鶏の生鮮生卵は，特に噴霧乾燥のような高温の脱水に感受性
が高い。できあがった製品は，始発原料に比して有意に性能及び感覚特性で劣って
いる。この実験では，３重量％のトレハロースを鶏の生鮮生卵に添加した。これ
は，卵とトレハロースが均等に混合されるように泡立てることによって行われた。
混合物をガラス乾燥プレートに拡げて，温風乾燥オーブンで乾燥させた。温度は４
５℃～５０℃であった。トレハロースを添加していない標品を調製し，対照品とし
て一緒に乾燥した。標品は全ての水分が除去されるまで乾燥し，卵の固形分のみが
残った。最終的に乾燥卵フレークを，容易に再構成が可能な微粉末を調製するため
に粉砕した。粉末は，冷水を加えて再水和し，理論的に未加工の卵の固形分比に戻
した。トレハロースを含有する標品は，よりなめらかに均質に分散することが認め
られた。卵液は，以下の２つの方法で試験された：」
「１．妙り卵の調製　・・・」
「２．ヨークシャプディングバッターの調製　４０ｇの卵液と４０ｇの小麦粉と１
００ｇ生鮮牛乳及び２ｇの塩からなるバッターを調製した。このバッターを予め加
熱した銅製の容器に入れて，２００℃で２０分間，未処理の乾燥卵を使用した対照
品のバッターと共に焼成した。全ての標品が同じ焼成条件となるように注意を払っ
た。できあがったプディングは，嵩，容積及びテクスチャーを検査した。トレハロ
ースを含有する標品は嵩が増大し，形もより均一であった。食感は対照品に比して
優れていた。　結論　これらの結果は，対照品の蛋白質は実質的に変性していたの
に対して，トレハロースを使用した標品の蛋白質活性は，より生鮮卵に近いもので
あったことを示している。」
(3)引用刊行物４のヨークシャープディングバッターの調製についての記載に
従って調理されたヨークシャープディングに含有するα，αトレハロースの含有量
を計算する。
　卵液中のα，αトレハロースの添加量３重量％
　卵液中４０ｇ中に含有されるα，αトレハロースの重量
４０ｇ×３重量％＝１．２ｇ
　α，αトレハロースを除いたヨークシャー・プディング・バッターの総
重量（卵液４０ｇ＋小麦粉４０ｇ＋生鮮牛乳１００ｇ＋塩２ｇ－α，αトレハロー
ス１．２ｇ）
１８０．８ｇ
　α，αトレハロースを除いたヨークシャー・プディング・バッターの総
重量（１８０．８ｇ）に対するα，αトレハロース（１．２ｇ）の含有率
約０．６６重量％（１．２ｇ÷１８０．
８ｇ）
　上記計算によれば，引用刊行物４に記載されたヨークシャープディングに
含まれるα，αトレハロースの含有量は，０．１重量％以上となっていることが，
明らかである。
(4)一方で，引用刊行物１には，本件発明１にいう「α，αトレハロースを含
む，焼成されたケーキ類」が開示されており，他方で，引用刊行物４には，α，α
トレハロースの含有量が原料の総重量に対して０．１重量％以上である，焼成され
て調理されるヨークシャープディングが開示されているのであるから，当業者のみ
ならず，一般人であっても，ごくわずかの応用力を働かせるだけで，引用刊行物１
及び４に基づいて本件発明１に想到し得たものというべきである。
(5)審決は，「本件発明１は，「作りたての風味が長持ちする」という「焼き
菓子類の風味保持」を，その目的とするものであるところ，甲第１号証乃至甲第４
号証に記載の事項を組み合わせても，「焼き菓子類の風味保持」を目的として，
α，αトレハロースを０．１重量％以上添加するということは導き出すことができ
ないので，本件発明１のような構成を採用することは，当業者が容易に想到し得る
域を超えているといわざるを得ない。」（審決書８頁２４行～２９行）と説示す
る。
(ｱ)本願発明１は，前述したとおり，「α，αトレハロースを原料の総重量
に対して０．１重量％以上含む，焼成またはフライされた米菓類，小麦煎餅類，ビ
スケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類，ケーキ類またはドーナツ類。」と
いう構成のものであるにすぎないから，本件発明が「焼き菓子類の風味保持」を目
的とするものであること自体が，進歩性を肯定することは，およそあり得ないこと
である。本件発明１の進歩性の有無は，引用発明とされるものから本件発明１の上
記構成に至ることに，特許を与えるに値する困難の克服が認められるか否か，自体
によって決められるべき事柄であり，異なった目的の下に，同一の困難を克服して
同一の構成に至ることは，十分あり得ることであるからである。審決の上記判断
は，「焼き菓子類の風味保持」の目的という，それ自体，本件発明１の構成要件に
なり得ないものを構成要件とするに等しく，それだけで，既に，基本的な誤りを犯
すものという以外にない。
(ｲ)特許制度は，「創作」を保護する制度であり（特許法１，２条参照），
「発見」自体は，保護の対象としていない。他方，特定の発明の作用効果は，客観
的には，すべて，当該発明の構成の必然的な結果であり（逆にいえば，当該構成の
必然的な結果でないものを当該発明の作用効果とすることはできない。），構成と
は別の要素として存在し得るものではない。そうだとすると，構成自体は既に公知
となっている発明についてはもちろん，構成自体についての容易推考性の認められ
る発明についても，その作用効果のみを理由に特許性が認められるということは，
本来あり得ないことである，ということもできるであろう。ただ，構成自体につい
ての容易推考性の認められる発明であっても，その作用効果が，その構成を前提に
してなおかつ，その構成のものとして予測することが困難であり，かつ，その発見
も困難である，というようなときに，一定の条件の下に，推考の容易なものである
とはいえ新規な構成を創作したのみでなく，上記のような作用効果をも明らかにし
たことに着目して，推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価して
これに特許性を認めることには，特許制度の目的からみて，合理性を認めることが
できると考えられる。しかし，このような立場に立ったとしても，特許制度は上記
のとおり「創作」を保護するものであって「発見」を保護するものではない，とい
うことを前提にする限り，構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性
を認める根拠となる作用効果は，当該構成のものとして，予測あるいは発見するこ
との困難なものであり，かつ，当該構成のものとして予測あるいは発見される効果
と比較して，よほど顕著なものでなければならないことになるはずである。
　上記の見地に立って，本件発明１の効果を検討する。
(ｳ)甲第２２号証によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の欄には，本件
発明の効果との関連で，次の記載があること，それ以外に記載はないことが認めら
れる。
【産業上の利用分野】
「本発明は，天然の糖類であるトレハロースを含有せしめることで，
作りたての風味が長持ちする焼き菓子の製造方法に関するものである。」（第１段
落）
【従来の技術と本発明が解決しようとする課題】
「焼き菓子類は，製造直後から風味劣化が始まるので，その対策とし
て，たとえばフレーバーを加えて風味補強するあるいは酸素透過性の低い包材を使
った脱酸素材を同封することなどによって酸化抑制することが従来から行なわれて
いる。しかし，フレーバーの添加は，製品本来の風味とはいえずおいしさの質的な
満足感を与えにくくかつフレーバーの劣化による風味低下も著しい。一方，酸化抑
制のための脱酸素材の使用は，油脂を多量に含む製品では確かに効果が期待できる
が，脱酸素材の封入のための装置を必要とするなど不便な点もある。このように，
焼き菓子類の風味保持は技術的に非常に困難な課題であった。」（第２段落）
【課題を解決するための手段】
「本発明では，トレハロースを原料混合時に添加し，好ましくは全配
合量の０．１％以上混合時に加えることにより，後は常法に従い成形し，焼成もし
くはフライするなどして焼き菓子を製造するものである。トレハロースは粉体のま
ま他原料に混合するかあるいは水に溶かしておいて混合しても良い。トレハロース
は，２分子のＤ－グルコースが１，１結合した非還元性２糖類である。結合様式が
α，α，α，β－，β，β－の３種の異性体があるが，天然にはα，α体が存在す
る。キノコ，海藻，カビ，酵母など広く分布し，特に昆虫では主要血糖として存在
しエネルギー源と言われている。・・・トレハロースは上記の如き焼き菓子の原料
混合時に他の原料と同時に粉体又は水に溶かした液状で添加混合する。添加，混合
には格別の手段を要しない。添加量は全原料混合物中０．１％以上とするのが好ま
しい。」（第４，６段落）
【作用】
「トレハロースがどのようにして焼き菓子の風味保持機能発揮するの
かははっきりしないが，焼き菓子の組織内にトレハロースの膜を形成して保護する
のではないかと推定される。」（第８段落）
　また，同号証によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の欄の実施例の
項には，実施例１として，
「表１の配合に基づき，常法により煎餅を試作し，アルミで包装した
ものを３０℃６ケ月保管後，試食したところ以下のごとくトレハロースを添加した
ものの風味がすぐれていた。パネラー２３人中２３人が対照品は煎餅本来の香ばし
さが無くなり商品価値無しと判断した。一方，本発明品は２１人がまだ煎餅本来の
香ばしさを保持しており，十分商品価値があると評価した。」（第９，１０段落）
　実施例２として，
「表２の配合に基づき，常法によりウェハースを試作し，アルミで包
装したものを３０℃３ケ月保管後，試食したところ以下のごとくトレハロースを添
加したものの風味がすぐれていた。パネラー２３人中２３人が，対照品はウェハー
ス本来の風味が無くなり商品価値無しと評価した。一方，本発明品は２１人がまだ
ウェハース本来の風味を保持しており，十分商品価値があると評価した。」（第１
１，１２段落）
　実施例３として，
「表３の配合に基づき，常法によりチョコクッキーを試作し，アルミ
で包装したものを３０℃６ケ月保管後，試食したところ以下のごとくトレハロース
を添加したもののチョコ風味もよく残っており風味がすぐれていた。パネラー２３
人中２３人が対照品はチョコクッキー及びクルミのナッツ感の減退が著しく商品価
値がないと評価した。一方，本発明品は２２人がまだチョコクッキー及びクルミの
ナッツ感があり，クッキー本来の風味を保持しており，十分商品価値があると評価
した。」（第１３，１４段落）
　実施例４として，
「表４の配合に基づき，常法によりクラッカーを試作し，アルミで包
装したものを３０℃６ケ月保管後，試食したところ以下のごとくトレハロースを添
加したものの風味がすぐれていた。パネラー２３人中２１人が対照品はソーダクラ
ッカー本来の風味が無くなり商品価値無しと評価した。一方，本発明品は２１人が
まだソーダクラッカー本来の風味を保持しており，十分商品価値があると評価し
た。」（第１５，１６段落）
　実施例５として，
「表５の配合に基づき，常法によりパイを試作し，アルミで包装した
ものを３０℃６ケ月保管後，試食したところ以下のごとくトレハロースを添加した
ものの風味がすぐれていた。パネラー２３人中２３人が対照品はパイ本来の香ばし
さが無くなり商品価値無しと評価した。一方，本発明品は２２人がまだパイ本来の
香ばしさを保持しており，十分商品価値があると評価した。」（第１７，１８段
落）
　実施例６として，
「表６の配合に基づき，常法によりスポンジケーキを試作し，アルミ
で包装したものを３０℃１０日間保管後，試食したところ以下のごとくトレハロー
スを添加したものの風味がすぐれていた。パネラー２３人中２１人が対照品よりも
本発明品の方がスポンジケーキ本来のカスタード感が良く残っており好ましいと評
価した。残りの２人は同程度に好ましいと評価した。」（第１９，２０段落）
　実施例７として，
「表７の配合に基づき，常法によりドーナツを試作し，アルミで包装
したものを３０℃２週間保管後，試食したところ以下のごとくトレハロースを添加
したものの風味がすぐれていた。パネラー２３人中２２人が対照品よりも本発明品
の方がドーナツ本来の風味，香りが良く残って好ましいと評価した。残りの１人は
同程度に好ましいと評価した。」（第２１，２２段落）
との各記載があり，表１ないし７には，上記煎餅，ウェハース，チョコク
ッキー，クラッカー，パイ，スポンジケーキ，ドーナツについての原料の配合が記
載されていることが認められる。
(ｴ)本件明細書の上記認定の記載によれば，本件明細書に開示されている本
件発明１の効果は，焼き菓子において，α，αトレハロースを含まない場合に比べ
て，作りたての風味がよりよく保持される，というものであり，それ以上のもので
はないことが明らかである。
(ｵ)前記のとおり，トレハロースは，糖類でありながら，甘味をほとんど感
じさせず，蛋白の変性防止に威力を発揮し，しかも，風味にほとんど影響しないと
いう，食品の天然保存料として非常に有効な働きをすることが，引用刊行物１にお
いて既に明らかにされていたのである。そして，風味にほとんど影響しないという
ことの開示は，トレハロースと風味との関連について研究されていたことを物語る
ものである。そうすると，本件発明１は，このような技術水準を背景に，α，αト
レハロースの風味に関する新しい効果の一つを，しかも，既に知られているα，α
トレハロースの上記特性に照らし，予想をはるかに超えるなどとは到底いうことの
できないものを確認したというにすぎない程度のものというべきである。この程度
の効果をもって，構成自体については容易に推考できるものと認められる発明の特
許性（進歩性）の根拠となし得ないことは，論ずるまでもないところである。
　本件発明１に進歩性を認めた審決の認定判断は，効果の点を考慮に入れても，誤
っていることが明らかである。
(6)被告は，本件発明は，トレハロースによる焼き菓子の風味を保持すること
を目的とする技術であり，トレハロースによる蛋白の品質を保持すること（蛋白の
変性防止）を目的とする技術である引用発明１及び４とは，技術として全く異なる
ものであるとし，当業者が引用発明１や２から本件発明に想到することが容易であ
るとはいえない旨主張する。
　しかしながら，上記結論が，異なった目的によって同一の構成に至ることは十分
あり得ることを忘れた誤ったものであることは，既に述べたとおりである。被告の
議論がもし正しいとすれば，全く同一の構成要件の複数の発明につき，それに至っ
た目的という，構成要件には反映されていない，発明者の主観に係る事情の相違に
より，別の特許が認められなければならないことにもなりかねないのである。
　構成要件と必然的なつながりを持たない事由を根拠とする被告の主張は，発明に
ついての基本的な誤解に基づくものというべきである。
(7)以上のとおり，本件発明１が，α，αトレハロースを０．１重量％以上添
加するという構成を具備することによって，焼き菓子類の風味保持という効果を奏
するとしても，特許付与に値する進歩性を認めることはできない。
(8)付言するに，引用刊行物４に，α，αトレハロースの含有量は０．１重量
％以上である，焼成されて作られるヨークシャープディングが開示されていること
は，前述したとおりである。
　甲第４５号証によれば，１９７７年発行「フードマニュファクチャー」６月号２
７頁には，「ファンデンバース（Ｖａｎ　ｄｅｎ　Ｂｅｒｇｈｓ）とユルゲンス
（Ｊｕｒｇｅｎｓ）は，プルフリート（Ｐｕｒｆｌｅｅｔ）にある彼らのケーキミ
ックスの自動配合及び混合プラントの設計の際に，数々の困難に直面した。これら
の困難は全て解決されてきた。５０万￡のプラントは，昨年の９月に始動し，設計
された能力はより高いものであるが，現在，１００トン／週を越える率で稼働して
いる。プラントは，同社のクレイグミラー（Ｃｒａｉｇｍｉ１１ａｒ）部門のため
に，製品を２つの主なラインで生産している：１２．５キロ詰めのべ一カリーミッ
クスと，まかない用（Ｃａｔｅｒｉｎｇ）に，現金と引き換えで販売される３．５
キロ詰である。製品の範囲は広く，均質なミックスと不均一なミックスの両方を含
んでいる。前者は，ショートペストリー，カスタード，スポンジプディング，牛脂
プディング，ヨークシャープディング及びパンケーキのような製品で，全てまかな
い用のサイズである；べーカリーサイズのものは，マディラケーキ，ショウガケー
キ，チョコレートケーキ，種々のパン，ロール及び発酵甘パンミックス及びスコー
ンミックスのような製品からなっている。」（訳文）との記載があることが認めら
れる。
　甲第４５号証の上記認定の事実によれば，少なくとも，「ヨークシャープディン
グ」が「ケーキ類」に該当することは明らかである。
　そうすると，引用発明４は，本件発明１のすべての構成を具備していることにな
る。
　ただし，本件では，原告が，審判段階で，本件発明１と引用発明４との対比にお
ける新規性欠如の主張をしていないから，本判決においては，このことを傍論とし
て述べるにすぎない。
３　本件発明２について
　本件発明２に係る特許請求の範囲の記載が，「米菓類，小麦煎餅類，ビスケ
ット・クッキー類，クラッカー類，パイ類，ケーキ類またはドーナツ類の製造方法
であって，α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含む組成
物を焼成またはフライする工程を含む，方法。」というものであることは，前記
（第２，２）のとおりである。
　本件発明２は，物の発明である本件発明１の構成をすべて含んでおり，方法の発
明の構成となっている点が相違しているのみである。
　そうすると，本件発明１についての上記判断は，本件発明２においても同様に当
てはまることが明らかである。
　本件発明２は，引用発明１及び２に基づき，当業者おいて容易に想到し得たもの
であるから，この点を否定し，本件発明２に進歩性を認めた審決の認定判断が誤っ
ていることは，明らかというべきである。
４　結論
　そうすると，審決の取消しを求める原告の請求は，その余の点について検討
するまでもなく，理由があることが明らかである。そこで，これを認容することと
し，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，
主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　裁判長裁判官山　　下　　和　　明
　　　　　裁判官設　　樂　　隆　　一
　裁判官宍　　戸　　　　　充

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