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平成１１年(行ケ)第２４８号特許取消決定取消請求事件
平成１４年３月１４日口頭弁論終結
判決
　　原　　　　　　告三共株式会社
原　　　　　　告宇部興産株式会社
両名訴訟代理人弁護士品川澄雄
復代理人弁護士吉澤敬夫
訴訟代理人弁理士大野彰夫
同中田泰雄
　　被　　　　　　告特許庁長官　及　川　耕　造
指定代理人山口由木
同大橋良三
同深津弘
同竹林則幸
主文
　原告らの請求を棄却する。
　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
　特許庁が平成１０年異議第７３７６５号事件について平成１１年６月２３日
にした決定を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)原告らは，発明の名称を「８－メトキシキノロンカルボン酸誘導体の製造
中間体」とする登録第２７１６９５２号の特許(以下「本件特許」という。）の特許
権者である。
　本件特許は，前後３回にわたり，元の特許出願の一部について新たな特許出願
（以下「分割出願」ということもある。）がなされた，その最後の出願であり，そ
の経緯は，次のとおりである。
　原告らは，昭和６１年３月３１日，同年９月２４日にした特許出願に基づく優先
権を主張して，昭和６２年３月３０日に特許出願（特願昭６２－７６８９２号）を
し，平成２年６月１２日，これを分割してその一部につき新たな特許出願（特願平
２－１５３３０６号）をし，さらに，平成６年３月２８日，これを分割してその一
部につき新たな特許出願（特願平６－５６９５０号）をし，平成７年９月８日，さ
らにまた，これを分割してその一部につき新たな特許出願（特願平７－２３１３４
３号，以下「本件出願」という。）をしたものである。
(2)特許庁は，本件特許につき，特許異議の申立てを受け，これを平成１０年
異議第７３７６５号事件として審理し，その結果，平成１１年６月２３日，「特許
第２７１６９５２号の特許を取り消す。」との決定をして（以下「本件決定」とい
う。），同年７月１２日，その謄本を原告らに送達した。
２　特許請求の範囲
「１．一般式（ＸＸＸⅠⅠⅠ）
（式中，Ｙ
２
はハロゲン原子を示し，Ｒ
１１
は水素原子または低級アルキル基を
示す）で表される化合物。
２．Ｙ
２
がフッ素原子であり，Ｒ
１１
が水素原子，メチルまたはエチル基である請
求項１に記載の化合物。」
（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項２に係る発明を「本件発明
２」という。）
３　本件決定の理由
　本件決定の理由は，別紙決定書の理由の写しのとおりである。要するに，本
件発明１は，本件出願の出願日前である昭和６１年９月１８日に出願された特願昭
６１－２２０１４９号（以下「先願出願」という。）に係る特許出願の願書に最初
に添付した明細書（以下「先願明細書」という。特開昭６２－２５２７７２号公報
参照）の参考例２に記載された「１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－１，
４－ジヒドロ－８－メトキシ－４－オキソ－３－キノリンカルボン酸」及び「１－
シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－１，４－ジヒドロ－８－メトキシ－４－オ
キソ－３－キノリンカルボン酸エチル」は，本件発明１における一般式（ＸＸＸⅠ
ⅠⅠ）中のＹ
２
がフッ素，Ｒ
１１
が水素又はエチル基である場合の化合物と同一である
と判断し，その結果，特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）
附則１４条に基づいて定められた特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過
措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条１項及び２項に基づき，本件特
許（本件発明１及び２に係る特許）は，拒絶査定をしなければならない特許出願に
対してされたものであるから，これを取り消す，としているもの
である。
第３　原告ら主張の取消事由の要点
　本件決定の理由中，(1)（経緯・本件特許発明）を認め，(2)（本件出願の優
先権主張）のうち３頁６行ないし４頁８行の部分を認め（したがって，「本件特許
に係る出願書類をみると，願書面には，その優先権を主張する旨の記載はないし，
また，その優先権を主張する旨及び先の出願を表示した書面等も提出されていな
い。」（決定書４頁１行～５行）ことは認めるものである。），同頁８行ないし１
７行の部分を争う。(3)（対比・判断）のうち，両発明が同一であることを認め、特
開昭６２－２５２７７２号が本件特許より先願であること及び７頁１７行ないし末
行の部分を争う。(4)（むすび）を争う。
　本件決定は，本件出願は，いわゆる国内優先権の主張を伴う特許出願であるとは
いえないから，特許法４４条２項により，元の特許出願の時（昭和６２年３月３０
日）になされたものとみなされるにとどまると判断し，この判断を前提に，本件発
明１は先願明細書に記載された発明と同一であるとの結論を導き出した。しかし，
本件決定は，優先権主張に関する判断において誤っており，この誤りがその結論に
影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されなければならない。
１　特許法４１条２項及び４４条２項の解釈の誤り
(1)国内優先権の利益を定めた特許法４１条２項は，優先権主張を伴う特許出
願に係る発明のうち，優先権主張の基礎とされた先の出願に記載された発明に関し
て，同法２９条の２，３９条１項等の適用については，優先権主張を伴う特許出願
は当該先の出願の時にされたものとみなす，と規定している。言い換えると，適法
な手続の下に優先権主張を伴ってなされた出願の出願日は，同法２９条の２所定の
先願権等については，先の出願の時に遡及すると規定しているのである。
　一方，分割出願の効果を定めた特許法４４条２項は，分割出願は，元の特許出願
の時にしたものとみなすと規定し，適法な手続の下にされた分割出願は，元の特許
出願の時に遡及すると規定している。
　それぞれ上記のような内容を有する特許法４１条２項及び４４条２項の両規定の
下では，適法な手続の下に分割出願がなされると，その分割出願は，元の特許出願
の時に遡及し，元の特許出願について適法な手続の下に優先権主張がなされていれ
ば，分割出願は，さらに，優先権主張の根拠とされた先の出願の時に遡及すること
になる。
　このことは，本件出願についても当てはまる。昭和６２年３月３０日になされた
特許出願（特願昭６２－７６８９２号）に関し，平成２年６月１２日（特願平２－
１５３３０６号），平成６年３月２８日（特願平６－５６９５０号），平成７年９
月８日（特願平７－２３１３４３号）に，それぞれ適法な手続の下で，順次，元の
特許出願の一部について分割出願をし，また，昭和６２年３月３０日になされた特
許出願については，昭和６１年３月３１日，同年９月２４日にした特許出願に基づ
く優先権主張が適法な手続の下になされているから，本件出願は，昭和６１年３月
３１日になされた特許出願の時に遡及することになる。
　本件出願の出願日は，特許法２９条の２所定の先願権等の関係においては，この
ようにして，昭和６１年９月１８日の先願出願よりも前の出願となるので，先願出
願をもって本件出願を取り消すことはできないのである。
(2)特許法４４条は，元の特許出願の出願人が，元の特許出願の一部について
分割出願をする場合，同法４１条４項所定の優先権主張の手続をしなければならな
いとは規定していない。まして，分割出願の前提となっている，元の特許出願が，
同法４１条４項所定の優先権主張の手続をしているときに，元の特許出願の一部に
ついてなされる分割出願について，重ねて４１条４項所定の優先権主張の手続をな
すべきである，などと規定してはいない。
　特許法４１条４項は，「第１項の規定による優先権を主張しようとする者は，そ
の旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しな
ければならない。」と規定しているものの，ここにいう「特許出願」が「分割出
願」を包含するといっているわけではないから，本項が分割出願にも適用されるの
が当然であるとすることはできない。
　このような状況で，元の特許出願について既に同法４１条４項に従って優先権の
主張をしている場合，その元の特許出願から分割出願をするに当って，改めて優先
権主張の手続を行わなければならないとの解釈を，同法４１条４項及び４４条か
ら，導き出すことはできないというべきである。
(3)分割出願の際に，国内優先権を主張する旨の表示がしてあれば，第三者に
とって便利であることは，事実である。しかし，分割出願の際に，国内優先権を主
張する旨の表示がなくても，元の特許出願において，国内優先権を主張する旨の表
示がしてあれば，元の特許出願に当たることによって容易に優先権主張の有無を判
別することができるから，第三者に不測の損害を与える可能性は，少ないというこ
とができる。また，第三者が，元の特許出願に当たらなければならないことで，過
大の不便さ，煩雑さを強いられるというものでもない。
(4)被告は，分割出願は元の特許出願とは別個独立の出願であるという前提に
立って，分割出願に係る国内優先権主張についても，当然に特許法４１条４項の適
用があり，改めて国内優先権主張の手続をとる必要があると主張し，分割出願は元
の特許出願とは別個独立の出願であることの理由として，審査請求の手続，特許査
定等の授与，明細書の要旨変更の判断，元の特許出願がその分割後に取り下げられ
たときの分割出願への効果を挙げる。
　確かに，被告が挙げる審査請求の手続，特許査定等の授与等の事項に関しては，
分割出願は元の特許出願とは別個独立の出願であるものとして取り扱われている。
しかし，これらの事項において，分割出願が元の特許出願とは別個独立の出願であ
るものとして取り扱われていることには，それぞれの事項毎に，固有の理由がある
のであるから，被告の挙げる事項においてそのように取り扱われているからといっ
て，すべての事項を一括して統一的に取り扱うべきことになるわけではない。事項
毎に個別に，分割出願が元の特許出願と別個独立の出願として取り扱われるべきも
のであるか否かを検討すべきである。
　分割出願において，改めて国内優先権主張の手続を行う必要があるか否かという
ことは，審査請求の手続と同様に，手続的な事項である。そして，分割出願の審査
請求の手続においては，出願人の意思を確認する必要があるのに対して，分割出願
の国内優先権主張の手続においては，出願人の意思は明確であり，改めて出願人の
意思を確認する必要がない。
　そうである以上，分割出願は，国内優先権主張の手続に関する限り，元の特許出
願と別個独立のものということはできないというべきである。
２　パリ条約４条Ｇ(2)の適用の看過
(1)特許法２６条は，「特許に関し条約に別段の定があるときは，その規定に
よる。」と規定しており，この規定によって，「特許出願人は，その分割された各
出願の日付としてもとの出願の日付を用い，優先権の利益があるときは，これを保
有する。」とのパリ条約４条Ｇ(2)の分割出願についての規定は，日本の特許法の一
部を構成するものとなっている。
　したがって，分割出願については，改めて手続をしなくても，優先権の利益を受
けられるのである。
(2)パリ条約４条Ａ(1)は，「優先権を有する」と規定し，パリ条約４条Ｇ(2)
は，「これを（優先権の利益を）保有する」と規定し，もとの（通常の）出願と分
割出願とで，優先権の取り扱いを明確に区別している。
　パリ条約第４条Ａ(1)の「有する」（日本語訳）は，フランス語及び英語で，「ｊ
ｏｕｉｒａ」，「ｅｎｊｏｙ」と表現されており，通常の意味の「保有する」であ
る。これに対して，パリ条約４条Ｇ(2)の「保有する」は，フランス語及び英語で，
「ｃｏｎｓｅｒｖａｎｔ」及び「ｐｒｅｓｅｒｖｅ」と表現されており，「既に存
在するもの，状態をそのまま持続させる」という意味である。
　したがって，パリ条約４条Ｇ(2)の規定は，分割出願について，既に存在する優先
権をそのまま持続保持させるとの規定であり，改めてパリ条約４条Ｄ(1)の手続をし
なくても，優先権の利益を受けられる旨の規定と解すべきである。
３　特許法４４条４項の趣旨の解釈の誤り
　平成１１年５月１４日法律第４１号により新設された特許法４４条４項は，
元の特許出願について提出された国内優先権主張のための書類等を，分割出願と同
時に提出されたものとみなすと規定している。
　しかし，上記改正においては，分割出願について，優先権主張をする旨及び必要
な表示を明示する等の手続をしなくてもよい旨の規定が追加されたのみであり，上
記規定を実効あらしめるための何らの法的措置もとられなかった。したがって，上
記規定は，従前の制度を確認し，明確にしたにすぎないものというべきである。
第４　被告の反論の要点
１　特許法４１条２項及び４４条２項の解釈の誤り，について
(1)特許法４１条４項は，「第１項の規定による優先権を主張しようとする者
は，その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提
出しなければならない。」と規定している。この規定の下では，同条１項による優
先権を主張する手続を行わなかった場合には，特別の定めがない限り，優先権の利
益を享受することはできないと解すべきである。
　分割出願は，後述のとおり，元の特許出願とは別個独立の出願である。したがっ
て，元の特許出願でした手続の効力がそのまま当然に分割出願に承継されるなどと
いうことはあり得ない（その出願の時が元の特許出願の時にまで遡及する効果は，
法の具体的な規定（特許法４４条２項）により付与されているのである。）。そし
て，国内優先権を主張しようとする者が行う特許法４１条４項所定の手続は，出願
に付随してなされるとはいえ，出願とは別個の手続であることも，後述のとおりで
ある。
　原告らは，たとい，分割出願である本件出願に係る元の特許出願において国内優
先権主張の手続を適法にし，適法な分割出願として本件出願をしているとしても，
分割出願である本件出願において，国内優先権主張の所定の手続をしていない以
上，本件出願について国内優先権の利益を享受することはできない。
(2)国内優先権を主張しようとする者は，その旨及び先の出願の表示を記載し
た書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出するか，特許出願の願書にその旨及び
必要な表示を記載することが必要である，とされている（特許法４１条４項及び特
許法施行規則２７条の４参照）。上記国内優先権の利益を享受するための手続は，
出願人の意思のみに委ねられた権利行使の手段であって，出願に付随するとはい
え，これとは別個の，利益享受のみを目的とした手続上の行為であると解されるも
のである。国内優先権の利益を享受するための手続は，出願に付随するとはいえ，
これとは別個の手続上の行為である，と解すべきことは，一度行った優先権主張で
あっても先の出願から１年３か月以内であれば出願人の意思により国内優先権主張
の取り下げができること，国内優先権主張を伴う出願自体を取り下げても，そのま
までは国内優先権主張の手続の効果が存続し，先の出願がみなし取り下げとなるこ
とから，出願人の利便を考慮して，これを防止するために，｢同時に当該優先権の主
張が取り下げられたものとみなす｣との規定(特許法４２条３項)が設けられているこ
とからも，明らかである。
(3)分割による新たな出願は，元の特許出願とは別個独立したものであり，元
の特許出願における手続の効果がこれに当然に承継されるというものではない。分
割出願においても，優先権による利益を受けるためには，そのための手続を，元の
特許出願に伴うものとは別個に，元の特許出願に伴うものと同様に行う必要があ
る。元の出願における手続の効果が分割出願に当然に及ぶものでないことの例とし
ては，出願の審査請求をしなければ，その審査は開始されず，特許査定あるいは拒
絶査定等も，元の特許出願とは独立に行われ，また明細書の要旨変更についても，
元の特許出願を参酌することなく分割出願の当初明細書又は図面を基準として判断
され，元の特許出願がその分割後に取り下げられ，放棄され，無効にされても，分
割出願には何ら影響を及ぼさないことなどを挙げることができる。元の出願におけ
る優先権主張についてもこれらと同じことがいえるのである。そして，このよう
に，分割による出願が，元の特許出願とは別個独立の出願であり，元の特許出願に
おける手続の効果が当然には承継されるものでないために，特許法４４条２項ただ
し書きにおいて，「出願と同時」に手続を行うことが法定されている手続
（発明の新規性の喪失の例外，国内優先権主張及びパリ条約による優先権主張の手
続）を，通常の出願におけると同じように，分割による出願と同時に行い得るよう
に手当しているのである。
２　パリ条約４条Ｇ(2)の適用の看過，について
(1)パリ条約優先権の主張の手続は，特許法４３条に規定されており，国内優
先権の主張の手続についての特許法４１条４項の規定とは明確に区別されている。
さらに，パリ条約４条Ｇ(2)は，分割出願において，改めて優先権主張の手続をとら
なくても，元の特許出願における優先権主張の利益を享受できるとは規定していな
い。
(2)特許法４１条４項にいう優先権主張の基礎とされる出願は，同条１項に規
定する日本国に先にされた出願であり，４項は，国内優先権の利益を享受しようと
する者は，国内優先権を主張する旨及びその日本国に先にされた出願の表示を記載
した書面を特許出願と同時に提出しなければならないことを規定している。
　一方，パリ条約優先権の主張の基礎とされる出願は日本国以外の同盟国に出願さ
れたものであり，パリ条約４条Ｄ(1)前段は，その主張をするための手続として，そ
の出願の日付，その出願された同盟国名を明示した申立てをすべきことを規定して
いる。特許法４３条１項は，これを受けて，パリ条約の同盟国の国名及び出願の年
月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない，と
規定している。
　このように，日本国以外の同盟国に出願された第１国出願を優先権主張の基礎と
するパリ条約優先権主張の手続と国内優先権の主張の手続との間には，適用条文に
相違があるのであり，特許法４３条に規定する前者の手続を特許法４１条４項に規
定する後者の手続で代用し得るものではない。
３　特許法４４条４項の趣旨の解釈の誤り，について
　特許法４４条４項は，「第１項に規定する新たな特許出願をする場合には，
もとの特許出願について提出された書面又は書類であって，新たな特許出願につい
て・・・第４１条第４項・・・の規定により提出しなければならないものは，当該
新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」と規定してい
る。
　この規定が新設される前には，分割出願において，国内優先権の利益を享受しよ
うとする際には，元の特許出願におけると同様に，出願と同時にその所定の手続を
しなければならなかったのに対し，同規定により，上記手続をしなくても，分割出
願と同時に「提出したものとみなす。」ことに変更されたのである。
　改正前においては，分割による分割出願に際して，国内優先権主張の手続を改め
てしなくても，その手続をしたものとみなせるような特別の規定は存在しなかった
からこそ，このよう規定が新設されたのである。
第５　当裁判所の判断
１　特許法４１条２項及び４４条２項の解釈の誤り，について
(1)原告らが，原告らは，昭和６１年３月３１日，昭和６１年９月２４日にし
た特許出願に基づく優先権を主張して，昭和６２年３月３０日に特許出願（特願昭
６２－７６８９２号）をし，平成２年６月１２日，これを分割してその一部につき
新たな特許出願（特願平２－１５３３０６号）をし，さらに，平成６年３月２８
日，これを分割してその一部につき新たな特許出願（特願平６－５６９５０号）を
し，平成７年９月８日，さらにまた，これを分割してその一部につき新たな特許出
願（本件出願）をしたものの，本件出願に当たり，特許法４４条４項による国内優
先権主張の手続をしなかったことは，当事者間に争いがない。
(2)特許法４１条は，いわゆる国内優先権について，１項において，「特許を
受けようとする者は，次に掲げる場合を除き，その特許出願に係る発明について，
その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出
願であって先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した
明細書又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあっては，外国語書面）
に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・」，２項にお
いて，「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優
先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・
に記載された発明についての第２９条，第２９条の２本文，第３０条第１項から第
３項まで，第３９条第１項から第４項まで，第６９条第２項第２号，第７２条，第
７９条，第８１条，第８２条第１項，第１０４条・・・及び第１２６条第４
項・・・の規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時にされたも
のとみなす。」，４項において，「第１項の規定による優先権を主張しようとする
者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に
提出しなければならない。」と，それぞれ規定している。
　上記諸規定によれば，「特許を受けようとする者」は，特許法４１条１項により
国内優先権の主張をすることができるものの，この主張をするためには，その特許
出願に伴って同条４項所定の手続をすることが必要であり，これをしなければ優先
権の利益を享受することができないことが，明らかである。
　一方，特許法４４条は，分割出願につき，１項において，「特許出願人は，願書
に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り，二以上
の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることがで
きる。」と，２項において，「前項の場合は，新たな特許出願は，もとの特許出願
の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第２９条の２に規定する他の
特許出願又は実用新案法第３条の２に規定する特許出願に該当する場合におけるこ
れらの規定の適用並びに第３０条第４項、第３６条の２第２項、第４１条第４項及
び第４３条第１項（前条第３項において準用する場合を含む。）の規定の適用につ
いては、この限りでない。」と規定している。
　分割出願は，特許法４４条１項の，「特許出願人は，願書に添付した明細書又は
図面について補正をすることができる期間内に限り，二以上の発明を包含する特許
出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」との規定に基
づいてなされるものである以上，元の特許出願とは別個の，それ自体独立した特許
出願であると解すべきであるから，元の特許出願における手続の効果がこれに当然
に承継されるということはあり得ないというべきである。そして，同条２項は，分
割出願について本文で，「もとの特許出願の時にしたものとみなす」との遡及効を
定めつつ，さらに，ただし書きによって，同法４１条４項の国内優先権主張の手続
に関しては，分割出願は，「もとの特許出願の時にしたものとみなす」ものとされ
ないことを明らかにしているのである。
　以上によれば，分割出願について国内優先権の主張をしようとする者は，特許出
願をしたのみでは，元の特許出願に伴う国内優先権主張の効果を享受することはで
きず，改めて，同法４１条４項所定の国内優先権主張の手続をとるほかないことが
明らかである。
(3)原告らは，国内優先権の利益を定めた特許法４１条２項は，優先権主張を
伴う特許出願に係る発明のうち，優先権主張の基礎とされた先の出願に記載された
発明に関して，同法２９条の２，３９条１項等の適用については，優先権主張を伴
う特許出願は当該先の出願の時にされたものとみなす，と規定している，言い換え
ると，適法な手続の下に優先権主張を伴ってなされた特許出願は，同法２９条の２
所定の先願権等については，先の出願の時に遡及すると規定しているのである，一
方，分割出願の効果を定めた特許法４４条２項は，分割出願は，元の特許出願の時
にしたものとみなすと規定し，適法な手続の下にされた分割出願は，元の特許出願
の時に遡及すると規定している，それぞれ上記のような内容を有する特許法４１条
２項及び４４条２項の両規定の下では，適法な手続の下に分割出願がなされると，
その分割出願は，元の特許出願の時に遡及し，元の特許出願について適法な手続の
下に優先権主張がなされていれば，分割出願は，さらに，優先権主張の根拠とされ
た先の出願の時に遡及することになる，と主張する。
　分割出願の効果を定めた特許法４４条２項本文が，分割出願は，元の特許出願の
時にしたものとみなすと規定し，適法な手続の下にされた分割出願は，元の特許出
願の時に遡及すると規定していることは，原告らが主張するとおりである。しかし
ながら，前述したとおり，特許法が，ほかならぬその４４条２項のただし書きにお
いて，「ただし、・・・第４１条第４項・・・の規定の適用については、この限り
でない。」と規定して，優先権主張のために必要な手続を定めた規定の適用につい
ては，同法４４条２項本文のみなし規定が適用されないことを明文で定めている以
上，分割出願をするに当たっては，同法４１条４項の国内優先権主張の手続に関し
て，改めて同法４１条４項所定の国内優先権主張の手続をとらない限り，優先権主
張の効果を享受できないことが明らかである。
　原告らの主張は，特許法の明文の規定を無視するものであり，前提において既に
誤っているという以外にない。
(4)原告らは，特許法４４条は，元の特許出願の出願人が，元の特許出願の一
部について分割出願をする場合，同法４１条４項所定の優先権主張の手続をしなけ
ればならないとは規定していない，まして，分割出願の前提となっている，元の特
許出願が，同法４１条４項所定の優先権主張の手続をしているときに，元の特許出
願の一部についてなされる分割出願について，重ねて４１条４項所定の優先権主張
の手続をなすべきである，などと規定してはいない，特許法４１条４項は，「第１
項の規定による優先権を主張しようとする者は，その旨及び先の出願の表示を記載
した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」と規定して
いるものの，ここにいう「特許出願」が「分割出願」を包含するといっているわけ
ではないから，本項が分割出願にも適用されるのが当然であるとすることはできな
い，と主張する。
　しかしながら，前述したとおり，特許法４４条は，２項ただし書きによって，分
割出願をする場合，同法４１条４項所定の優先権主張の手続をしなければならない
と明文で定めているのである。
　原告らの上記主張も，前提において既に誤っているという以外にないものであ
る。
(5)原告らは，分割出願の際に，国内優先権を主張する旨の表示がなくても，
元の特許出願において，国内優先権を主張する旨の表示がしてあれば，元の特許出
願に当たることによって容易に優先権主張の有無を判別することができるから，第
三者に不測の損害を与える可能性は，少ないということができる，また，第三者
が，元の特許出願に当たらなければならないことで，過大の不便さ，煩雑さを強い
られるというものではない，と主張する。
　しかしながら，第三者について原告ら主張のようにいうことが許されるならば，
分割出願に際して，再度，優先権主張をするよう求めることが，出願人に過度の負
担を強いることになるというわけではない，ということも許されるであろう。原告
らの主張するような事情が，分割出願における優先権主張の手続についての上記解
釈の正しさを左右するものとなることは，あり得ないというべきである。
(6)原告らは，分割出願は，国内優先権主張の手続に関する限り，原出願と別
個独立のものということはできない，と主張する。
　しかしながら，前述したとおり，特許法４４条２項ただし書きにおいて，「ただ
し、・・・第４１条第４項・・・の規定の適用については、この限りでない。」と
規定して，同法４４条２項本文の例外規定としているのであるから，特許法が，国
内優先権主張の手続に関し，元の出願と分割出願とを別個独立のものとして取り扱
っていることが明らかである。この規定を無視して，国内優先権主張の手続に関
し，分割出願と元の出願とが別個独立したものではない，ということができないこ
とは，論ずるまでもないところである。
２　パリ条約４条Ｇ(2)の適用の看過，について
　原告らは，特許法２６条は，「特許に関し条約に別段の定があるときは，そ
の規定による。」と規定しており，この規定によって，「特許出願人は，その分割
された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い，優先権の利益があるときは，
これを保有する。」とのパリ条約４条Ｇ(2)の分割出願についての規定は，日本の特
許法の一部を構成するものとなっている，したがって，分割出願については，改め
て手続をしなくても，優先権の利益を受けられる，と主張する。
　工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約（以下「パリ条
約」という。）４条Ｇ(2)は，「特許出願人は，また，自己の発意により，特許出願
を分割することができる。この場合においても，特許出願人は，その分割された各
出願の日付としてもとの出願の日付を用い，優先権の利益があるときは，これを保
有する。各同盟国は，その分割を認める場合の条件を定めることができる。」と規
定しており，上記規定によれば，特許出願人は，分割出願について，元の特許出願
のときに遡及し得る利益を保有するとされているものの，そのような優先権を伴う
分割出願を認める条件については，同盟国の立法にゆだねられていることが明らか
である。
　このように，特許法２６条が，「特許に関し条約に別段の定があるときは，その
規定による。」と規定しているとしても，そもそも，パリ条約４条Ｇ(2)から，分割
出願については，改めて手続をしなくても，当然に優先権の利益を受けられるとの
解釈を導き出すことはできず，優先権を伴う分割を認めるための条件をどのような
ものとするかは，各国の国内法にゆだねられているのである。原告らの主張は，採
用できない。
３　特許法４４条４項の趣旨の解釈の誤り，について
　原告らは，新設された現行特許法４４条４項は，元の特許出願について提出
された国内優先権主張のための書類等は，分割出願と同時に提出されたものとみな
すと規定している，しかし，上記改正においては，分割出願について，優先権主張
をする旨及び必要な表示を明示する等の手続をしなくてもよい旨の規定が追加され
たのみであり，上記規定を実効あらしめるための何らの法的措置もとられなかっ
た，したがって，上記規定は，従前の制度を確認し，明確にしたにすぎないものと
いうべきである，と主張する。
　原告らの「上記規定を実効あらしめるための何らの法的措置もとられなかった」
との主張が何を意味しているのか，必ずしも明らかではない。
　しかしながら，現行特許法４４条４項を規定することによって，平成１２年１月
１日以降にされた分割出願については，結果として，改めて特許法４１条４項の定
める手続をしなくてもよいとされることになったのであり，その意味で，同規定が
実効あるものであることは，明らかである。また，同規定が，分割出願の形で行わ
れる特許出願に当たって特許法４１条所定の優先権主張をするためには，改めて同
条４項の規定する手続をとらなければならないことを前提として設けられたもので
あることは，その文言自体で明らかである。原告らの主張は，採用できない。
４　結論
　以上によれば，原告ら主張の取消事由は，いずれも理由がないことが明らか
であり，その他本件決定にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで，原
告らの本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７
条，民事訴訟法６１条，６５条１項本文を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　裁判長裁判官山下和明
　　　　　裁判官設樂隆一
裁判官宍戸充

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