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平成１６年（ネ）第２９９５号　通常実施権抹消登録請求控訴事件（原審・東京地
方裁判所平成１５年(ワ)第２６２９７号）（平成１６年９月１５日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　控訴人　　　　　　　　株式会社林物産
　控訴人　　　　　　　　株式会社シンシンブロック
両名訴訟代理人弁護士　増田英男
同補佐人弁理士　　　　西　　　良　久
　　　　　　　被控訴人　　　　　　　株式会社明治ゴム化成
　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　釘　澤　一　郎
同　　　　　　　　　　釘　澤　知　雄
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　本件各控訴を棄却する。
　控訴人株式会社林物産の当審において追加した予備的請求を棄却す
る。
　当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　控訴人らの求めた裁判
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は，控訴人株式会社林物産（以下「控訴人林物産」という。）に対
し，原判決別紙登録目録記載１の通常実施権について，契約解除を原因とする抹消
登録手続をせよ。
３　被控訴人は，控訴人株式会社シンシンブロック（以下「控訴人シンシンブロ
ック」という。）に対し，原判決別紙登録目録記載２の通常実施権について，契約
解除を原因とする抹消登録手続をせよ。
４　被控訴人は，控訴人林物産に対し，同控訴人が特許庁に対し別紙審判請求書
のとおり訂正審判請求をすることを承諾せよ（当審において追加した予備的請
求）。
５　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
　本件は，後記本件特許権の特許権者及び専用実施権者である控訴人らが，本
件特許権の通常実施権者である被控訴人に対し，被控訴人が控訴人らの訂正審判請
求について承諾をしなかったことは，通常実施権設定契約の協力条項に違反すると
して，契約解除を原因とする通常実施権設定登録の各抹消登録手続を求めた事案で
あり，控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決に対し，控訴人らがその取消しを
求めて控訴したものである。
　当審において，控訴人らは，原審において主張した請求原因事実の一部（原
判決第２の２(2)）を撤回し，他方，控訴人林物産は，被控訴人に対し，特許庁に対
する訂正審判請求についての承諾を求める請求を予備的に追加した。
　本件の前提となる事実，争点及びこれに関する当事者の主張は，次のとおり
訂正の上，当審における主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」欄の「第
２　事案の概要」のとおりであるから，これを引用する。
１　原判決の訂正
(1)　原判決２頁１２行目の「特許第１７５２６１７号特許（以下」を「発明の
名称を『雨水等の貯留浸透タンク』とする特許第１７５２６１７号発明（昭和６２
年５月２３日出願，平成５年４月８日設定登録，以下『本件発明』，その特許を」
に改める。
(2)　同３頁下から２行目と末行との間に次のとおり挿入する。
「(5)　訂正審判請求
　控訴人林物産は，平成１６年１月３０日，特許庁に対し，別紙審判請
求書のとおりの訂正審判請求（以下『本件訂正審判請求』という。）をしたが，被
控訴人の承諾書が未提出であることから，本件訂正審判請求に係る審判事件（訂正
２００４－３９０２３号）の手続は，同年３月１日，本件訴訟事件の結論が出るま
で中止されることとなった。」
(3)　同４頁３行目「違反するか」の後に「（主位的請求関係）」を加え，同頁
４行目の「被告が」から５行目の「当たるか。」までを，「被控訴人には，控訴人
林物産が本件特許につき訂正審判請求をすることを承諾すべき義務があるか（控訴
人林物産の予備的請求関係）。」に改め，同５頁２行目から同頁下から２行目まで
及び同６頁下から５行目から７頁３行目までを削る。
(4)　同４頁２行目～３行目の「本件契約の協力条項」並びに同頁７行目～８行
目及び同６頁７行目の「本件契約の協力事項」を，いずれも「本件協力条項」に改
める。
２　控訴人らの主張
(1)　争点１（本件協力条項違反の有無・主位的請求関係）について
ア　積水化学工業の無効審判請求は，同社が，本件特許権を侵害する「レイ
ンステーション」という製品を販売するため，その前提として行われたものである
から，上記無効審判請求がされ，特許庁により本件特許を無効とする旨の審決がさ
れたという事態は，正に，本件協力条項にいう「本件特許権を侵害するおそれがあ
るとき」に該当するというべきである。そして，そのように「本件特許権を侵害す
るおそれ」が存在する以上，控訴人林物産が，その予防のため，上記無効審決に対
する対抗措置として行う訂正審判請求について，被控訴人が，「可能な範囲での協
力義務」として，同請求を承諾すべき義務を負うことは当然である。
イ　本件契約は，単なる通常実施権の設定契約ではなく，控訴人らと被控訴
人とが，特許庁における判定２００１－６００３３号事件の結果，すなわち，被控
訴人の販売する雨水貯留用充填体「アクアトラップ」（以下「被控訴人製品」とい
う。）が本件発明の技術的範囲に属するとの判断を前提とし，両者間の紛争を解決
するために締結した和解契約である。したがって，本件契約は，被控訴人が本件特
許の有効性を認め，将来，その有効性を争わないことをその内容としているもので
あるから，被控訴人には，本件特許の維持に協力すべき強度の義務がある。
(2)　争点２（被控訴人の承諾義務の有無・控訴人林物産の予備的請求関係）に
ついて
ア　特許法１２７条が，特許権者の訂正審判請求につき通常実施権者などの
承諾を要件としたのは，特許権者が誤解に基づき不必要な訂正審判請求をしたり，
過剰な範囲の訂正を請求したりすること等により，通常実施権者などが不測の損害
を被らないようにするためである。したがって，通常実施権者は，諾否をすべて自
由に決定することができるものではなく，上記不測の損害を被る事態が存在しない
限り，特許権者の訂正審判請求に対する承諾義務があると解すべきである。
イ　本件訂正審判請求には，以下のとおり，被控訴人に対し損害を被らせる
事情は何ら存在せず，信義則上，承諾義務を認めるべき事情が存在するから，被控
訴人には，特許法１２７条の上記法意及び信義則に基づき，本件訂正審判請求を承
諾すべき義務がある。
(ア)　被控訴人製品は，控訴人らから本件特許権の実施許諾を受けたこと
により，平成１３年１月２６日，社団法人雨水貯留浸透技術協会（以下「雨水協」
という。）の技術評価認定を受け，大幅にその販売成績を伸ばすことができた。
(イ)　近時，本件特許権を侵害する有力な競合品が登場してきており，仮
に本件特許が無効とされれば，これらの競合品は自由に販売できることになるか
ら，控訴人ら及び被控訴人は厳しい価格競争を余儀なくされ，経済上大きな打撃を
被るおそれが大きい。
(ウ)　本件特許について無効審決がされている以上，特許請求の範囲を減
縮しなければ，本件特許の無効が確定する蓋然性は極めて高い。被控訴人が本件訂
正審判請求を承諾しない場合には，控訴人らは，存続する可能性の高い本件特許権
をすべて失うことになり，その不利益は極めて大きい。
(エ)　本件訂正審判請求に係る訂正は，無効審判で公知事実として認定さ
れた「ニダプラスト」の構造を特許請求の範囲から除外し，独立特許要件を満たす
ようにするためのものであり，これにより，被控訴人の通常実施権者としての地位
には何らの影響も及ぼさず，被控訴人は，従前同様に被控訴人製品の販売を継続で
きる。すなわち，被控訴人にとって，本件訂正審判請求を承諾することは，利益に
なりこそすれ，何ら不利益になるものではない。
(オ)　被控訴人は，訂正内容がどのようなものであっても，訂正審判請求
を承諾する意思を一切有しない。このような被控訴人の態度は，訂正審判請求につ
いて，通常実施権者の承諾を要件としている制度を濫用して，控訴人林物産から，
無効審決に対する対抗手段を違法に奪うものである。
(カ)　本件契約は，上記(1)のとおり，控訴人らと被控訴人との間の本件特
許をめぐる紛争に関し，和解契約として締結されたものであり，被控訴人には，本
件特許権を維持，存続させるべき強度の義務がある。
３　被控訴人の主張
(1)　争点１（本件協力条項違反の有無・主位的請求関係）について
ア　本件契約の１１条１項（本件協力条項）は，第三者から本件特許権が侵
害又は侵害されるおそれがあるときに，基本的には，控訴人らに対し，その排除又
は予防に努める義務を課した規定である。すなわち，同項は，第三者が本件特許権
を侵害し又は侵害するおそれがある等の事態が生じた場合には，通常実施権者であ
る被控訴人を防御するために，控訴人らが当該侵害行為を排除する義務を負う旨を
約した規定というべきであり，控訴人らが本件特許権を侵害する第三者に対し侵害
訴訟の提起等をする場合において，侵害態様や被害態様の主張，立証等のために被
控訴人の協力が必要なときに，被控訴人が，可能な範囲でこれに協力すべき義務を
定めたものにすぎず，訂正審判請求につき承諾すべき義務を含むものではない。無
効審判及び審決取消訴訟と侵害訴訟とは，制度及び趣旨を異にし，無効審決の確定
を阻止するために本件特許について訂正審判請求をすることと，本件特許権の侵害
に対する「排除又は予防」行為とを同視することはできない。実務上も，このよう
な疑義が生じることに備えて，通常実施権の設定契約において，侵害訴訟に関する
規定とは別に，無効審判や訂正審判に関する規定を設けるのが一般的であり，本件
契約では，あえて，そのような趣旨の規定が盛り込まれていない以上，本件協力条
項をもって，その趣旨をも含む規定であると解するのは論理的にも無理である。
イ　控訴人らは，積水化学工業の無効審判請求は，同社が本件特許権を侵害
する「レインステーション」という製品を販売するため，その前提として行われた
ものである旨主張するが，積水化学工業が本件特許について無効審判を請求し，特
許庁において本件特許について無効審決がされたことが，本件協力条項にいう「本
特許・・・を第三者が侵害し又は侵害のおそれがあるとき」に該当しないことは，
上記アに照らして明らかである。そればかりでなく，上記無効審判請求に係る無効
審判請求事件（無効２００２－３５３２６号事件，以下「別件無効審判請求事件」
という。）において，控訴人林物産が，積水化学工業との間で，本件特許に関し
て，特許権の侵害などの問題が生じたことはない旨主張していること（乙１３）と
も矛盾する。
ウ　控訴人らは，また，本件契約は単なる通常実施権の設定契約ではなく，
本件特許をめぐる控訴人らと被控訴人との間の紛争を解決するために締結した和解
契約であるから，被控訴人には，本件特許の維持に協力すべき強度の義務がある旨
主張する。しかしながら，本件契約は和解契約ではないし，仮に，和解の趣旨が盛
り込まれているとしても，通常の場合に比べて強度の義務が生じるとする根拠が不
明であり，控訴人らの上記主張には論理の飛躍がある。
(2)　争点２（被控訴人の承諾義務の有無・控訴人林物産の予備的請求関係）に
ついて
ア　控訴人林物産は，特許法１２７条の法意を根拠に，被控訴人には本件訂
正審判請求を承諾すべき義務がある旨主張するが，独自の見解にすぎず，失当であ
る。
　また，本件訂正審判請求が認められ，本件特許権に係る特許請求の範囲
が減縮されると，被控訴人製品を使用した雨水貯留浸透施設のみが本件発明の技術
的範囲に属することになり，他社の製品を使用したものはその技術的範囲に属しな
いこととなるものと考えられる。その結果，被控訴人のみが本件特許権に縛られ，
既存の競合企業との競争力が著しく低下するおそれがあるばかりでなく，新たな企
業の参入によって事業が脅かされるおそれもある。したがって，仮に，控訴人林物
産の主張する論理に従ったとしても，被控訴人は，本件訂正審判請求により重大な
損害を被るおそれがあることから，本件訂正審判請求を承諾すべき義務を負わない
ことは明らかである。
イ　控訴人林物産は，信義則上，本件訂正審判請求について承諾義務を認め
るべき事情が存在する旨主張するが，むしろ，控訴人らの行為こそ，本件契約違反
ないし信義則違反に該当するというべきであり，被控訴人が控訴人林物産の本件訂
正審判請求を承諾しないことが，信義則に違反しないことは明らかである。すなわ
ち，被控訴人は，控訴人林物産が別件無効審判請求事件において主張したとおり，
積水化学工業の無効審判請求には理由がないものと考え，審決取消訴訟において
も，同様の主張によって，現状の特許請求の範囲のまま，本件特許についての無効
審決を取り消すことが可能であると判断し，控訴人らに対してその旨の要請（甲
５）をした。本件契約（甲２）の１９条は，「本契約書に定めのない事項又は本契
約条項の解釈について疑義が生じたときは・・・誠意をもって協議のうえ，円満に
解決する」旨定めているから，控訴人らは，訂正審判請求の可否について，「誠意
をもって協議のうえ，円満に解決する」義務がある。にもかかわらず，控訴人ら
は，被控訴人の上記要請を無視して，被控訴人に対し，和解金又は既払実施料の全
部又は一部の返還，実施料の免除ないし減額といった条件を一切提示することもな
く，一方的に，本件契約の解除通告を発し，自らの利益のみを考えて，訂正審判請
求により解決を図ろうとしたものである。
ウ　控訴人林物産の上記２(2)イの主張は，以下のとおり，いずれも失当であ
る。
(ア)　控訴人林物産は，被控訴人製品は控訴人らから本件特許権の実施許
諾を受けたことにより，雨水協の技術認定評価を受け，販売実績を伸ばすことがで
きた旨主張するが，被控訴人が雨水協の技術評価認定を受けたのは，本件契約の締
結前であるから，時系列的に誤りである。
(イ)　控訴人林物産は，本件特許が無効とされれば，控訴人ら及び被控訴
人は経済上大きな打撃を被る可能性が大である旨主張する。しかしながら，仮に，
本件特許が無効となった場合，控訴人らは被控訴人から実施料の支払を受けられな
くなるという経済的損失を受けるとしても，通常実施権者である被控訴人は，実施
料の支払を免れるという利益がある上，自由競争となった後も，先行企業として競
争上優位な地位にあるから，被控訴人が経済上大きな打撃を被るおそれがあるとい
うことはできない
(ウ)　控訴人林物産は，被控訴人が本件訂正審判請求を承諾しない場合に
は，控訴人らは，存続する可能性の高い本件特許権をすべて失うことになり，その
不利益は極めて大きい旨主張する。しかしながら，本件特許につき無効審判を請求
され，無効審決がされた原因は，控訴人らが積水化学工業に対する対応を誤ったこ
とにあるし，また，本件契約において，侵害訴訟に関する規定とは別に，無効審判
や訂正審判に関する規定を盛り込まなかったことも，控訴人ら自身の過失である。
したがって，仮に，控訴人らが，本件特許権をすべて失うことになったとしても，
自らの過失が招いた結果であり，当然，控訴人らが甘受すべきものである。
(エ)　控訴人林物産は，被控訴人にとって，本件訂正審判請求を承諾する
ことは，利益になりこそすれ，何ら不利益になるものではない旨主張するが，本件
訂正審判請求に係る訂正により，被控訴人が重大な損害を被るおそれがあること
は，上記アのとおりである。
(オ)　控訴人林物産は，訂正審判請求につき一切承諾しない被控訴人の態
度は，訂正審判請求について通常実施権者の承諾を要件としている制度を濫用し
て，控訴人林物産から，無効審決に対する対抗手段を違法に奪うものである旨主張
するが，上記イのとおり，被控訴人の対応には非難されるべき点はない。
(カ)　控訴人林物産は，本件契約は，和解契約として締結されたものであ
り，被控訴人には，本件特許権を維持，存続させるべき強度の義務がある旨主張す
るが，これが失当であることは，上記(1)ウのとおりである。
第３　当裁判所の判断
１　争点１（本件協力条項違反の有無・主位的請求関係）について
(1)　本争点に関する当裁判所の判断は，次のとおり控訴人らの当審における主
張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」欄の「第４　当裁判所
の判断」の「１」の「(1)」及び「(2)ア」のとおりである（ただし，原判決８頁下
から２行目の「本件契約の協力事項」を「本件協力条項」に改める。）から，これ
を引用する。
(2)　控訴人らの当審における主張について
　控訴人らは，①積水化学工業の無効審判請求は，同社が本件特許権を侵害
する「レインステーション」という製品を販売するため，その前提として行われた
ものであるから，上記無効審判請求がされ，特許庁により本件特許を無効とする旨
の審決がされたという事態は，正に，本件協力条項にいう「本件特許権を侵害する
おそれがあるとき」に該当する，②本件契約は単なる通常実施権の設定契約ではな
く，被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するとの特許庁による判定の結果を
前提とし，控訴人らと被控訴人との間の紛争を解決するために締結した和解契約で
あるから，本件契約は，被控訴人が本件特許の有効性を認め，将来，その有効性を
争わないことをその内容としているものであり，被控訴人には，本件特許の維持に
協力すべき強度の義務がある旨主張する。
ア　まず，上記①の主張については，仮に，控訴人らが主張するとおり，積
水化学工業の無効審判請求が「レインステーション」という製品を販売する前提と
なるものであり，かつ，当該製品が本件発明の技術的範囲に属するものであったと
しても，そもそも，無効審判請求が認容され，本件特許の無効が確定すれば，当該
製品の販売行為等は本件特許権を侵害するものということはできないのであるか
ら，無効審判請求をする行為を特許権の侵害行為と同視することができるものでな
いことは明らかである。
イ　次に，上記②の主張についてみると，確かに，本件契約（甲２）におい
ては，その冒頭に，「株式会社林物産・・・，株式会社シンシンブロック・・・及
び株式会社明治ゴム化成・・・とは，雨水等の貯留浸透施設・・・の普及を図るた
めに，判定２００１－６００３３号の結果を尊重して特許紛争について和解するに
あたり，次のとおり契約を締結する」と記載され，また，第４条において，被控訴
人が，控訴人シンシンブロックに対し，「和解金」として３０００万円を支払う旨
が規定されていることなどからすれば，本件契約は，タキロン株式会社（以下「タ
キロン」という。）を請求人，被控訴人林物産を被請求人とする特許庁の判定２０
０１－６００３３号事件において，タキロンの実施する雨水貯留浸透槽（被控訴人
製品を使用するものであると推認される。）が本件発明の技術的範囲に属する旨の
判定（乙１）がされたことを受けて，控訴人らと被控訴人との間において，本件特
許をめぐる紛争を解決するために締結された和解契約としての性質を有するもので
あると認められる。
　控訴人らは，上記のとおり，本件契約が和解契約であることから，本件
契約は，被控訴人が本件特許の有効性を認め，将来，その有効性を争わないことを
その内容としているものであると主張する。しかしながら，上記認定に係る経緯及
び上記(1)において引用する原判決の認定事実（原判決７頁，第４の１(1)ア）に照
らせば，本件契約において，被控訴人が，和解のための互譲として，被控訴人製品
が本件発明の技術的範囲に属することを認め，これを争わない旨合意したことは推
認することができるにしても，それを超えて，本件契約が本件特許をめぐる紛争を
解決するための和解契約であるということのみから，被控訴人が本件特許の有効性
を認め，将来，その有効性を争わないことまでも，本件契約の内容となっていると
解することはできない。したがって，控訴人らの上記②の主張は，その前提におい
て誤りというほかはない。
(3)　以上によれば，被控訴人が控訴人らの訂正審判請求について承諾をしなか
ったことは，本件協力条項に違反するものではないというべきである。
２　争点２（被控訴人の承諾義務の有無・控訴人林物産の予備的請求関係）につ
いて
(1)　控訴人林物産は，特許法１２７条が，特許権者の訂正審判請求につき通常
実施権者などの承諾を要件としたのは，特許権者が誤解に基づき不必要な訂正審判
請求をしたり，過剰な範囲の訂正を請求したりすること等により，通常実施権者な
どが不測の損害を被らないようにするためであるから，通常実施権者は，諾否をす
べて自由に決定することができるものではなく，上記不測の損害を被る事態が存在
しない限り，特許権者の訂正審判請求に対する承諾義務があると解すべきであり，
本件訂正審判請求には，被控訴人に対し損害を被らせる事情は何ら存在せず，信義
則上，承諾義務を認めるべき事情が存在するから，被控訴人には，特許法１２７条
の上記法意及び信義則に基づき，本件訂正審判請求を承諾すべき義務がある旨主張
する。
(2)　本件契約（甲２）における本件協力条項が，被控訴人に対し，訂正審判請
求を承諾すべき義務を課するものとは解されないことは，上記１において引用する
原判決の判示（原判決７頁～８頁，第４の１(2)）のとおりであり，他に，本件契約
上，被控訴人の承諾義務を定めた規定は見当たらないから，以下，明文の規定がな
いにもかかわらず，被控訴人に対し，控訴人林物産の主張に係る承諾義務を認める
ことができるか否かについて，検討する。
　特許権について通常実施権の設定を受けた者が，当然に実施許諾を受けた
特許の有効性を争うことができないとすると，無効理由を含む特許の実施をした場
合であっても実施料の支払等の不利益を甘受しなければならなくなる不合理を生じ
る。したがって，一般に，通常実施権者であっても，特許の有効性を争わない等の
合意がされるなど特段の事情がない限り，通常実施権の設定契約を締結したこと自
体から当然に不争義務を負うものではなく，当該実施許諾の基礎となった特許の有
効性を争うことは許されるものと解されるところ，上記１(2)イで判示したところか
らも明らかなとおり，本件契約について，これと別異に解すべき特段の事情は見当
たらない。このように，通常実施権者自らが特許の有効性を争うことが許される以
上，実施許諾の基礎となった特許につき，第三者が無効審判を請求した場合におい
て，特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求について，通常実施
権者が承諾をしないことも，それ自体，直ちに信義則違反等の問題を生じさせるも
のでないことは明らかである。
　そして，本件契約は，１１条１項（本件協力条項）において，第三者によ
る本件特許権の侵害に対し，控訴人らの排除又は予防の義務及びそれに対する被控
訴人の協力義務を規定しているにもかかわらず，第三者から無効審判を請求された
場合の取扱いや，その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱い
については，特段の規定を置いていない。加えて，上記１(2)イのとおり，本件契約
においては，和解のための互譲として，被控訴人が，被控訴人製品が本件発明の技
術的範囲に属することを認め，これを争わない旨合意したことは推認することがで
きるにしても，被控訴人が本件特許の有効性を確定的に認めることまでが，本件契
約の内容となっているとまでは解されない。こうした点にかんがみると，本件契約
締結時の当事者の合理的意思としては，訂正審判請求に対する被控訴人の承諾につ
いては，特に取扱いを定めず，文字どおり，フリーハンドの状態に置いたものと解
するのが相当であり，以上によれば，被控訴人には，控訴人林物産の本件訂正審判
請求を承諾すべき義務はないというべきである。
(3)　これに対し，控訴人林物産は，上記のとおり，特許法１２７条の法意から
すれば，通常実施権者は，諾否をすべて自由に決定することができるものではな
く，不測の損害を被る事態が存在しない限り，特許権者の訂正審判請求に対する承
諾義務があると解すべきである旨主張する。
　確かに，控訴人林物産がその主張の根拠とする平成１３年８月２０日発明
協会発行「工業所有権法逐条解説〔第１６版〕」（甲２０，以下「逐条解説」とい
う。）には，「もともと訂正審判の請求は，当該特許権に対して無効審判を請求し
てくることに対する防禦策と考えれば，その特許権についての・・・通常実施権
者・・・にとって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが，
実際には特許権者が誤解にもとづいて不必要な訂正審判を請求することもあり，ま
た瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考
えられ，そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので，一応訂正審
判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないことと
したのである」（３３６頁）との記述がある。しかしながら，特許権者と通常実施
権者との間において，特許の有効性について紛争がある場合はもとより，特許の有
効性については全く白紙の状態である場合であっても，特許が無効となることによ
り，通常実施権者は，実施料を支払うことなく，当該技術を自由に使用することが
できるという利益があることは明らかであるから，そのような場合，「訂正審判の
請求は，当該特許権に対して無効審判を請求してくることに対する防禦策と考えれ
ば，その特許権についての・・・通常実施権者・・・にとって利益になることはあ
っても不利益になることはない」ということはできないから，逐条解説の上記記述
は，専ら，通常実施権者が特許の有効性を自認するなど，特許権者と通常実施権者
との間で特許の有効性について争いがないことが明らかな場合を念頭に置いたもの
であると解するのが相当である。
　そうすると，上記のとおり，控訴人らと被控訴人との間において，本件特
許の有効性について争いがないことが明らかであるということはできない本件にお
いては，特許法１２７条の規定ないし法意は，被控訴人に本件訂正請求を承諾すべ
き義務を認める根拠とはならないというべきである。
(4)　さらに，控訴人林物産は，信義則上，本件訂正審判請求について承諾義務
を認めるべき事情が存在する旨主張し，①本件特許権の実施許諾を受けたことによ
り，被控訴人製品が雨水協の技術評価認定を受け，販売実績を伸ばすことができた
こと，②本件特許が無効とされれば，控訴人ら及び被控訴人は経済上大きな打撃を
被るおそれが大きいこと，③被控訴人が本件訂正審判請求を承諾しない場合には，
控訴人らは，存続する可能性の高い本件特許権をすべて失うことになり，その不利
益は極めて大きいこと，④被控訴人にとって，本件訂正審判請求を承諾すること
は，利益になりこそすれ，何ら不利益になるものではないこと，⑤訂正審判請求に
つき一切承諾しない被控訴人の態度は，訂正審判請求について通常実施権者の承諾
を要件としている制度を濫用して，控訴人林物産から，無効審決に対する対抗手段
を違法に奪うものであること，⑥本件契約は，控訴人らと被控訴人との間の本件特
許をめぐる紛争に関し，和解契約として締結されたものであり，被控訴人には，本
件特許権を維持，存続させるべき強度の義務があることを挙げる。
　しかしながら，上記①の主張については，被控訴人製品が雨水協の技術評
価認定を受けたのが平成１３年１月２６日であり（甲１５），本件契約の締結日が
平成１４年１月１６日であること（甲２）からすれば，そもそも，本件特許権の実
施許諾を受けたことと雨水協の技術評価認定との間には何らの因果関係も認められ
ず，失当というほかはないし，上記②及び④の主張については，上記(3)のとおり，
通常実施権者である被控訴人においては，本件特許が無効となることにより，実施
料を支払うことなく，当該技術を自由に使用することができるという利益があるこ
とは明らかであるから，その主張の前提自体，採用し難いものというべきである。
また，上記③の主張については，被控訴人が本件訂正審判請求を承諾しない結果，
別件無効審判請求事件に係る無効審決が確定することとなれば，控訴人らが大きな
損害を被るであろうことは，控訴人林物産の主張するとおりであるにしても，本件
契約の締結に際し，第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや，その際の防
御手段としての訂正審判請求の取扱いについては，特段の規定を置かないという選
択をした以上は，控訴人らがそのような不利益を受けることもやむを得ないという
ほかはない。さらに，上記⑤及び⑥の主張が失当であることは，上記(2)及び(3)に
おいて判示したところから明らかというべきであるから，結局，控訴人林物産の上
記主張は採用の限りではない。
(5)　以上のとおり，控訴人林物産の主張に係る特許法１２７条の法意及び信義
則を考慮しても，被控訴人に本件訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることはで
きないというべきである。
３　結論
　以上によれば，控訴人らの被控訴人に対する本件契約の解除に基づく通常実
施権設定登録の各抹消登録手続請求（主位的請求）はいずれも理由がなく，控訴人
林物産の被控訴人に対する本件訂正審判請求についての承諾請求（当審において追
加した予備的請求）も理由がない。
　よって，控訴人らの主位的請求をいずれも棄却した原判決は相当であって，
本件各控訴は理由がないから棄却し，控訴人林物産の当審において追加した予備的
請求も失当として棄却することとし，主文のとおり判決する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　古　　城　　春　　実
　　　　裁判官　早　　田　　尚　　貴

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