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平成１３年（行ケ）第３２０号　特許取消決定取消請求事件（平成１４年３月４日
口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　富士ゼロックス株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　佐　藤　清　孝
　　　　　　　同　　　　　　　　　　押　野　　　宏
　　　　　　　同　　　　　　　　　　前　川　純　一
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　及　川　耕　造
　　　　　　　指定代理人　　　　　　水　垣　親　房
　　　　　　　同　　　　　　　　　　石　川　昇　治
　　　　　　　同　　　　　　　　　　小　林　紀　史
同山　口　由　木
　　　　　　　同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　　　特許庁が異議２０００－７２４５３号事件について平成１３年５月２
５日にした決定を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　主文と同旨
　２　被告
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　原告は、名称を「画像記録装置」とする特許第２９９３１４１号発明（平成
３年１月２８日特許出願、平成１１年１０月２２日設定登録、以下、この特許を
「本件特許」という。）の特許権者である。
　　　本件特許につき特許異議の申立てがされ、異議２０００－７２４５３号事件
として特許庁に係属したところ、原告は、平成１２年１１月２９日に明細書の特許
請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正請求をした。
　　　特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成１３年５月２５日、
「訂正を認める。特許第２９９３１４１号の請求項１ないし２に係る特許を取り消
す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年６月１８日原
告に送達された。
　２　上記訂正請求に係る訂正後の明細書（以下「本件明細書」という。）の特許
請求の範囲に記載の発明の要旨
　　【請求項１】ＯＨＰ用紙と合紙を交互に排出するＯＨＰ合紙機能を備えた画像
記録装置において、
　　　合紙として用いる用紙のサイズを選択する合紙サイズ設定ボタンと、
　　　ＯＨＰ合紙機能が選択されたことを条件として、画像記録されたＯＨＰ用紙
と前記合紙サイズ設定ボタンで選択されたサイズの合紙を交互に排出する動作と、
前記合紙とは別の用紙へのＯＨＰ用紙の画像と同一画像の画像記録を会議資料用の
必要枚数につき行う動作とを、一連に実行する制御手段と、
　　を有する画像記録装置。
　　【請求項２】ＯＨＰ用紙と合紙を交互に排出するＯＨＰ合紙機能を備えた画像
記録装置において、
　　　合紙として用いる用紙のトレイを選択する合紙トレイ設定ボタンと、
　　　ＯＨＰ合紙機能が選択されたことを条件として、画像記録されたＯＨＰ用紙
と前記合紙トレイ設定ボタンで選択されたトレイの合紙を交互に排出する動作と、
前記合紙とは別の用紙へのＯＨＰ用紙の画像と同一画像の画像記録を会議資料用の
必要枚数につき行う動作とを、一連に実行する制御手段と、
　　を有する画像記録装置。
　　（以下、請求項１、２記載の発明を、請求項の番号に対応してそれぞれ「本件
発明１」、「本件発明２」といい、これらを総称して「本件発明」という。）
　３　本件決定の理由
　　　本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、上記訂正請求に係る訂正を認
め、本件発明の要旨を上記２のとおり認定した上、本件発明１、２は、いずれも特
開平２－１４６５６９号公報（審判甲第２号証、本訴甲第３号証、以下「刊行物
１」という。）及び特開平１－１１７１４１号公報（審判甲第１号証、本訴甲第４
号証、以下「刊行物２」という。）記載の各発明並びに周知技術に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により
特許を受けることができず、本件特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出
願に対してされたものであるので、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経
過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により、取り消さ
れるべきものとした。
第３　原告主張の本件決定取消事由
　　　本件決定の理由中、訂正の適否についての判断（決定謄本２頁２行目～１０
頁１行目）及び相違点の認定（同１３頁２２行目～３１行目）は認める。ただし、
後記一致点の認定の誤りに伴い、他にも相違点が生ずることとなる。
　本件決定は、刊行物１記載の発明の認定を誤ったため、本件発明１と刊行物
１記載の発明との一致点の認定を誤る（取消事由１）とともに、相違点についての
判断を誤り（取消事由２）、また、本件発明２の容易想到性についても同様の誤り
があり（取消事由３）、その結果、本件発明１、２が、いずれも引用例１、２記載
の各発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤っ
た結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
　(1)　本件決定は、刊行物１記載の発明の「制御動作は、制御手段によって一連
の動作として実行されており、また、ＯＨＰシートの画像と同一画像の画像が形成
された記録紙が、会議資料用として使用され得ることは明らかである」（決定謄本
１１頁２５行目～２８行目）との認定に基づいて、「刊行物１には、『ＯＨＰシー
トを排出するＯＨＰ機能を備えた画像形成装置において、ＯＨＰモードの選択がさ
れたことを条件として、画像形成されたＯＨＰシートを排出する動作（第４Ｃ図に
おけるステップＳ２３乃至Ｓ４２）と、記録紙へのＯＨＰシートの画像と同一画像
の画像形成を必要枚数（例えば５枚）につき行う動作（第４Ｂ図におけるステップ
Ｓ１３乃至Ｓ２２及び第４Ｄ図におけるステップＳ４３及びＳ４４乃至Ｓ４９）と
を、一連に実行する制御手段を有する画像形成装置。』（以下、「引用発明１」と
いう。）が記載されているものと認められる」（同１１頁２９行目～３７行目）と
認定するが、誤りである。
　(2)　刊行物１記載の複写機は、原稿に対する相対的な露光部の往復動を積極的
に利用して、往動時における記録シートへの記録動作と、復動時におけるＯＨＰシ
ートへの逆向き記録動作を混在して実行するものである（上記「記録シート」及び
「ＯＨＰシート」は、それぞれ本件発明の「記録紙」及び「ＯＨＰ用紙」に相当す
ることが明らかであるので、以下、刊行物１記載の発明に関しても、「記録紙」及
び「ＯＨＰ用紙」の用語を用いる。）。例えば、記録紙の必要枚数を５枚、ＯＨＰ
用紙の必要枚数を２枚と設定した場合、「記録紙１（往）→ＯＨＰ用紙１（復）→
記録紙２（往）→ＯＨＰ用紙２（復）→記録紙３（往）→記録紙４（往）→記録紙
５（往）」の順に記録される。また、刊行物１（甲第３号証）の「第１画像形成制
御手段（注、記録紙への画像形成）と第２画像形成制御手段（注、ＯＨＰ用紙への
画像形成）とは、いずれを先に作用させてもよい」（２頁左下欄１８行目～１９行
目）との記載を参照し、ＯＨＰ用紙への画像形成を記録紙への画像形成より前に行
うと、「ＯＨＰ用紙１→記録紙１→ＯＨＰ用紙２→記録紙２→記録紙３→記録紙４
→記録紙５」の順に記録される。以上の結果、排出後は、必要枚数分
の記録紙の間にＯＨＰ用紙が入り込んだ状態となっており、「画像記録されたＯＨ
Ｐ用紙」と「必要枚数分の画像記録された記録紙のセット」が一連に排出されては
いない。
　　　　そうすると、刊行物１記載の発明は、露光部の往復動に着目し、記録紙へ
記録した後にＯＨＰ用紙へ記録することを前提として、記録紙への記録工程中にＯ
ＨＰ用紙への記録工程を挿入したものということができ、記録紙への記録及び排出
と、ＯＨＰ用紙への記録及び排出とを、交互に実行するように制御する制御手段を
有するものであって、本件決定の上記認定にいう「記録紙への・・・画像記録
を・・・必要枚数につき行う動作」を実行するものではなく、また、当該動作と
「ＯＨＰ用紙を排出する動作」とを「一連に実行」するものでもないから、本件決
定がした刊行物１記載の発明の上記認定は誤りというべきである。
　(3)　本件決定は、刊行物１記載の発明の上記の誤った認定に基づき、本件発明
１と刊行物１記載の発明との一致点として、「ＯＨＰ用紙を排出するＯＨＰ機能を
備えた画像記録装置において、ＯＨＰ機能が選択されたことを条件として、画像記
録されたＯＨＰ用紙を排出する動作と、合紙とは別の用紙へのＯＨＰ用紙の画像と
同一画像の画像記録を会議資料用の必要枚数につき行う動作とを、一連に実行する
制御手段を有する画像記録装置」（決定謄本１３頁１７行目～２１行目）との点を
認定するが、刊行物１記載の発明が、「画像記録されたＯＨＰ用紙」と「必要枚数
分の画像記録された記録紙のセット」とを一連に排出するように制御するものでな
いことは上記のとおりであるから、「画像記録されたＯＨＰ用紙を排出する動作
と、合紙とは別の用紙へのＯＨＰ用紙の画像と同一画像の画像記録を会議資料用の
必要枚数につき行う動作とを、一連に実行する制御手段」が一致点といえないこと
は明らかであり、上記一致点の認定は誤りである。
　　　　被告は、ＯＨＰ用紙への画像形成を先に行い、ＯＨＰ用紙の枚数を「１」
に設定すれば、「ＯＨＰ用紙→記録紙→（必要枚数）→記録紙」の順に排出される
と主張するが、この順については刊行物１に明確な記載があるわけではない。刊行
物１は、ＯＨＰ用紙の枚数を設定する手段を有するため、ＯＨＰ用紙の枚数を複数
に設定することを前提とするのものである。したがって、ＯＨＰ用紙の設定枚数は
「１」に限定されず、これを「２以上の数」とした場合には、「ＯＨＰ用紙１→記
録紙１→ＯＨＰ用紙２→記録紙２・・・」となり、複数枚数の記録紙の間にＯＨＰ
用紙が混在することとなることは明らかである。被告主張の排出順は、たまたま特
殊なケースにおいて予想される見掛け上の結果にすぎず、その主張は失当である。
　２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）
　(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点として、「ＯＨ
Ｐ機能が、本件発明１ではＯＨＰ合紙機能であるのに対して、引用発明１（注、刊
行物１記載の発明）では単にＯＨＰ機能である点」（決定謄本１３頁２２行目～２
３行目）を認定した上、当該相違点につき、「引用発明１（注、刊行物１記載の発
明）のＯＨＰ機能として、引用発明２（注、刊行物２記載の発明）のＯＨＰ合紙機
能を用いると、『ＯＨＰ用紙と合紙を交互に排出するＯＨＰ合紙機能を備えた画像
記録装置において・・・画像記録されたＯＨＰ用紙と・・・合紙を交互に排出する
動作と、前記合紙とは別の用紙への・・・画像記録を会議資料用の必要枚数につき
行う動作とを、一連に実行する制御手段と、を有する画像記録装置。』が構成さ
れ、これは本件発明１そのものである。それ故、本件発明１は、刊行物１に記載の
発明におけるＯＨＰ機能に関する構成を、刊行物２に記載のＯＨＰ合紙機能に関す
る構成で置き換えることによって、当業者が容易に構成できたものと認められる。
また、本件発明１の効果も、刊行物１乃至２の記載から容易に予測できる以上のも
のではない。よって、本件発明１は刊行物１及び２に記載された発明及び周知技術
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる」（同１４頁
１９行目～３４行目）と判断するが、誤りである。
　(2)　本件発明は、従来の複写機が、ＯＨＰ用紙と合紙を交互に排出するもの
の、合紙とは別の用紙への画像記録を会議資料用の必要枚数につき行う機能を有し
ておらず、作業効率に問題があったとの技術的課題に対処するものである（本件明
細書〔甲第２号証の３〕の段落【０００３】参照）。これに対し、刊行物１（甲第
３号証）の「本発明の目的は、構造が複雑化せず、しかも複写時間を短縮できる画
像形成装置を提供することにある」（２頁左上欄１１行目～１３行目）、「〔発明
の効果〕本発明に係る画像形成装置によれば・・・複写時間を短縮することが可能
となる」（５頁右下欄１８行目～６頁左上欄１行目）との記載によれば、刊行物１
記載の発明は、複写時間の短縮を目的とするものである。この目的に照らせば、刊
行物１記載の発明において、露光部の動作停止を伴う合紙の挿入工程を記録動作中
に採用する余地はなく、したがって、刊行物２に記載のＯＨＰ合紙機能に関する構
成を適用することはできない。
　　　　また、刊行物１記載の発明では、複数枚の画像記録された記録紙の間に同
じく画像記録されたＯＨＰ用紙が混在することとなり、複数枚の画像記録された記
録紙が連続して排出されることがあり得ないことは上記１のとおりであるから、会
議用資料の作成、配布を容易にするという本件発明の上記課題の認識はない。
　３　取消事由３（本件発明２の容易想到性の判断の誤り）
　本件決定は、本件発明２について、「本件発明１では選択されたサイズの合
紙が用いられるのに対し、本件発明２では選択されたトレイの合紙が用いられる点
で相違するのみであるから、本件発明２は、引用発明１のＯＨＰ機能に換えて、選
択されたトレイの合紙を用いる引用発明３のＯＨＰ合紙機能を用いることによっ
て、本件発明１におけると同様に、当業者が容易に想到できたものと認められる」
（決定謄本１４頁３７行目～１５頁３行目）と判断するが、本件発明１に関する上
記１、２と同様の理由により、本件発明２も、刊行物１、２記載の各発明及び周知
技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、誤りで
ある。
第４　被告の反論
　　　本件決定の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
　　　原告は、本件発明１と刊行物１記載の発明との動作の違いを主張するが、本
件明細書（甲第２号証の３）の「各原稿とも設定枚数２枚目からはＯＨＰ用紙２７
へのコピーは中止し、合紙用の用紙２７に当該原褐（注、「原稿」の誤記と認め
る。）のコピーを行うために合紙トレイからのみ用紙をフィードする」（段落【０
０２６】）との記載及び図１１（甲第２号証の１）の図示によれば、本件発明１に
おいては、図１１の４０～４４の合紙モードに引き続いて、４５の通常の記録紙へ
の複写モードを行うとされているから、同一の原稿について１枚のＯＨＰ用紙への
記録と必要枚数の別の用紙（記録紙）への記録とが行われ、「合紙→ＯＨＰ用紙→
記録紙（必要枚数）」の順に排出される。これに対して、刊行物１記載の発明は、
ステップ１でコピー枚数を入力し、ステップ２でＯＨＰモードキーを押し、ステッ
プ４でＯＨＰ枚数を入力し、ステップ５でコピーキーを押すと、ＯＨＰへの必要枚
数の記録と記録紙への必要枚数の記録動作が連続して行われる。この場合におい
て、ＯＨＰ用紙への画像形成を記録紙への画像形成より前に行い（甲第３号証２頁
左下欄１８行目～１９行目参照）、かつ、１枚のＯＨＰ用紙と必要枚数の
記録紙へ画像形成を行うときは、ＯＨＰ用紙への記録に続いて、記録紙が必要枚数
分連続して記録され、「ＯＨＰ用紙→記録紙（必要枚数）」の順に排出される。
　　　そうすると、原告の上記主張は、刊行物１の記載を、複数枚の記録紙の間に
ＯＨＰ用紙が混在している態様に限定して把握したものにほかならず、このような
混在の生じない上記の態様を無視したものであるから、失当である。本件決定の刊
行物１記載の発明の認定に誤りはなく、原告の主張する一致点の認定の誤りもな
い。
　２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
　　　一般的に、技術者にとって発明の改良は普通の要求であり、その際、周知の
機能を新たに付加する程度のことは格別の困難を要することなく適宜なし得ること
である。そして、透明なＯＨＰ用紙上の画像を見易くすることは、ＯＨＰ用紙にお
ける一般的な技術課題ということができ、ＯＨＰ用紙への記録を行う際に自動的に
合紙を排出させることは、刊行物２（甲第４号証）のほか、特開昭６２－５９９７
１号公報（甲第５号証）や特開平２－２２６７７号公報（甲第６号証）に示される
ように普通に行われていることであるから、刊行物１記載の発明に合紙機能を持た
せることに格別の困難性はなく、容易に想到できたものというべきである。
　３　取消事由３（本件発明２の容易想到性の判断の誤り）について
　　　本件発明２の容易想到性について、本件決定の当該判断に原告主張の誤りが
ないことは、上記１、２で述べたところがそのまま妥当する。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
　(1)　原告の取消事由１の主張は、刊行物１に、本件発明にいう「一連に実行す
る制御手段」に相当する構成が記載されているか否かに係るものであるから、ま
ず、その前提問題として、「一連に実行する制御手段」の意味について検討する。
　　　ア　本件発明の要旨は、「画像記録されたＯＨＰ用紙と・・・合紙を交互に
排出する動作」（以下「動作Ａ」という。）と、「合紙とは別の用紙への・・・画
像記録を・・・必要枚数につき行う動作」（以下「動作Ｂ」という。）とを、「一
連に実行する」と規定するところ、まず、当該文言自体から考えた場合、動作Ａと
動作Ｂとは、それ自体はそれぞれに別個独立の動作として規定しつつ、その実行手
順が順次連続的に行われることをいう趣旨と解するのが相当である。そして、この
ような解釈は、本件明細書（甲第２号証の３）の目的に関する記載、すなわち、
「特開平１－１１７１４１号公報に開示された作像装置（注、ＯＨＰ合紙機能を持
つ従来の画像記録装置）は、ＯＨＰ合紙機能が選択されたことを条件として、画像
記録されたＯＨＰ用紙と、合紙を交互に排出するものの、その際、会議用コピーと
して使用する合紙とは別の用紙へのＯＨＰ用紙の画像と同一画像の画像記録を会議
資料用の必要枚数につき行う機能を有しておらず、作業効率に問題があった。そこ
で、本発明は、合紙機能が選択された場合に、会議用資料を作成する際の作業効率
を向上させる画像記録装置を提供することを目的とする」（段落【０００３】）と
の記載にも沿うものである。
　　　　　この点について、以下、念のため、本件明細書に示された実施例も参照
して検討する。
　　　イ　本件発明に係る願書添付の図９（甲第２号証の１）の図示及び本件明細
書（甲第２号証の３）の関連記載（段落【００１８】、【００１９】、【００２
４】、【００２５】）によれば、本件発明の「ＯＨＰ合紙モード」では、設定枚数
を１枚とした場合、各原稿ごとに、順に、合紙のフィード開始、チャージオフ（コ
ピーしない）、合紙の排出、トレイの変更（合紙トレイからＯＨＰ用紙トレイ
へ）、ＯＨＰ用紙のフィード開始、チャージオン（コピーする）、ＯＨＰ用紙の排
出、トレイの変更（ＯＨＰ用紙トレイから合紙トレイへ）という一連のステップ２
４～２９が１回行われ、次いで、ステップ３０（原稿の終了の判定）及び同３１
（次の原稿を引き込む）を経て、原稿の終了するまで、各原稿ごとに上記ステップ
２４～２９が繰り返されること、その結果、用紙の排出は、「合紙→原稿１の画像
記録されたＯＨＰ用紙→合紙→原稿２の画像記録されたＯＨＰ用紙・・・」の順に
行われることが認められる。
　　　ウ　次に、「会議資料作成を伴うＯＨＰ合紙モード」について、本件明細書
（甲第２号証の３）には、「次に会議等で用いる資料作成時のＬＬＭ４８のＯＨＰ
合紙機能のフローチャートを図１１に示す。ステップ４０～４４は前記図９と同一
手順を示す。そして、各原稿についてのＯＨＰ合紙作業が終了しても、設定枚数が
１以上あると、各原稿とも設定枚数２枚目からはＯＨＰ用紙２７へのコピーは中止
し、合紙用の用紙２７に当該原褐（注、「原稿」の誤記と認める。）のコピーを行
うために合紙トレイからのみ用紙をフィードする。・・・このときＯＨＰと合紙は
ソータ３のノンソートビン３０１に出力し、残りの複数の会議資料用のコピーされ
た用紙２７はソートビン３０２またはステイブル機能を選択して出力させることも
できる。・・・こうして、ＯＨＰ合紙モード中に複数枚の各原稿のコピーを行うこ
とができる」（段落【００２６】）との記載が認められる。そして、上記「ステッ
プ４０～４４は前記図９と同一手順を示す」の記載は、図９の「ステップ２４～２
９」と図１１の「ステップ４０～４４」とが同一手順であることを示すことが明ら
かであるから、この記載及び図１１（甲第２号証の１）の図示によれ
ば、「会議資料作成を伴うＯＨＰ合紙モード」においても、まず、ＯＨＰ合紙作業
（ステップ４０～４４）を実行し、次いで、これに連続して、会議用資料を必要枚
数まで作成する（同４５、４７の繰返し）という作業が実行されること、その結
果、排出トレイには、各原稿ごとに、合紙及び画像形成されたＯＨＰ用紙のセット
と、必要枚数の会議用資料のセットが、順に排出されることが認められる。
　　　　　そして、上記ＯＨＰ合紙作業（ステップ４０～４４）が本件発明の要旨
に規定する動作Ａで、会議用資料を必要枚数まで作成する作業（ステップ４５、４
７の繰返し）が動作Ｂにほかならないから、上記の実施例においても、動作Ａと動
作Ｂとは、それぞれ独立した手順としつつ、これらが順次連続的に、換言すれば直
列的に実行するものとされており、本件発明が、これと異なる実行態様を含み得る
との趣旨の記載も見当たらない。
　　　　　なお、このように動作Ａと動作Ｂとがそれぞれ独立した手順で行われる
結果、排出トレイには、動作Ａに対応する合紙とＯＨＰ用紙、動作Ｂに対応する必
要枚数の会議用資料とが、それぞれのセットして得られることは上記のとおりであ
る。
　　　エ　以上によれば、本件発明の「一連に実行する制御手段」の意味は、それ
ぞれ独立した手順である動作Ａと動作Ｂとを、順次連続的に、換言すれば直列的に
実行する制御手段をいうものと解すべきである。したがって、本件決定の認定する
ように、ＯＨＰ合紙機能以外の点で本件発明１と引用例１記載の発明とが一致する
といえるためには、刊行物１に、「画像記録されたＯＨＰ用紙を排出する動作」
（動作ＡからＯＨＰ合紙機能を除いたもの。以下「動作Ａ′」という。）と、動作
Ｂとを、上記の意味で「一連に実行する」制御手段が記載されていなければならな
い。
　(2)　上記の観点から、刊行物１の記載について検討する。
　　　ア　刊行物１（甲第３号証）の〔発明が解決しようとする課題〕欄には、
「普通紙とＯＨＰシートとに２回の原稿走査によって夫々複写を行う前記従来の構
成では、露光部を２往復させる必要があるため、複写時間に充分な短縮を図ること
ができない。２種類の固体撮像素子を用いた前記従来の構成では、構造が複雑化
し、製造コストが高くなるという問題がある。本発明の目的は、構造が複雑化せ
ず、しかも複写時間を短縮できる画像形成装置を提供することにある」（２頁左上
欄４行目～１３行目）との記載が、〔作用〕欄には、「本発明に係る画像形成装置
では、第１画像形成制御手段による制御に基づいて、記録シートに対し画像形成が
行われる。この場合には、第１画像形成手段が、原稿と露光部を第１方向に相対移
動させて原稿に対し露光を行わせるとともに、給紙部から記録シートを供給して、
画像形成部で画像形成を行わせる。一方、第２画像形成制御手段に基づいて、ＯＨ
Ｐシートへの画像形成が行われる。この場合には、第２画像形成制御手段が、原稿
と露光部を第２方向に相対移動させて原稿に対し露光を行わせるとともに、給紙部
からＯＨＰシートを供給して、画像形成部で画像形成を行わせる」(２頁右上
欄１６行目～左下欄８行目)との記載が認められる。
　　　イ　上記記載によれば、刊行物１記載の発明は、露光部を一往復させ往動時
に記録紙への記録動作を行う複写機において、普通紙とＯＨＰ紙との複写をそれぞ
れ往動時に行った場合、露光部を二往復させるために複写時間の短縮を図ることが
できないという問題に対処するため、露光部の往動時に普通紙への複写を行い、復
動時にＯＨＰ紙への複写を行う構成とすることにより、一往復の間に普通紙とＯＨ
Ｐ紙とに複写を行い、構造の複雑化を伴うことなく複写時間を短縮するものである
ことが認められ、これに、刊行物１（甲第３号証）の第４Ａ～Ｄ図、第５図の図示
及びその関連記載（３頁左下欄１９行目～５頁右上欄１９行目）を総合すれば、そ
の具体的な動作手順は、所要のコピー枚数を、記録紙５枚、ＯＨＰ用紙２枚と設定
した場合、以下の順（下線部は注記である。）に画像が形成されると同時に、画像
形成された記録紙及びＯＨＰ用紙は、そのままその順に、すなわち、下記に下線部
で表示した記録紙及びＯＨＰ用紙の順に排出トレイ３２に排出されることが認めら
れる。
(ｱ)　モード及び必要枚数の設定（Ｓ１～Ｓ５）
(ｲ)　プレスキャン（Ｓ６～Ｓ１２）
(ｳ)　記録紙１への記録（Ｓ１３～Ｓ２２）
(ｴ)　ＯＨＰ紙の残り必要枚数（＝２）の判定（Ｓ２３）
(ｵ)　ＯＨＰ用紙１への記録（Ｓ２４～Ｓ４２）
(ｶ)　会議資料用の残り必要枚数（＝４）の判定（Ｓ４３）
(ｷ)　記録紙２への記録（Ｓ１３～Ｓ２２）
(ｸ)　ＯＨＰ紙の残り必要枚数（＝１）の判定（Ｓ２３）
(ｹ)　ＯＨＰ用紙２への記録（Ｓ２４～Ｓ４２）
(ｺ)　会議資料用の残り必要枚数（＝３）の判定（Ｓ４３）
(ｻ)　記録紙３への記録（Ｓ１３～Ｓ２２）
(ｼ)　ＯＨＰ紙の残り必要枚数（＝０）の判定（Ｓ２３）
(ｽ)　光学系リターン（Ｓ４４～Ｓ４９）
(ｾ)　会議資料用の残り必要枚数（＝２）の判定（Ｓ４３）
(ｿ)　記録紙４への記録（Ｓ１３～Ｓ２２）
(ﾀ)　ＯＨＰ紙の残り必要枚数（＝０）の判定（Ｓ２３）
(ﾁ)　光学系リターン（Ｓ４４～Ｓ４９）
(ﾂ)　会議資料用の残り必要枚数（＝１）の判定（Ｓ４３）
(ﾃ)　記録紙５への記録（Ｓ１３～Ｓ２２）
(ﾄ)　ＯＨＰ紙の残り必要枚数（＝０）の判定（Ｓ２３）
(ﾅ)　光学系リターン（Ｓ４４～Ｓ４９）
(ﾆ)　会議資料用の残り必要枚数（＝０）の判定（Ｓ４３）
　　　ウ　そうすると、刊行物１記載の発明においては、動作Ｂ（記録紙への画像
記録を会議資料用の必要枚数につき行う動作）に相当するのは、「Ｓ１３～Ｓ２２
→Ｓ２３→Ｓ４４～Ｓ４９→Ｓ４３→Ｓ１３」を繰り返す動作であると考えられる
ところ、当該動作は独立した手順とされておらず、Ｓ２３のＯＨＰ紙の残り必要枚
数の判定結果によって、動作Ａ′（Ｓ２４～Ｓ４２）へ手順が分岐し、結局、両動
作は並列的に結合されているということができる。このため、動作Ａ′と動作Ｂと
は、それぞれが独立して完結することなく、その一部が交互に実行され、その結果
として、排出トレイ３２への排出順序は、必要枚数分の記録紙の間にＯＨＰ用紙が
入り込んだ状態となっており、ＯＨＰ用紙と必要枚数分の記録紙とを、それぞれの
セットとして得ることもできない。そして、このことは、露光部の往復動を利用し
て動作Ａ′と動作Ｂを実行するという刊行物１記載の発明の根本的な制御方法に由
来するものであるから、両者を直列的に実行することは、刊行物１記載の発明の想
定するものではなく、刊行物１が、動作Ａ′と動作Ｂを直列的に実行するように制
御するという技術思想を開示するものとはいえない。
　　　　　したがって、刊行物１記載の発明は、動作Ａ′と動作Ｂとを「一連に実
行する制御手段」を備えるものではないというべきである。
　(3)　被告は、ＯＨＰ用紙への画像形成を記録紙への画像形成より前に行い、か
つ、１枚のＯＨＰ用紙と必要枚数の記録紙へ画像形成を行うときは、ＯＨＰ用紙へ
の記録に続いて、記録紙が必要枚数分連続して記録され、複数枚の記録紙の間にＯ
ＨＰ用紙が混在しない態様がある旨主張する。
　　　　確かに、刊行物１（甲第３号証）には、「なお、第１画像形成制御手段と
第２画像形成制御手段とは、いずれを先に作用させてもよい」（２頁左下欄１８行
目～左下欄１９行目）との記載があり、ＯＨＰ用紙への画像形成を先に行った場合
において、ＯＨＰ用紙の枚数を「１」と設定したときは、ＯＨＰ用紙の排出動作
（動作Ａ′）と記録紙への画像記録を必要枚数につき行う動作（動作Ｂ）とが、結
果的に直列的に「一連に実行」されたのと同じ結果になっているということはでき
る。しかし、刊行物１（甲第３号証）の「ステップＳ４においてＯＨＰ枚数がテン
キー４１の操作に基づいて入力される。ここでは仮に、『２』が設定されたとす
る」（３頁右下欄１６行目～１８行目）との記載から明らかなように、刊行物１記
載の発明においては、ＯＨＰ用紙の設定枚数が「１」に限定されておらず、これを
複数枚に設定し得ることは当然の前提となっているところ、所要のＯＨＰ用紙を複
数枚と設定した場合には、もはや「一連に実行」されたといえなくなることは、前
示のとおりである。
　　　　これに上記(2)の認定を総合すれば、刊行物１記載の発明は、露光部の往動
に係る動作Ａ′と、復動に係る動作Ｂとを、交互に、すなわち並列的に実行する制
御手段を備えるものとして理解するほかなく、被告の主張するような特殊な条件設
定を与えた場合に、たまたま必要枚数の記録紙の間にＯＨＰ用紙が混在しない態様
が想定されるからといって、刊行物１からは、「動作Ａ′と動作Ｂとを一連に実行
する制御手段」という独立した技術思想を読み取ることはできない。したがって、
被告の上記主張は採用することができない。
　(4)　以上のとおり、本件決定の「刊行物１には、『ＯＨＰシートを排出するＯ
ＨＰ機能を備えた画像形成装置において、ＯＨＰモードの選択がされたことを条件
として、画像形成されたＯＨＰシートを排出する動作（第４Ｃ図におけるステップ
Ｓ２３乃至Ｓ４２）と、記録紙へのＯＨＰシートの画像と同一画像の画像形成を必
要枚数（例えば５枚）につき行う動作（第４Ｂ図におけるステップＳ１３乃至Ｓ２
２及び第４Ｄ図におけるステップＳ４３及びＳ４４乃至Ｓ４９）とを、一連に実行
する制御手段を有する画像形成装置。』（以下、「引用発明１」という。）が記載
されているものと認められる」（本件決定謄本１１頁２９行目～３７行目）との認
定は誤りであって、したがって、本件発明１と刊行物１記載の発明との一致点とし
て、「画像記録されたＯＨＰ用紙を排出する動作と、合紙とは別の用紙へのＯＨＰ
用紙の画像と同一画像の画像記録を会議資料用の必要枚数につき行う動作とを、一
連に実行する制御手段」（同１３頁１８行目～２０行目）の点を挙げた本件決定の
認定も誤りであり、原告主張の取消事由１の主張は理由がある。
　２　取消事由３（本件発明２の容易想到性の判断の誤り）について
　　　本件発明１と刊行物１記載の発明との一致点の認定に係る誤りとして上記１
に述べたところは、本件発明２に関しても、そのまま妥当するから、本件決定の本
件発明２の容易想到性の判断についても誤りがあるというべきである。
　３　以上のとおり、原告主張の取消事由１、３は理由があり、この誤りが本件決
定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、その余の点について判断するま
でもなく、本件決定は取消しを免れない。
　　　よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき
行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　長　　沢　　幸　　男
　　　　裁判官　宮　　坂　　昌　　利

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