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令和３年１月１４日判決言渡
令和２年（ネ）第１００４７号特許実費等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成３１年（ワ）第３１９７号）
口頭弁論終結日令和２年１１月１６日
判決
旧商号第一精工株式会社
控訴人（一審被告）Ｉ－ＰＥＸ株式会社
同訴訟代理人弁護士重冨貴光
長谷部陽平
和田祐以子
被控訴人（一審原告）株式会社ワコー
同訴訟代理人弁護士岩永利彦
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
以下，用語の略称及び略称の意味は，原判決に従う。証拠は，特に記載しない
限り枝番を全て含む。
第１控訴の趣旨
１原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
２上記の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
第２事案の概要
１本件は，控訴人との間で特許権の実施許諾等に係る契約を締結した被控訴人
が，同契約上控訴人において支払義務を負う費用のうち，平成２９年１０月１日か
ら平成３０年３月３１日までの平成２９年度第２半期における特許に係る出願，登
録及び維持に要する費用（特許実費）が４５１２万６０４３円であり，また，平成
３０年４月１日から同年６月２９日までの期間の実施料が２２０万７０７０円であ
ると主張して，控訴人に対し，上記契約に基づき，特許実費４５１２万６０４３円
から既払の６万５２００円を控除した残額４５０６万０８４３円及びこれに対する
約定の弁済期の翌日である平成３０年６月１３日から平成２９年法律第４５号によ
る改正前の商法５１４条の商事法定利率年６％の割合による遅延損害金並びに実施
料２２０万７０７０円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平
成３１年２月２０日から支払済みまで約定の年１４．６％の割合による遅延損害金
の各支払を求める事案である。
原判決は，被控訴人の特許実費の請求は全て認容し，実施料の請求は全て棄却し
たところ，控訴人が本件控訴を提起した。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨
により認定できる事実），争点及び争点に関する当事者の主張は，(1)のとおり補正
し，(2)のとおり当審における主張を追加するほかは，原判決の事実及び理由欄の
「第２事案の概要」１～３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決の補正
ア原判決２頁２２行目の「別紙「契約条項」」を「本判決別紙「契約条項」」
に改める。
イ原判決３頁１４行目冒頭から１５行目末尾までを，「(6)本件契約に基
づく平成２９年度第２半期の特許実費として控訴人から支払われた額は，特許第４
９４８６３０号の特許実費についての６万５２００円である。」に改める。
ウ原判決３頁１６行目の「(6)」を「(7)」に，２４行目の「民法」を
「平成２９年法律第４４号による改正前の民法（以下，同じ。）」に，２６行目の
「(7)」を「(8)」に，それぞれ改める。
エ原判決７頁１行目の末尾の次に「本件契約書５条１項を，本件特許権
等について専用実施権を設定する可能性がある限り全ての費用を控訴人が負担する
規定と解すると，原則である上記コンサルタント契約の適用の余地がなくなってし
まう。」を加える。
オ原判決９頁１２行目の末尾の次に次のとおり加える。
「これ以外の販売に係る控訴人の製品は，いずれも，本件特許権等の特許発明
の技術的範囲に属さない（控訴人の製造販売するトルクセンサは，本件特許権等の
うちのトルクセンサに関する特許である特許第４９４８６３０号及び特許第４９６
３１３４号に係る発明の技術的範囲に属さない。）。」
(2)当審における主張
ア争点１（控訴人が支払義務を負う特許実費の範囲）について
【控訴人】
(ｱ)原判決の判断について
ａ本件契約
本件契約締結当時，控訴人は本件製品の開発途上にあり，また，被控訴人は本
件契約締結後も様々な特許出願を行うことが予定されていたため，本件契約締結時
点において，控訴人が被控訴人から実施許諾を受けるべき特許を個別具体的に特定
することは不可能であった。そのため，本件契約においては，本件契約締結時に控
訴人が開発していた本件製品を技術的範囲に含む特許権等を「本件特許権等」と定
義し，同時に本件製品を技術的範囲に含む可能性が高い（開発等した本件製品が技
術的範囲に含まれる）と考えられた被控訴人保有の特許権等を別紙１で特定した
（１条１号）。このようにして，控訴人が開発等した本件製品を技術的範囲に含む
本件特許権等（１条１号）について専用実施権の設定，許諾を受けることとした
（２条１項）。そして，控訴人はそのような実施許諾の対価として実施料を支払う
こととし（４条），さらに，控訴人が専用実施権を有する本件特許権等については，
被控訴人が実施することが不可能となり当該特許権等に係る独占的利益を控訴人の
みが得る立場を有することになることから，その特許権等の取得のための費用（特
許実費）については控訴人が負担することとした（５条）。
本件契約の内容は，以上のとおりであるから，実施料の算定対象を被控訴人保
有特許権の技術的範囲に含まれない控訴人製品にまで拡大し，また，特許実費の支
払対象を控訴人が専用実施権の設定を受けていない特許権等にまで拡大する原判決
の判断は誤っている。
ｂ本件契約書５条１項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有して
いる」の意味について
(a)原判決は，本件契約書には，特許実費の支払対象を専用実施権又
は独占的通常実施権の設定された特許権のみであると明確に限定する旨の規定はな
く，かえって，既に成立した特許権のみならず，出願中の特許，将来出願される特
許及び将来成立する特許権を含めて専用実施権又は独占的通常実施権の設定及び許
諾の対象とし，かつ，特許実費の支払対象として出願中の特許を含める規定が設け
られていると判示する。
しかし，本件契約書５条１項の「専用実施権・・・を有している」の文言こそ
が特許実費の支払対象を専用実施権の設定された特許権のみであると明確に限定し
ている。専用実施権を有するとの文言について原判決の理解をした場合，本件契約
書９条２項は差止請求権の行使権限を有しない者に差止請求権の行使を義務付ける
不当かつ履行不能な規定となってしまう。
(b)原判決は，本件契約書５条２項を，出願中の特許，将来出願さ
れる特許及び将来成立する特許権を含めて専用実施権又は独占的通常実施権の設定
及び許諾の対象としている規定であると判示する。
しかし，同規定が「当該変更通知がなされた対象特許権及び／又は出願中の特
許については，前項の費用負担義務を免れる」としているのは，出願中の特許につ
いて仮専用実施権の設定（特許法３４条の２第２項において専用実施権の設定とみ
なされる。）があり得るからであって，同規定も５条１項と併せて専用実施権を有
するか否かで特許実費負担義務の存否を峻別するものである。
したがって，本件契約書中に特許実費の支払対象として専用実施権のない単な
る出願中の特許を含める規定は存在しない。
(c)原判決は，「専用実施権又は独占的通常実施権を有している」と
の文言は，専用実施権又は独占的通常実施権が法律上有効に成立するか否かを問わ
ないと解することの理由の一つとして「本件特許権等」に本件契約書の別紙１に出
願中の特許が含まれることも指摘するが，「本件特許権等」に出願中の特許が含ま
れること（１条１号）と，特許実費負担の対象が「専用実施権・・・を有している
本件特許権等に限」られること（５条１項）とは全く別個の問題である。
(d)原判決は，被控訴人が，本件契約締結前の交渉においても，本件
契約締結後も，一貫して，特許実費の対象が控訴人において専用実施権の設定登録
を受けた特許権に限られないことを前提とした行動をとっていると判示する。
しかし，後記ｃ(b)のとおり，被控訴人は，本件契約締結前の交渉において，特
許実費の対象が控訴人において専用実施権の設定登録を受けた特許権に限られるこ
とを認めている。
また，被控訴人が，本件契約の締結後に行っていた，専用実施権の設定登録が
されていない特許権等についての特許実費の請求は，仮払いの請求である。
(e)原判決は，控訴人が，本件契約締結前の時点で，明確に専用実施
権が設定登録された特許権に限り特許実費の支払の対象とする旨の意向を示してい
たとまでは認め難いと判示する。
しかし，後記ｃ(b)のとおり，控訴人は，本件契約締結前の時点で，明確に専用
実施権が設定登録された特許権に限り特許実費の支払の対象とする旨の意向を示し
ている。
(f)控訴人が，本件契約書は，本件コンサルタント契約において，被
控訴人が単独でした発明の出願に関する費用は被控訴人の負担とする定めがあるこ
とを前提とした上で，その例外として，控訴人が専用実施権を有するものについて
その特許実費を負担することを定めたものであると主張したのに対し，原判決は，
本件コンサルタント契約の上記条項は，最初のコンサルタント契約時から同内容の
ままであったのに対し，最初のコンサルタント契約締結から約１年して交渉が開始
されて本件契約が締結されるに至ったことからすると，本件契約の締結により，被
控訴人が単独で発明して出願し権利者となった特許についても，本件契約の対象と
なる限りは，本件契約に従って特許実費を負担する旨の合意がされたものと解する
ことについて，不合理な点はないと判示する。
しかし，本件コンサルタント契約は，本件契約の締結後にも度重ねて締結されて
いるところ，本件契約の締結後に締結された平成２８年４月１日付及び平成２９年
４月１日付けのコンサルタント契約（乙２２の１・２）５条４号においては，再度，
再々度，被控訴人が単独でした発明の出願に関する費用は被控訴人の負担とするこ
とが確認されているのであるから，本件契約により本件コンサルタント契約の同規
定が修正されたと解することはできない。本件契約は，本件コンサルタント契約に
おいて，被控訴人が単独でした発明の出願に関する費用は被控訴人の負担とする定
めがあることを前提とした上で，その例外として，控訴人が専用実施権を有するも
のについてその特許実費を負担することを定めたものである。
(g)控訴人が特許実費を負担する必要があることを専用実施権設定の
要否の検討の際の考慮要素としている旨の控訴人の主張に対し，原判決は，関連す
る控訴人社内メール（乙２）以降も含め，控訴人が被控訴人に対し，専用実施権を
設定していないものも含めて被控訴人が有し又は単独で発明し出願した本件製品に
関する特許権及び出願中の特許を対象として特許実費を支払っていたのであるから，
控訴人内部におけるやり取りの内容が，本件契約に関する原判決の解釈を左右する
ものであるとはいえないと判示する。
しかし，控訴人の支払は仮払いである。
そして，仮に，特許実費の支払対象が原判決の解釈（専用実施権を設定していな
いものも含めて特許実費の支払対象となるとの解釈）のとおりであったならば，本
件契約の当事者である控訴人が特許実費を負担する必要があることを専用実施権設
定の要否の検討の際の考慮要素とすることはあり得ない。
(h)本件特許権等の出願等は，専ら被控訴人がその裁量で自己の権
利として管理しており，控訴人が判断できるのは本件特許権等について専用実施権
の設定登録を受けるか否かの点のみであることから，本件契約書５条１項は，控訴
人において専用実施権の設定登録を受けた特許権のみを特許実費の支払対象とする
ものと解するべきである旨の控訴人の主張に対し，原判決は，控訴人は，被控訴人
から，出願した特許の概要の説明を受けていたほか，必要に応じて被控訴人に対し
て被控訴人の出願に係る特許の明細書や請求項等の出願書類の写しの提供を求めて
いたものであり，控訴人は，これらを踏まえ，本件契約書２条３項に基づき，いつ
でも専用実施権の許諾を受けた権利につき非独占的通常実施権に変更し，特許実費
の負担を免れることができたのであるから，控訴人の上記主張は，特許権又は出願
中の特許で，被控訴人，控訴人間において専用実施権若しくは独占的通常実施権を
設定する旨の合意又はこれらと同等の許諾をする旨の合意がされていれば「専用実
施権又は独占的通常実施権を有している」といえるとの解釈を左右するものである
とはいえないと判示する。
しかし，本件契約書５条２項は「変更通知をしたときは・・・前項の費用負担
義務を免れるものとし，以降は，乙が自己の責任と費用をもって当該対象特許権及
び／又は出願中の特許の維持を行うものとする。」と規定しており，控訴人は，た
とえ変更通知を発送したとしても，変更通知前に発生した費用の負担を免れること
はできない。そして，被控訴人は出願を予定している特許等の内容を事前に控訴人
に開示，説明していないし，控訴人もそれを求めていない。
ｃ本件契約書５条１項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有して
いる本件特許権等」の「本件特許権等」は，本件製品を技術的範囲に含むものに限
られるかについて
(a)原判決は，本件契約書５条１項の「本件特許権等」は，本件製品
を技術的範囲に含むものに限られないとし，その理由として，本件契約書１条１号
の定義において本件特許権等について本件製品を技術的範囲に含むとする概括的な
表現とされていることを挙げる。
しかし，「技術的範囲」は特許法７０条，７１条等に明記された法令用語である
から，本件契約書１条１号の「本件製品を技術的範囲に含む」を「本件製品がその
技術的範囲に属する」以外の意味で理解することはできない。
また，本件契約の締結時において，少なくとも，被控訴人は力覚センサに関す
る特許２件（特許第５４５９８９０号（乙２３），特許５４９７９６９号（乙２４））
を有し，株式会社トライフォース・マネジメントは力覚センサに関する特許３件
（特許第４９６３１３８号（乙２５），特許第４９８７１６２号（乙２６），特許第
５２４８７０８号（乙２７））及び加速度センサに関する特許１件（特許第５６４
０１６９号（乙２８））を有し，また，株式会社トライフォース・マネジメントは
力覚センサに関する特許出願１件（特許第５７６５６４８号（乙２９））を有して
いたが，当時控訴人が開発，販売を予定している本件製品は，これらの技術的範囲
に属するものではないことから，本件契約書の別紙１には記載されていない。この
ことからも，本件契約書１条１号の「本件製品を技術的範囲に含む」は「本件製品
がその技術的範囲に属する」を意味することが明らかである。
さらに，被控訴人は，力覚センサや加速度センサの製造販売等を中核的事業と
しており，従前より圧電型加速度センサや薄型力覚センサを製造販売してきた（乙
３０～３３）。本件契約において，専用実施権の許諾対象を「本件製品がその技術
的範囲に属する特許権等」に限定することなく「本件製品のいずれかに関する発明
を含む特許権等」まで広げた場合，被控訴人はもはや力覚センサや加速度センサを
製造販売することができなくなり，自身の中核的事業を失うことになるのであるか
ら，本件契約の当事者である被控訴人及び控訴人がそのような広範囲，包括的に専
用実施権の設定を行うことはあり得ない。
(b)原判決は，本件契約締結に至る交渉の状況について，控訴人は，
いったんは許諾特許を使用する商品の売上高の３％をランニング・ロイヤルティと
して支払う旨の提案をしたものの，その後に，許諾特許を使用する商品との限定を
付すことなく，本件製品に加えてのコンサルタント契約期間中の被控訴人単独開発
製品を対象商品としてその売上高の３％をランニング・ロイヤルティとして支払う
旨の提案をし，これらの経緯を踏まえて本件契約書が作成され，その後，ランニン
グ・ロイヤルティの支払条件として本件特許権等の実施の有無やその数については
何ら触れられないまま，本件製品の正味販売価格に実施料率を乗じた額のランニン
グ・ロイヤルティを支払う旨を定めた本件契約書が作成されたと判示している。
しかし，第三次提案（乙７）における「２次案（第一精工殿提案）」列・「特許
使用料」行の欄の「Ｒｕｎｎｉｇ：３％（１５年間又は総額３０億円）」の記載は，
第二次提案（乙６）の「（２）ＲｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：許諾特許を使用す
る商品の売上高の３％を支払う。※支払は契約日から１５年間もしくはロイヤルテ
ィ総額が３０億円に達した時のいずれか早い時点までとし，これにて支払完了（Ｐ
ａｉｄＵｐ）とする。」を簡略化して表示したものである。そして，第三次提案に
おいて，被控訴人は，第二次提案を受け入れる箇所（第二次提案から変更のない箇
所）を黒字で記載し，変更を希望する箇所を青字で記載している。したがって，第
二次提案におけるＲｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙの提案のうち，第三次提案にお
いて被控訴人から変更提案がされたのは「※支払は契約日から１５年間もしくはロ
イヤルティ総額が３０億円に達した時のいずれか早い時点までとし，これにて支払
完了（ＰａｉｄＵｐ）とする。」のみであり，「許諾特許を使用する商品の売上高
の３％を支払う。」という点については第三次提案（乙７）においても変更提案は
なく，控訴人と被控訴人との間において合意に至っている。このように既に合意に
至った事項（「許諾特許を使用する商品の売上高の３％を支払う。」）について控訴
人が自己に不利な変更を再提案することはあり得ず，第四次提案（乙８）における
「（２）ＲｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：３％（対象商品の売上高ベース）」は，
第二次提案における「（２）ＲｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：許諾特許を使用する
商品の売上高の３％を支払う。」を簡略化して記載したものにすぎない。
なお，このような簡略化は，他の箇所（例えば，①第二次提案の「（１）契約金
（一時金）：２項の商品の許諾特許に要した費用全額（実費）」を第四次提案では
「（１）契約金（一時金）：許諾対象特許費用（実費集計）」とする，②第二次提案
の「１．ライセンス契約第一精工は，ワコー殿（ワコー，トライフォース・マネ
ジメント，Ａ氏）から下記商品に関する「専用実施権（独占権）」を許諾いただく。」
を第四次提案では「３．許諾実施権：専用実施権」とする等）においても同様に行
われている。
ｄ仮払いについて
原判決は，本件契約書上，支払対象とならない特許実費に関する仮払いやその
精算に関する定めは存在しない上に，控訴人が，被控訴人の特許実費の請求に応じ
てその支払をするに当たり，仮払いであることや後に精算する必要があることを示
すことなく支払をしたことが認められるほか，Ｂは，過去の特許実費の支払につき，
仮払いという説明ではなく，支払当時将来的に独占的な実施権を得られるであろう
との期待から自発的に支払ったなどと説明していたのであって，他に控訴人が被控
訴人に対して仮払いであることや精算の必要性があることを支払の際に示していた
ことをうかがわせる証拠もないと判示する。
しかし，被控訴人が控訴人に対し，本件契約に基づき控訴人が負担すべき特許
実費の範囲を超える請求をしてきたのは，本件契約の締結後であるから，本件契約
書に仮払いや精算に関する定めが存在するはずはない。
また，被控訴人が出願した特許等の中には，将来，登録されかつ専用実施権を
設定するものも存在し得るため，被控訴人の請求額及び控訴人の支払額の全てが返
還の対象となるものでもない。したがって，当時控訴人の取締役の地位にあった被
控訴人代表者と既に仮払いの合意がある状況下で，都度の請求，支払の書類に仮払
いや精算について記載するはずもない。
さらに，Ｂのメール（甲２９）の「支払当時，独占的な実施権を将来的に当社
が得られるであろうとの期待から自発的にお支払したものに過ぎず，契約書に照ら
して当社が支払い義務を負うものではございません。」及び「独占的な実施権を将
来的に当社が設定しないことが明らかな案件の費用であることから，当社は支払い
に応じかねます。」の記載から，控訴人が，本件契約書上，専用実施権を設定して
いない特許等の特許実費の支払義務を負うものではないとの理解をしていることは
明らかであり，そのような理解に基づく支払が仮払いでないとするならば，それは
寄付又は贈与であり，税務上も問題となり得る支払となる。上場会社である控訴人
がそのような支払を行うはずはなく，また，現に，税務署からの指摘も受けていな
い。控訴人が支払義務のない支払を行うこと自体が仮払いであることの証左であっ
て，仮に仮払いでないとするならば端的に被控訴人が不当利得を得ているにすぎな
い。
(ｲ)被控訴人の主張について
ａ被控訴人は，本件契約書５条１項と９条２項について，同じ文言だ
からといって同じように解釈しなければならないわけではないと主張する。
しかし，契約書において同じ用語を多義的に用いれば，契約が多義的に解釈さ
れ，契約の安定性を損ない，明らかに混乱が生じる。したがって，同じ用語は同じ
意味で用いるのが契約書ドラフティングの大原則である。そして，本件契約書にお
いては，「専用実施権を設定する旨の合意をし又はこれらと同等の許諾をする旨の
合意をした本件特許権等」を表現するのに，「専用実施権を有している」との文言
を用いなければならない事情はない。
被控訴人は，独占的通常実施権者であっても，債権者代位などの方法により差止
請求を起こすことはできるのであるから，差止請求権のために専用実施権の設定登
録までも絶対必要であるわけではないと主張するが，本件契約書には被控訴人が主
張する「債権者代位」はどこにも記載されておらず，本件契約書９条２項が，控訴
人が債権者代位をして差止請求権を行使する場面を想定して規定されたものでない
ことは明らかである。
ｂ被控訴人は，本件契約書５条２項が仮専用実施権の設定を想定して
いることを認めた上で，控訴人は，本件契約書５条２項により，専用実施権を非独
占的通常実施権に変更していると主張する。
しかし，本件変更通知（乙４）に記載の特許については全て専用実施権の設定
登録がされている（乙１８，乙３８～４０）。
ｃ被控訴人は，本件コンサルタント契約と本件契約が独立したもの
であると主張し，その理由として，①本件コンサルタント契約の５条の文言が変わ
らなかったこと，②本件コンサルタント契約と本件契約とはカバーする技術領域が
異なることを挙げる。
しかし，①については，本件契約書５条の特許実費負担ルールが本件コンサルタ
ント契約の５条の負担ルール通りであったからこそ，本件コンサルタント契約の５
条は変更せずに一貫して維持されているのであり，本件コンサルタント契約の５条
の文言が変わらなかったことは，本件契約書５条に関する控訴人の解釈が正当であ
ることを示している。
また，②については，本件コンサルタント契約の１条３号において「高感度加速
度センサ」は「圧電効果を利用し，３次元空間の加速度を３軸成分に分けて検出す
るセンサを指す。」と定義されており，本件契約書１条３号の「圧電型加速度セン
サ」に該当することは明らかであるから，本件コンサルタント契約と本件契約の技
術領域は何ら異ならない。
ｄ被控訴人は，乙２の返信メールが証拠として提出されていないこと
を指摘する。
控訴人は，当初，前回の専用実施権設定登録後に新たに権利化された８件の特
許について，専用実施権設定登録の検討を開始した（乙２）。８件の特許について，
専用実施権設定登録をするか否かの判断基準は，「新たに権利になった８件を使用
した製品がなく，今後もそのような製品が予想されず，更には，専用実施権を新た
に設定することについて，ワコー様とのビジネス戦略の理由等も特にない。」か
「新たに権利になった発明を使用した製品がある，または，今後そのような製品が
予想される。」かのいずれかである（乙２）。乙２のメールの後，控訴人社内で会議
が行われ，その結果，控訴人は，８件のうち２件の特許については「専用実施権の
設定登録がされている期間中，ランニング・ロイヤルティ，最低保証実施料の他，
権利の維持費用等の実費までも支払わなければなりません」（乙２）というデメリ
ットを回避するために専用実施権の設定登録をすべきでないと判断し，６件の特許
のみ専用実施権の設定登録を行った（乙３９，４５，４６）。このように，控訴人
は，専用実施権設定登録の対象特許を限定し，８件の特許中６件の特許のみ専用実
施権設定登録をしているのであるから，本件契約書のランニング・ロイヤルティ及
び特許実費の負担範囲についての原判決や被控訴人の理解が誤りであることは明ら
かである。
ｅ被控訴人は，特許法で「技術的範囲」だけが単独で用いられること
はなく，常に，「特許発明の技術的範囲」として用いられている，同じ言葉は同じ
意味で解釈される場合もあるが，常にそうとは限らないなどと主張する。
しかし，本件契約書１条１号で使用される「技術的範囲に含む」という表現は
「技術的範囲に属する」との意味で，特許権の権利範囲属否の文脈で裁判例上も多
用される常用表現である。また，そのような常用表現を本件契約書において常用の
意味とは異なる意味で用いるのであれば，本件契約書１条の定義規定中において当
該用語の特別な意味が定義されるはずであるが，本件契約書において「技術的範囲」
を常用と異なる特別な意味とする定義規定は置かれていない。
ｆ被控訴人は，本件契約書に掲載されなかった特許として控訴人が指
摘した７件の特許について，いずれも本件契約書の許諾対象特許ではないと主張す
る。
しかし，上記７件の特許中少なくとも５件の特許は本件コンサルタント契約１
条に記載の各センサの要素を明確に充足し，また，その余の２件の特許（乙２６，
２９）についても軸まわりのトルクを検出するセンサであることからトルクセンサ
であることは明らかである。したがって，いずれも本件契約書の許諾対象特許であ
る。
ｇ被控訴人は，自社のホームページに掲載している製品について現に
販売していないなどと主張する。
しかし，ホームページに掲載していながら販売はしていないとの主張には無理が
ある。
また，特許発明の実施は「譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む）」を含む
のであるから，ホームページやカタログ等への掲載も特許発明の実施となる。
ｈ被控訴人は，本件契約締結に至る交渉の状況について，第四次提案
（乙８）の記載を指摘する。
しかし，ランニング・ロイヤルティに関する規定は，第二次提案（乙６）にお
いて「（２）ＲｕｎｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：許諾特許を使用する商品の売上高
の３％を支払う。」として定めた内容をそのまま第四次提案（乙８）において「（２）
ＲｕｎｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：３％（対象商品の売上高ベース）」と簡略化し
て規定されたものである。また，一時金に関する規定は，第二次提案（乙６）にお
いて「２項の商品の許諾特許に要した費用全額（実費）」として定めた内容をその
まま第四次提案（乙８）において「許諾対象特許費用（実費集計）」と簡略化して
規定されたものである。このように，両規定は，それぞれ第二次提案から第四次提
案までの各提案を経て定められた内容を簡略化しながら記載したものであり，両規
定の表記が分かれていることは，何ら規定内容の理解の妨げにならない。
【被控訴人】
(ｱ)本件契約書５条１項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有して
いる」の意味について
ａ本件契約書９条２項について
本件契約９条２項に「甲が専用実施権を有する・・・」とあるが，それぞれの
条項は，それぞれの条項の目的等に従い，解釈すべきであって，同じ文言だからと
いって同じように解釈しなければならないわけではない。
また，独占的通常実施権者であっても，債権者代位などの方法により差止請求
をすることはできるのであるから，差止請求のために専用実施権の設定登録が絶対
に必要なわけではない。
したがって，本件契約９条２項に基づく控訴人の主張は理由がない。
ｂ本件契約書５条２項が設けられたのは，出願中の特許について仮専
用実施権の設定があり得るからであるとの控訴人の主張について
本件契約書５条２項により，専用実施権の許諾だけがあり設定登録を行ってい
ないものについても，「・・・当該変更通知がなされた対象特許権及び／又は出願
中の特許については，前項の費用負担義務を免れ」得るのであり，現に控訴人も，
同項により，専用実施権を非独占的通常実施権に変更している（甲２９，乙４）。
ｃ控訴人は，本件契約締結前の時点で，明確に専用実施権が設定登
録された特許権に限り特許実費の支払の対象とする旨の意向を示していると主張す
る。
しかし，控訴人が，専用実施権が設定登録された特許権に限り特許実費の支払
の対象とする旨の意向を示したのは，本件の争いが生じた後のことである。それ以
前に，控訴人は特段の異議も文句も唱えることなく，特許実費を支払い続けていた
（甲２４～２８）。
ｄ本件契約は，本件コンサルタント契約において，被控訴人が単独
でした発明の出願に関する費用は被控訴人の負担とする定めがあることを前提とし
ているとの控訴人の主張について
本件コンサルタント契約と本件契約とは，基本的に互いに独立したものであり，
このことは，本件コンサルタント契約の５条の文言が，数度の更新によっても全く
変化しなかったことからも明らかである。
また，本件コンサルタント契約において，開発する技術領域は，①トルクセン
サ，②マイクロ発電機，③高感度加速度センサ，④触覚センサ，⑤MEMSミラー
である（１条）のに対し，本件契約において許諾する技術領域は，①圧電型加速度
センサ（L字タイプ），②触覚センサ，③トルクセンサ，④マイクロ発電機，⑤
MEMSミラーであって（１条３号），異なる。
ｅ控訴人が特許実費を負担する必要があることを専用実施権設定の
要否の検討の際の考慮要素としていたとの控訴人の主張について
乙２のメールの宛先であるＣ常務は，専用実施権の設定登録の有無に関係なく，
特許実費の支払を行った。
そして，本件の争いが勃発する以前に控訴人が専用実施権の設定登録に関し何
らかの検討を行ったことが分かる証拠は，乙２のみであるところ，乙２の件名が
「ご回答頂けますと幸いです」とあり，回答を期待する内容であるのにかかわらず，
控訴人からは，その回答メールの提出がないことからすると，乙２のあとの返答
メールが，控訴人に不利なものだったと推認される。
(ｲ)本件契約書５条１項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有して
いる本件特許権等」の「本件特許権等」は，本件製品を技術的範囲に含むものに限
られるかについて
ａ本件契約書１条１号の「本件製品を技術的範囲に含む」を「本件製
品がその技術的範囲に属する」以外の意味で理解することはできないとの主張につ
いて
特許法７０条の表題は，「（特許発明の技術的範囲）」であり，特許法で「技術的
範囲」だけが単独で用いられることはなく，常に，「特許発明の技術的範囲」とし
て用いられている。
同じ言葉は同じ意味で解釈される場合もあるが，常にそうとは限らない。
控訴人が掲げた七つの特許については，そもそも本件契約の対象ではないから，
本件契約の別紙１に記載されなかったのである。乙２３～２７は触覚センサではな
く，乙２８は圧電型加速度センサではなく，乙２９も触覚センサではないから，本
件契約の別紙１に記載されなかったのは当然である。
また，被控訴人は，平成１９年から，圧電型加速度センサも，薄型力覚センサ
（触覚センサ）も製造販売していない。確かに，乙３０等は被控訴人のホームペー
ジであるが，当該ホームページ掲載の全部の製品等について現に製造販売している
わけではない。
ｂ本件契約締結に至る交渉の状況の控訴人の主張について
乙８では，「（１）契約金（一時金）：許諾対象特許費用（実費集計）」，「（２）Ｒ
ｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：３％（対象商品の売上高ベース）」と，控訴人自
身が乙８内できちんと書き分けており，控訴人が，許諾特許を使用する商品との限
定を付すことなく，本件製品に加えて被控訴人単独開発製品を対象商品としてその
売上高の３％をランニング・ロイヤルテイとして支払う旨の提案をしたのは明らか
である。
イ争点２（控訴人が支払義務を負うランニング・ロイヤルティの範囲）
について
【控訴人】
(ｱ)原判決は，本件契約書４条１項２号の「本件特許権等が有効に存続し
ている国において」のうち「有効に存続している」との文言に照らすと，本件特許
権等のうち同号の対象となるのは，現に有効に存続している特許権，又は出願後に
取り下げられたり，拒絶査定が確定した等の事情が存在せず，特許権として発生す
る余地のある特許出願であり，まだ出願すら存在しない将来所有すべき出願中の特
許又は特許権については除かれると解するべきであると判示する。
しかし，「存続」の用語は，特許法に明記された法令用語であって特許権につい
て用いられ（特許法１１２条の２第２項），特許出願については用いられない。ま
た，「有効に存続」との用語は，最高裁平成１２年４月１１日第三小法廷判決・民
集５４巻４号１３６８頁においても使用される常用表現であり，特許権について使
用される。また，そもそも特許出願は出願であって権利ではないから「有効（性）」
及び「存続」は観念し得ない。したがって，本件契約書４条１項２号の「本件特許
権等が有効に存続している国において」の文言に照らすと，本件特許権等のうち同
号の対象となるのは，現に有効に存続している特許権のみであり，特許出願等は対
象になり得ない。
この点，被控訴人は，本件契約書４条１項２号の「存続」の用語について，広辞
苑の記載を指摘するが，特許実施許諾契約書で使用される用語について，特許法に
おいて明確な用語法が特定されているにもかかわらず，広辞苑の用語法によるべき
理由は全く存在しない。
(ｲ)原判決は，本件契約書４条１項２号は，本件特許権等が有効に存続し
ている国において本件製品を販売したときに当該国における販売分についてランニ
ング・ロイヤルティの支払義務を課すものであるから，ランニング・ロイヤルティ
の支払義務につき，本件特許権等に含まれる特許権又は出願中の特許が存在する国
における本件製品の販売に限定することを定めたと解するのが自然であると判示す
る。
ａしかし，前記(ｱ)のとおり，本件特許権等のうち本件契約書４条１
項２号の対象となるのは，現に有効に存続している特許権のみであり，特許出願等
は対象になり得ない。
ｂ本件契約においては，ランニング・ロイヤルティ（実施料）は「本
契約第２条の実施許諾の対価」（同４条１項柱書）と規定されている。
そして，本件契約書２条１項は，実施許諾の内容を「乙は，甲に対し，本件特
許権等の有効期間中，本件特許権等に基づき，甲が全世界において本件製品を開発，
製造・・・することにつき，専用実施権（専用実施権に対応する外国の実施権を含
む）を設定及び許諾する。」と特定しており，本件特許権等に基づかない本件製品
の開発等については実施許諾の対象に含まれていない。また，「本件特許権等」の
定義については，本件契約書１条１号は「『本件特許権等』とは，本件製品を技術
的範囲に含む乙が現に所有し又は将来に所有すべき特許権及び出願中の特許・・・」
と規定し，「本件特許権等」は，控訴人が開発，製造等する製品を技術的範囲に含
むものに限定，特定されている。
したがって，本件契約書２条による実施許諾の対象は，控訴人が開発，製造等す
る製品（トルクセンサ等）を技術的範囲に含む特許権等である。
このような前提の下，本件契約書４条１項２号は，控訴人が，控訴人の製品
（トルクセンサ等）を技術的範囲に含む特許権等が有効に存続している国において，
当該製品，すなわち特許権等の実施品を販売したときは，被控訴人に対し，当該製
品の正味販売価格の３％相当額のランニング・ロイヤルティを支払うものと規定し
ている。したがって，同４条１項２号は，本件特許権等を実施した本件製品の販売
についてランニング・ロイヤルティの支払義務を定めたものである。
(ｳ)原判決は，多数の特許権等を一括して実施許諾する際に，実施許諾の
対象となる特許権及び出願中の特許の技術的範囲に属するか否かにかかわらず，製
品の名称を特定しその販売額に応じてランニング・ロイヤルティを定めれば，実際
に実施する特許権等の数にかかわらずランニング・ロイヤルティを一定額にとどめ
ることができる上に，その算定に当たり実施の有無について争いとなることを防ぐ
こともできるという点において合理的なものであり，そのような合意をすること自
体は何ら不自然なものではないと判示する。
しかし，特許発明の実施と無関係な実施料支払合意に合理性が認められるのは，
「製品の名称」等により対象製品を限定的に特定した上で多数の特許権等を特定し
て「一括して」実施許諾するような場合である。そのような場合には，特許実施許
諾契約の締結時点において対象特許及び対象製品が制限的に特定されるため，契約
当事者をして，特許実施許諾契約締結時に，実施許諾対象特許（特許群）の価値を
理解，特定することが可能であり，また，対象特許と関連性の高い製品を対象製品
とする一方，関連性の低い製品を対象製品から除外することにより，対象製品の範
囲を適切に調整，画定することができる。しかるに，本件契約書においては，締結
時点において実施許諾対象特許を限定，特定することができず，また，時を経るに
従い対象特許が入れ替わってしまうため，対象特許（特許群）の価値を理解，特定
することが不可能である。また，実施許諾対象製品も「本件製品」として製品名等
ではなく極めて大きな括りの種別（加速度センサ，力覚センサ，トルクセンサ等）
で特定されているにすぎず，具体的に特定されていないことから，対象特許との関
連性を考慮して対象製品の範囲を適切に調整，画定することも不可能である。さら
には，本件契約の有効期間は「本契約締結日から本件特許権等の最終の存続期間満
了の日まで」（１０条）とされており，かつ，ライセンシー（控訴人）には，非独
占的通常実施権の許諾を拒絶する権利も途中解約権も認められていない。したがっ
て，本件契約書において，特許発明の実施と無関係な実施料支払合意の解釈を採用
した場合，控訴人は，大きな括りの種別で特定される「本件製品」を製造販売する
限り，未来永劫，本件特許権等の全てが「本件製品」を技術的範囲に含まない，
「本件製品」とは無関係の無価値な特許，特許出願のみとなったとしても，本件製
品の正味販売額の３％を被控訴人に支払い続けなければならない立場に置かれるこ
とになる。本件契約書において，特許発明の実施と無関係な実施料支払合意をする
ことに合理性は全く認められず，当事者がそのような合意をしたとも解されない。
むしろ，本件契約書４条１項２号は，「本件特許権等が有効に存続している国にお
いて本件製品を販売したときは」と規定し，あくまで発明実施に係る本件製品を実
施料支払対象としている。
したがって，原判決の上記判断は誤っている。
【被控訴人】
(ｱ)控訴人は，「存続」の用語は，特許権について用いられると主張する
が，広辞苑によると，「存続」とは，「ひきつづいて存すること。存在し続けるこ
と。」とある。
(ｲ)控訴人は，本件契約書では，実施許諾対象製品は「本件製品」として
製品名等ではなく極めて大きな括りの種別（加速度センサ，力覚センサ，トルクセ
ンサ等）で特定されているにすぎないと主張する。
しかし，本件契約で実施許諾したのは，「①圧電型加速度センサ（L字タイプ），
②触覚センサ，③トルクセンサ，④マイクロ発電機，⑤MEMSミラー」（１条）の
みであって，圧電型加速度センサ（L字タイプ）以外の加速度センサは実施許諾し
ていないし，力覚センサについても実施許諾していない。
(ｳ)控訴人は，特許発明の実施と無関係な実施料支払合意に合理性が認め
られるのは，「製品の名称」等により対象製品を限定的に特定した上で多数の特許
権等を特定して「一括して」実施許諾するような場合であると主張するが，特許発
明の実施と無関係にされる実施料の支払合意に合理性が認められる場合は，上記の
場合に限らない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，被控訴人の請求は，控訴人に対して，特許実費として，４５０
６万０８４３円及びこれに対する平成３０年６月１３日から支払済みまで年６％の
割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がないと判
断する。
その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３
争点に対する判断」１～３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１１頁２４行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「エ控訴人と被控訴人は，本件コンサルタント契約を更新する目的で，平成２
８年４月１日，平成２９年４月１日にも，それぞれ，それまでの契約と同内容の契
約を締結した（乙２２の１・２）。」
(2)原判決１４頁１１行目の「支払っていた」を「支払っていたが，その際に，
控訴人の製造，販売する製品が，本件特許権等に係る発明の技術的範囲に含まれる
か否かについては検討したことはなく，また，支払に当たって，後に正確な金額を
算定し，精算することを前提に支払うものであるとの説明をしたことはなかった」
に改め，同行目の「２９」の次に「４４，４５，弁論の全趣旨」を加える。
(3)原判決１４頁１９行目の「依頼した（乙２）」を「依頼するメールを送信
した（以下，同メールを「乙２メール」という。乙２）が，乙２メールにおいて，
本件契約上，控訴人の製造，販売する製品がその技術的範囲に含まれない発明に係
る特許権の特許実費を支払う必要はないことや，上記８件の特許について，控訴人
の製造，販売する製品がその発明の技術的範囲に含まれるか否かの検討を求めるこ
とはなかった」に改める。
(4)原判決１４頁１９行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「控訴人は，Ｂが乙２メールにおいて指摘した８件の特許のうち，６件の特許に
ついて専用実施権の設定登録をした（乙３９，４５，４６，弁論の全趣旨）。」
(5)原判決１４頁２５行目の「支払った。」の次に，「控訴人は，その支払の
際，支払対象となる本件特許権等に係る発明の技術的範囲に控訴人の製造，販売す
る製品が含まれるか否かについては検討しなかった。」を加える。
(6)原判決１５頁１９行目の「乙３」を「以下，同通知を「乙３変更通知」と
いう。乙３」に改める。
(7)原判決１６頁３行目の「発明を含むものであり」を「ものから，乙３変更
通知により，同特許権について控訴人が有する専用実施権が非独占的通常実施権に
変更されたものを除いたものであり」に改める。
(8)原判決１７頁１１行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「キＢは，上記の各メールにおいて，本件契約上，控訴人の製造，販売する製
品がその技術的範囲に含まれない発明に係る特許権の特許実費を支払う必要はない
との説明はしておらず，また，ランニング・ロイヤルティの支払義務については言
及していない。」
(9)原判決１７頁１３行目冒頭から２０頁２行目末尾までを次のとおり改める。
「(1)ア特許実費の支払義務を負う対象となる権利の範囲について，本件契約
書５条１項は，「専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等」と
規定していることから，控訴人は，専用実施権の設定登録がされた特許権について
のみ，それらの特許実費を負担することになるのかが問題となる。
(ｱ)出願中の特許について
本件契約書１条１号は，「本件特許権等」について，出願中の特許も含まれるも
のと定義していること，本件契約書５条１項は，「当該特許権又は出願中の特許に
係る出願，登録及び維持に要する実費（以下「特許実費」という。）を負担する」
と規定していること，本件契約書５条２項は「２条３項に基づく非独占的通常実施
権への変更通知をしたときは，当該変更通知がなされた対象特許権及び／又は出願
中の特許については，前項の費用負担義務を免れるものとし」と規定していること
からすると，本件契約書５条１項により控訴人が負担することになる特許実費には，
出願中の特許についての特許実費も含まれることは明らかである。
そして，出願中の特許については，専用実施権の設定や独占的通常実施権の許諾
はできないから，それが特許権の設定登録がされた後に本件契約上専用実施権や独
占的通常実施権の対象となるのであれば，特許実費の支払義務を負う対象となると
いうべきである。なお，出願中の特許については，仮専用実施権の設定や仮通常実
施権の許諾をすることができる（特許法３４条の２，３４条の３）が，本件契約書
には，仮専用実施権の設定や独占的仮通常実施権の許諾がされたものに限り，控訴
人がその特許実費を負担する旨の規定はないから，控訴人がその特許実費を支払う
義務がある出願中の特許がこれらのものに限られると解することはできない。
したがって，出願中の特許についても，本件契約書２条３項に基づく非独占的通
常実施権への変更がされていないものであれば，控訴人がその特許実費を支払う義
務があるというべきである。
(ｲ)特許権の設定登録がされた特許権について
本件契約書２条１項，２項は，本件特許権等につき，当初は，専用実施権の設定
合意をするが，本件契約締結日から３年経過したときに，その専用実施権が独占的
通常実施権に変更される旨規定しており，本件契約においては，専用実施権の設定
合意がされ，その設定登録がされていなくても，その専用実施権は，３年経過後に
独占的通常実施権に変更されるものとされているのであるから，本件特許権等のう
ち特許権の設定登録がされた特許権については，「専用実施権又は独占的通常実施
権を有している本件特許権等」とは，本件契約書２条１項により専用実施権の設定
の合意がされた特許権及び本件契約書２条２項により同専用実施権が独占的通常実
施権に変更された特許権を意味し，控訴人は，そのような特許権であり，本件契約
書２条３項に基づく非独占的通常実施権への変更をしていないものであれば，専用
実施権の設定登録がされているかどうかにかかわらず，それらの特許実費を支払う
義務があるというべきである。
イ次に，本件契約書１条１号において，「本件特許権等」が「本件製品を
技術的範囲に含む」ものと定義されていることから，その意味が問題となる。
本件契約書１条３号は，「本件製品」について，「(1)圧電型加速度センサ（Ｌ字
タイプ），(2)触覚センサ（薄型力覚センサ），(3)トルクセンサ，(4)マイクロ発電
機，及び(5)ＭＥＭＳミラーを意味する。」と定めており，そこに控訴人が製造，販
売するあるいは製造，販売する予定の製品といった限定はないから，本件契約上，
「本件製品」とは，これらの技術分野の製品一般を意味するものである。
したがって，「本件製品を技術的範囲に含む」とは，これらの技術分野を技術的
範囲に含むことを意味し，「本件特許権等」は，これらの技術分野に関する特許権
又は出願中の特許を意味すると解するのが相当である。
ウそして，本件契約についての以上の解釈は，前記１(2)で認定した本件
契約締結に至る経緯，前記１(3)で認定した本件契約締結後の当事者のやり取りの
状況等及び前記１(5)アで認定した控訴人による本件契約に基づく特許実費の支払
状況とも矛盾なく整合するものであって，これ以外の解釈をすることはできない。
(2)以上のとおり，控訴人は，被控訴人に対して，本件製品（圧電型加速度セ
ンサ（Ｌ字タイプ），触覚センサ（薄型力覚センサ），トルクセンサ，マイクロ発電
機，及びＭＥＭＳミラーの技術分野）に関する出願中の特許，専用実施権の設定の
合意がされた特許権及び同特許権から独占的通常実施権の許諾のある特許権に変更
された特許権のうち，上記の専用実施権又は独占的通常実施権が非独占的通常実施
権に変更されていないものについての特許実費を支払う義務を負うが，前記１(7)
アのとおり，平成２９年度第２半期における上記範囲の特許実費は，４５１２万６
０４３円である。」
(10)原判決２０頁２３行目の「明確に」を削り，同頁２４行目の「とまでは
認め難い。」を「とはいえない。」と改め，同頁２４行目の「そうする」から２５行
目末尾までを削る。
(11)原判決２１頁１行目冒頭から２２頁１２行目末尾までを次のとおり改め
る。
「イ控訴人は，控訴人の特許実費の支払について，後に精算することを前提と
した仮払いである旨主張する。
しかし，債務の履行として金銭の支払をするに当たって，その金額が確定的なも
のではなく，後に精算する予定で支払う趣旨である場合は，通常，その旨を明示す
るはずであるが，前記１(3)のとおり，控訴人は，被控訴人に対して特許実費を支
払う際に，同支払が確定的なものではなく，後に精算する予定であるとの説明をし
たことはなかったのであり，また，本件証拠上，本件契約を締結した頃に，控訴人
と被控訴人との間で，特許実費の支払方法について，後に精算をすることを前提と
して支払うことを合意したと認めることもできない。
また，控訴人が被控訴人に支払ってきた特許実費が仮払いの趣旨であったことを
立証するための証拠としては，控訴人の会計帳簿等が考えられるところ，控訴人は，
そのような証拠を全く提出していない。
以上からすると，控訴人がしてきた特許実費の支払が仮払いの趣旨でしたものと
認める余地はなく，控訴人の上記主張は理由がない。
ウ控訴人は，本件契約は，本件コンサルタント契約において，被控訴人が単
独でした発明の出願に関する費用は被控訴人の負担とする定めがあることを前提と
した上で，その例外として，控訴人が専用実施権を有するものについてその特許実
費を負担することを定めたものであると主張する。
しかし，本件契約書２条３項に基づき非独占的通常実施権に変更された特許権に
ついては，控訴人は，その特許実費の負担義務を免れるのであり（５条２項），そ
の場合は，本件コンサルタント契約の費用負担に係る規定に従うことになるのであ
るから，本件コンサルタント契約が適用される余地がなくなるものではなく，控訴
人が専用実施権の設定登録を受けたもののみについて，その特許実費を負担するこ
とを定めたものと解さなくても，何ら不合理ではない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
エ控訴人は，乙２メールを根拠として，控訴人が特許実費を負担する必要が
あることを専用実施権設定の要否の検討の際の考慮要素としていたと主張する。
しかし，前記１(5)アのとおり，控訴人は，専用実施権の設定登録がされていな
い特許権についての特許実費を支払ってきたのであるから，控訴人の上記主張は理
由がない。
この点，控訴人は，乙２メールに指摘されている８件の特許権について，専用実
施権の設定登録をするか否かを検討した結果，６件の特許権のみに専用実施権の設
定登録をした旨主張するが，前記１(5)アのとおり，控訴人は，専用実施権の設定
登録をしなかった２件の特許権についても，その特許実費を支払ったのであるから，
６件の特許権のみに専用実施権の設定登録をしたという事実から，控訴人が，特許
実費を負担する必要があることを専用実施権設定の要否の検討の際の考慮要素とし
ていたと認めることはできない。
オ控訴人は，本件特許権等の出願等は，専ら被控訴人がその裁量で自己の権
利として管理しており，控訴人が判断できるのは本件特許権等について専用実施権
の設定登録を受けるか否かの点のみであることから，本件契約書５条１項は，専用
実施権の設定登録を受けた特許権のみを特許実費の支払対象とするものと解すべき
であると主張する。
しかし，前記１(3)のとおり，控訴人は，被控訴人から，出願した特許の概要の
説明を受けていたほか，必要に応じて被控訴人に対して被控訴人の出願に係る特許
に係る明細書や請求項等の出願書類の写しの提供を求めていたものであり，これに
より，本件契約により控訴人が負担することとなる特許実費の対象となる特許権や
出願中の特許を把握することができたといえる。そして，本件契約締結に当たって
も，控訴人は，上記の方法により特許実費の対象となる特許権や出願中の特許を把
握できるものと考えていたというべきであるから，控訴人が，専用実施権の設定登
録をしていない特許権の特許実費を負担する契約を締結するのが不合理であるとい
うことはできない。
この点，控訴人は，本件契約書５条２項によって非独占的通常実施権に変更で
きるとしても，同変更通知前に発生した費用の負担を免れることはできないところ，
控訴人は，被控訴人から，被控訴人が出願を予定している特許については，その内
容の説明を受けていないと主張するが，特許実費に占める当初の特許出願に要する
費用の額の割合を考慮すると，控訴人の上記主張事実のみをもって，専用実施権の
設定登録をしていない特許権の特許実費を控訴人が負担することが不合理であり，
控訴人がそのような契約を締結するはずがないとはいえないというべきである。
カ控訴人は，本件契約書５条１項の「専用実施権・・・を有している」の文
言について，専用実施権の設定登録をしている必要がないと解した場合，本件契約
書９条２項の「甲が専用実施権を有する」も同様に，専用実施権の設定登録をして
いる必要がないと解すべきであり，そうすると，同９条２項は，控訴人は，専用実
施権の設定登録をしていない場合に，当該特許権の侵害者に対して差止請求訴訟を
提起することを規定したことになり，不合理であると主張する。
しかし，本件契約書９条２項の「専用実施権を有する」とは，差止請求訴訟の提
起等について定める同項の内容からすると，専用実施権の設定登録をした場合を意
味するものと解されるが，そうであるからといって，本件契約書５条１項の「専用
実施権・・・を有している」を，専用実施権の設定登録をした場合を意味するもの
と解さなければならないことにはならない。
この点，控訴人は，契約書においては，同じ用語は同じ意味で用いるのが大原則
であると主張するが，全ての契約書において，そのように用語が用いられていると
は限らないというべきである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
キ控訴人は，平成２６年１１月５日に控訴人がした第二次提案においては，
「（２）ＲｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：許諾特許を使用する商品の売上高の３％
を支払う。」と記載されていたのが，被控訴人が平成２７年１月３０日にした第三
次提案においては，被控訴人は，第二次提案の上記の部分を受け入れ，その結果，
同年２月２４日に控訴人が第四次提案をしたのであるから，第四次提案においては，
「（２）ＲｕｎｎｉｎｇＲｏｙａｌｔｙ：許諾特許を使用する商品の売上高の３％
を支払う。」の部分に変更はなく，ただ，簡略化して，「（２）ＲｕｎｎｉｎｇＲｏ
ｙａｌｔｙ：３％（対象商品の売上高ベース）」と記載したものであるとして，控
訴人は，本件契約締結前の時点で，本件特許権等を実施する製品に限り特許実費の
支払の対象とする旨の意向を示していると主張する。
しかし，仮に，控訴人が，被控訴人の有する特許権を実施する製品に限り，ラン
ニング・ロイヤルティを支払う義務があると認識していたのであれば，控訴人がし
た第二次提案における「許諾特許を使用する」との文言を第四次提案において省く
ことはあり得ないことであり，上記文言を第四次提案において省いたことは，被控
訴人の有する特許権に係る発明の技術的範囲に含まれない製品であっても，これを
販売すればランニング・ロイヤルティを支払う義務があるという認識を有していた
ことを推認させるものである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
ク控訴人は，控訴人の製品を技術的範囲に含まない特許発明に係る特許第５
４５９８９０号，特許５４９７９６９号，特許第４９６３１３８号，特許第４９８
７１６２号，特許第５２４８７０８号，特許第５６４０１６９号及び特許第５７６
５６４８号は，本件契約書の別紙１に記載されていないことを根拠として，本件契
約においては，控訴人は，控訴人が製造，販売する製品を技術的範囲に含む発明に
係る特許権の特許実費のみを負担することになっている旨主張する。
しかし，本件契約の対象となる本件特許権等が，控訴人が製造，販売する製品が
その技術的範囲に属するものに限られないことは，前記(1)イで判示したとおりで
ある。本件契約書１条１項は，本件特許権等には，「別紙１に係る対象特許目録記
載の特許権及び出願中の特許・・・が含まれる」と規定しており，本件契約書の別
紙１に記載された特許権等は，本件特許権等の一部を示すものにすぎないから，上
記の各特許が本件契約書の別紙１に記載されていないからといって，「本件特許権
等」が，控訴人が製造，販売する製品を技術的範囲に含む発明に係る特許権を意味
するものと解することはできないというべきであり，控訴人の上記主張は理由がな
い。
ケ控訴人は，本件契約において，専用実施権の許諾対象を「本件製品のいず
れかに関する発明を含む特許権等」まで広げた場合，被控訴人はもはや力覚センサ
や加速度センサを製造販売することができなくなり，自身の中核的事業を失うこと
になるのであるから，本件契約の当事者である被控訴人及び控訴人がそのような広
範囲，包括的に専用実施権の設定を行うことはあり得ないと主張するが，被控訴人
がどのような事業を行うかは，被控訴人の経営判断によるものであって，控訴人の
上記主張のような理由により本件契約を解釈することはできない。」
(12)原判決２２頁１３行目の「ウ」を「コ」に改め，同頁２６行目の「本件
変更通知により」の後に「，本件変更通知以降」を加え，２３頁１２行目冒頭から
２３行目末尾までを削り，２４頁２行目の「２(3)及び(4)」を「１(4)及び(5)」に
改める。
(13)原判決２４頁６行目冒頭から２５頁４行目末尾までを次のとおり改める。
「(1)ア本件契約書４条１項２号は，「甲は，本件特許権等が有効に存続してい
る国において本件製品を販売したときは，当該国における販売分について，乙に対
し，ランニング・ロイヤルティとして，本件製品の正味販売価格の３％相当額（税
別）を支払う。」というものであり，本件製品の正味販売価格の３％をランニン
グ・ロイヤルティとして支払うことを規定し，控訴人の販売する製品が，被控訴人
の有する特許権に係る発明の技術的範囲に含まれるものであるとの限定はないから，
そのような限定はなく，控訴人は，本件製品を販売したときは，ランニング・ロイ
ヤルティを支払う義務があるものということができる。
そして，本件契約についての上記解釈は，①前記１(2)のとおり，本件契約締結
に向けた交渉において，控訴人が平成２６年１１月５日にした提案では，許諾特許
を使用する商品の売上高を基礎としてランニング・ロイヤルティを算定することと
していたが，平成２７年２月２４日にした提案においては，対象商品の売上高を基
礎としてランニング・ロイヤルティを算定することとし，「許諾特許を使用する」
との部分を削除したこと，②前記１(5)イで認定した控訴人による本件契約に基づ
くランニング・ロイヤルティの支払状況及び③前記１(5)イ，(7)のとおり，控訴人
と被控訴人との間で，平成２９年度第２半期における特許実費の支払義務について
の紛争が生じた後に，Ｂは，被控訴人に対し，メールで，支払を拒絶する理由を説
明したが，その際には，ランニング・ロイヤルティの支払義務については言及せず，
平成３０年１０月１６日には，被控訴人に対し，同年４月１日から同年９月３０日
までのランニング・ロイヤルティとして，従来と同様に，被控訴人が販売した製品
が被控訴人の有する特許権に係る発明の技術的範囲に含まれるか否かを区別せずに
算定した額を支払う旨報告したこととも矛盾なく整合するものであって，これ以外
の解釈をすることはできない。
イまた，「本件特許権等」には，出願中の特許も含まれることからすると，
本件契約書４条１項２号の「本件特許権等が有効に存続している国」とは，現に有
効に存続している特許が登録されている国のほか，出願後に取り下げられたり，拒
絶査定が確定した等の事情が存在せず，特許登録がされる余地のある特許出願がさ
れている国をも含むものと解するのが相当である。
ウ以上からすると，控訴人は，本件契約に基づき，本件特許権等に係る特
許登録がされている国又は特許登録がされる余地のある本件特許権等に係る特許出
願がされている国において本件製品を販売したときは，控訴人の販売する製品が被
控訴人の有する特許権に係る発明の技術的範囲に含まれるか否かにかかわらず，本
件製品の正味販売価格の３％相当額のランニング・ロイヤルティを支払う義務を負
うものと解するのが相当である。」
(14)原判決２５頁２０行目の「これを」から２１行目末尾までを次のとおり
改める。
「特許が出願されてはいるが，特許権の設定登録のされていない国においても，
本件製品を販売したときに，ランニング・ロイヤルティの支払義務が生じるとする
ことも不合理ではない。」
(15)原判決２６頁４行目の「主張する。」から９行目末尾までを「主張する
が，前記２(3)キのとおり，控訴人の同主張は理由がない。」に改める。
(16)原判決２６頁９行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「ウ控訴人は，「存続」の用語は，特許法に明記された法令用語であって特許
権について用いられること，特許出願は出願であって権利ではないから「有効
（性）」及び「存続」は観念し得ないことから，本件契約書４条１項２号の「本件
特許権等が有効に存続している国において」の「本件特許権等」とは，現に有効に
存続している特許権を意味し，出願中の特許は含まれないと主張する。
しかし，本件契約書１条は，「本件特許権等」の定義として，出願中の特許も含
むと規定しているのであるから，４条１項２号の「本件特許権等」にも出願中の特
許が含まれるものと解することができる。
そして，出願中の特許についても，出願後に取り下げられたり，拒絶査定が確定
した等の事情が存在せず，特許登録がされる余地のある場合を，契約書において
「有効に存続している」と表現することが不自然であるとはいえないから，同文言
を理由に，出願中の特許が本件契約書４条１項２号の「本件特許権等」に含まれな
いと解することはできない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
エ控訴人は，本件契約書４条１項柱書は，ランニング・ロイヤルティは，
「本件契約第２条の実施許諾の対価」であると規定しているところ，本件契約書２
条による実施許諾の対象は，控訴人が開発，製造等する製品を技術的範囲に含む特
許権等であるから，４条１項２号は，控訴人が，控訴人の製品を技術的範囲に含む
特許権等が有効に存続している国において，当該製品を販売したときに，当該製品
の正味販売価格の３％相当額のランニング・ロイヤルティを支払うものと規定した
ものであると主張する。
しかし，前記２(1)イのとおり，本件契約書１条１号の「本件製品を技術的範囲
に含む」とは，１条３号に規定された技術分野を技術的範囲に含むことを意味し，
「本件特許権等」も，１条３号に規定された技術分野の特許権又は出願中の特許を
意味するところ，それらの特許権等について本件契約書２条によって実施許諾がさ
れているのであるから，控訴人は，上記の技術分野に関する製品を販売したのであ
れば，本件契約書４条１項２号によってランニング・ロイヤルティを支払う義務が
生じるというべきである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
オ控訴人は，本件契約書において，本件特許権等に係る特許発明と無関係な
実施料を支払うとの合意があったものと解釈した場合，控訴人は，大きな括りの種
別で特定される「本件製品」を製造販売する限り，本件特許権等に係る発明の全て
が「本件製品」を技術的範囲に含まない，「本件製品」とは無関係のもののみと
なったとしても，本件製品の正味販売額の３％を被控訴人に支払い続けなければな
らない立場に置かれることになり，したがって，当事者が上記のような合意をした
と解することはできないと主張する。
しかし，本件契約のランニング・ロイヤルティの定めに合理性があることは，前
記アで判示したとおりであって，控訴人が主張する上記の事情は，前記(1)の判断
を何ら左右するものではない。」
２よって，原判決は正当であり，本件控訴は理由がないから，これを棄却する
こととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
佐野信
裁判官
中島朋宏
（別紙）
契約条項
前文
第一精工株式会社（以下「甲」という。）と株式会社ワコー（以下「乙」という。）
は，乙が有する本件特許権等（定義は１条のとおり）の実施許諾に関し，以下のと
おり契約を締結する。
１条（定義）
本件契約において，別段の定めがある場合を除き，次の各用語は，次に定め
る意味を有するものとする。
①「本件特許権等」とは，本件製品を技術的範囲に含む乙が現に所有し又は将
来に所有すべき特許権及び出願中の特許（これらに対応する外国における特許権及
び出願中の特許を含む。本号において以下同じ。）の総称を意味する。本件特許権
等には別紙１（判決注・本件契約書に添付された別紙である。）に係る対象特許目
録記載の特許権及び出願中の特許，並びにこれらの特許権及び出願中の特許に関す
る分割出願，継続出願，一部継続出願，再発行，更新，延長及び追加が含まれる。
③「本件製品」とは，(1)圧電型加速度センサ（Ｌ字タイプ），(2)触覚センサ
（薄型力覚センサ），(3)トルクセンサ，(4)マイクロ発電機，及び(5)ＭＥＭＳミ
ラーを意味する。
④「正味販売価格」とは，甲が第三者に本件製品を販売した販売高の税抜金額
を意味する。
２条（本件特許権等の実施許諾）
１乙は，甲に対し，本件特許権等の有効期間中，本件特許権等に基づき，甲が
全世界において本件製品を開発，製造（製造委託を含む。），販売，使用，販売の申
出，輸出及び輸入することにつき，専用実施権（専用実施権に対応する外国の実施
権を含む。）を設定及び許諾する。乙は，本件契約締結後速やかに，甲が本項所定
の専用実施権の設定登録を行う手続に協力する。
２前項の定めにかかわらず，本件契約締結日から３年間を経過したときは，前
項の専用実施権は独占的通常実施権（独占的通常実施権に対応する外国の実施権を
含む。）に変更されるものとする。ただし，本項本文の変更を除き，甲が有する実
施権の内容については維持されるものとする。
３本件契約における他の定めにかかわらず，甲は，本件契約の有効期間中，自
己の選択により，本件製品の全部又は一部を単位として，本件契約に定める専用実
施権及び独占的通常実施権を非独占的通常実施権に変更する権利を有する。甲は，
当該変更をするときは，書面による変更通知を乙に対して行うものとする。甲によ
る当該変更通知をもって甲の実施権は変更対象製品について非独占的通常実施権に
変更されるものとするが，独占性以外の実施権の内容については維持されるものと
する。
４甲及び乙は，甲乙間で別途締結するコンサルタント契約の有効期間中に乙が
開発した製品について，甲が当該製品の事業化を希望したときは，乙は甲に対して
当該製品に関する特許権及び出願中の特許の実施許諾を含む契約締結に関する優先
交渉権を付与するものとし，両者は契約締結に向けて誠実に協議するものとする。
３条（甲乙共有の発明及び考案に係る知的財産権の実施）
甲及び乙は，２条４項のコンサルタント契約の有効期間中に甲乙が共同で成した
発明及び考案（以下「共同特許」という。）については，相手方に何らの支払を要
せず甲乙それぞれが自ら実施できることを相互に確認し，本件製品を技術的範囲に
含む甲乙共有の発明及び考案に係る知的財産権について乙又は甲が単独での実施を
希望し，相手方と協議の上その承諾を得て独占的に実施（第三者への実施委託を含
む。）及び実施許諾を行う権限（以下「完全独占実施権」という。）を得たときは，
当該相手方が当該知的財産権を自己又は第三者をして実施しないことを条件に，本
項に定める知的財産権の出願，登録及び維持に要する実費を負担するほか，完全独
占実施権を有している期間に限り，完全独占実施権を実施して本件製品を販売した
ときは，相手方に対し，完全独占実施権設定の対価として，本件製品の正味販売価
格の３％相当額（税別）を支払う。ただし，完全独占実施権の実施対象製品が本件
契約書４条１項２号所定のランニング・ロイヤルティ支払対象の本件製品と重複し
甲がランニング・ロイヤルティを支払う場合，甲は，本項所定の完全独占実施権設
定の対価の支払義務を負わない。
４条（実施料）
１甲は，乙に対し，２条の実施許諾の対価（以下「実施料」という。）を支払
う。
①一時金
甲は，乙に対し，本件契約締結日から６０日以内に，本件契約締結日時点におい
て本件特許権等の出願に関して乙が支出した別表１（判決注・本件契約書に添付さ
れた別表である。）に示す特許の実費総合計６７４８万８８００円を一括して支払
う。
②ランニング・ロイヤルティ
甲は，本件特許権等が有効に存続している国において本件製品を販売したときは，
当該国における販売分について，乙に対し，ランニング・ロイヤルティとして，本
件製品の正味販売価格の３％相当額（税別）を支払う。
③最低保証実施料
前２号のほか，甲は，２条１項及び２項に定める専用実施権又は独占的通常実施
権を有している期間に限り，乙に対し，１年間（始期を毎年４月１日，終期を翌年
３月３１日とする。）当たり以下に定める最低保証実施料を支払う。具体的には，
本項前②号にて定めるランニング・ロイヤルティの実績金額が本号所定の最低保証
実施料に係る金額に満たない場合に限り，甲は，最低保証実施料と実績金額の差額
分を乙に支払う。
(i)２条４項のコンサルタント契約の有効期間中１年間当たり１５００万円
（税別）
(ii)(i)以外の場合１年間当たり３５００万円（税別）
２甲は，本条前項②号に係るランニング・ロイヤルティに関し，本件契約期間
中の各半期（第１半期を４月１日～９月３０日，第２半期を１０月１日～３月３１
日とする）の終了後３０日以内に当該半期における本件製品別の正味販売価格合計，
主要販売先及びランニング・ロイヤルティ額を乙に報告するとともに，当該報告に
基づいて乙が請求書を甲に送付して甲が受領した日から３０日以内に当該ランニン
グ･ロイヤルティ額を支払う。
４甲が，乙に対し，実施料を支払期限までに支払わなかった場合，甲は当然に
期限の利益を失い，加えて，当該支払期限から実際に支払を行う日までの期間につ
き，年１４．６％の割合による遅延損害金を乙に支払う。
５条（本件特許権等に関する費用）
１甲は，２条１項及び２項に定める専用実施権又は独占的通常実施権を有して
いる本件特許権等に限り，当該特許権又は出願中の特許に係る出願，登録及び維持
に要する実費（以下「特許実費」という。）を負担する。ただし，当該独占的通常
実施権下において乙が自己の実施権を行使しようとするときはあらかじめ甲に通知
するものとし，以降の費用負担は甲乙折半とする。
２甲が本件特許権等の全部又は一部について２条３項に基づく非独占的通常実
施権への変更通知をしたときは，当該変更通知がなされた対象特許権及び／又は出
願中の特許については，前項の費用負担義務を免れるものとし，以降は，乙が自己
の責任と費用をもって当該対象特許権及び／又は出願中の特許の維持を行う。
３乙は，本件契約期間中の各半期（第１半期を４月１日～９月３０日，第２半
期を１０月１日～３月３１日とする）の終了後３０日以内に当該半期における特許
実費を集計して，その明細及び支払先とともに甲に報告する。甲は当該報告に基づ
いて乙が請求書を甲に送付して甲が受領した日から３０日以内に特許実費を支払う。
９条（侵害の排除）
１甲は，本件特許権等が第三者により侵害されている事実を発見したときは，
速やかにその旨を乙に報告する。
２前項の場合，甲及び乙は，本件特許権等の侵害排除を目的とする対応策につ
いて協議し，特許侵害者について十分吟味した上で，甲が専用実施権を有する期間
は，甲が本件特許権等の侵害者に対して差止請求訴訟等を提起し，乙は必要に応じ
てこれに協力するものとする。また，専用実施権終了後は，乙が本件特許権等の侵
害者に対して差止請求訴訟等を提起し，甲は必要に応じてこれに協力するものとす
る。
１０条（契約期間）
本件契約の有効期間は，本件契約締結日から本件特許権等の最終の存続期間満了
の日までとする。ただし，理由の如何を問わず，本件特許権等の存続期間満了前に
本件特許権等がすべて消滅した場合には，本件契約は当該全部消滅日をもって自動
的に終了する。
１１条（契約の解除）
１甲及び乙は，相手方が本件契約に定める義務に違反した場合は，催告の上，
本件契約を解除することができる。
以上

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